불사용취소심판(상표법 제119조 제1항 제3호) 관련 판례
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상표에 대한 권리에 대한 내용은 상표권 문서 참고하십시오.
기타 상표법 관련 판례에 대한 내용은 상표법 관련 판례 문서 참고하십시오.1. 불사용취소 제도의 목적 및 취지
2. 증거조사
3. 「상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자」 중 어느 누구의 사용
4. 불사용의 「정당한 이유」
5. 「등록상표」의 사용
5.1. 인정 사례
5.1.1. 식별력이 있는 부분을 추가하였으나 서로 분리가 가능한 경우
5.1.2. 식별력이 없는 부분을 추가한 경우
5.1.3. 식별력이 없는 부분이 삭제되었거나, 한글음역 부분이 삭제된 경우
5.1.4. 구성의 위치/색상/글자체에만 약간의 변경이 있는 경우
5.2. 불인정 사례
6. 「지정상품」에 대한 사용일 것
7. 「취소심판청구일 전 3년」 이내의 사용
8. 「국내」에서의 사용
9. 「사용」에 해당하는지 여부
10. 「이해관계인」의 청구
11. 기타 쟁점
1. 불사용취소 제도의 목적 및 취지[편집]
상표법에서 불사용에 의한 상표등록취소제도를 마련하고 있는 것은 사용되지 아니하는 상표를 권리자에게 독점시켜 두는 경우 다른 사람의 상표 선택의 자유를 부당하게 제한하는 결과로 되므로 이를 방지하고자 하는 데에 주된 목적이 있고(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후751 판결 참조), 상표의 불사용으로 인한 등록취소심판은 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 취지가 있다.
위와 같은 상표등록취소심판제도의 취지를 고려하면 비록 과거에는 사용된 사실이 있다고 하더라도 심판청구일을 기준으로 일정 기간 사용되지 않았다는 이유로 등록이 취소된 상표의 경우 불사용취소심판 청구인이 취소된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 출원하여 등록받는 것 자체는 원칙적으로 상표법에 의하여 허용된 행위일 뿐만 아니라 상당 기간의 불사용으로 인해 상표에 화체된 영업상 신용 등이 있기 어려우므로, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 출원 과정에 부정한 목적이 있다고 할 수 없다(특허법원 2018. 8. 31. 선고 2018허1912 판결 [등록무효(상)]).
2. 증거조사[편집]
② 제1항에 따른 증거조사 및 증거보전에 관하여는 「민사소송법」 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다. 다만, 심판관은 과태료를 결정하거나 구인(拘引)을 명하거나 보증금을 공탁하게 하지 못한다.상표법 제144조(증거조사 및 증거보전) ① 심판관은 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다.
민사소송법은 자유심증주의를 채택하고 있어서 원칙적으로 증거능력(유형물이 증거방법으로서 증거조사의 대상이 될 자격)에 제한이 없다. 따라서 심판관은 당사자들이 제출한 각 증거의 기재와 구술심리 전체의 취지를 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 사실주장이 진실한지 아닌지를 판단하게 된다(민사소송법 제202조).
△ 사진 자료는 그 촬영 장소 및 일시를 확인할 객관적인 증거가 없고(특허법원 2013. 6. 7. 선고 2013허440 판결, 특허법원 2012. 6. 14. 선고 2012허1156 판결), 사업자등록증은 등록상표의 사용사실과 무관하며(특허법원 2011. 9. 28. 선고 2011허2725 판결), 세금계산서나 확인서는 당사자와 그 거래처에서 작성한 사문서로서 쉽게 진정성립을 인정할 수 있는 증거가 아니고(특허법원 2018. 9. 21. 선고 2018허5501 판결, 특허법원 2013. 7. 11. 선고 2013허1498 판결, 특허법원 2011. 9. 28. 선고 2011허2725 판결), 카탈로그는 국내에서 전시 또는 반포되었음을 인정할 만한 증거가 없으며(특허법원 2013. 5. 22. 선고 2013허1290 판결), 인터넷 쇼핑몰 출력물은 해당 상품이 언제부터 판매상품으로 등록되었는지 알 수 있는 증거가 없다(특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허4317 판결) 등의 이유로 그 증거력이 인정되지 않았다.[출처]
△ 또한 카탈로그에 게재된 자전거들이 타 회사의 자전거의 사진들을 편집 · 수정하여 작성된 것으로 보이고(특허법원 2019. 8. 23. 선고 2018허8746 판결), 전자세금계산서만으로는 실제로 위와 같은 거래가 존재함을 전제로 전자세금계산서가 작성되었다고 인정하기 어려우며(특허법원 2018. 9. 21. 선고 2018허5501 판결 ‘원고가 스스로 작성한 위 전자세금계산서 이외에 위 거래에 관한 주문서나 견적서, 대금 지급 및 기타 매출관계 서류 등이 존재하지 않는 상태에서 위 전자세금계산서만으로는 실제로 위와 같은 거래가 존재함을 전제로 전자세금계산서가 작성되었다고 인정하기 어렵다.), FITI 시험연구원의 시험결과보고서는 상품에 관한 거래서류에 해당하지 않고(특허법원 2019. 4. 19. 선고 2017허7388 판결), 회계매출액 실적 자료는 그 출처가 불분명하여 그대로 믿을 수 없고(특허법원 2018. 11. 16. 선고 2018허5129 판결), 카탈로그의 기재내용과 불일치하다(특허법원 2018. 11. 16. 선고 2018허3673 판결 ‘위 카탈로그는 원래 김동현이 2015당3239 사건에서 2013년경 이 사건 영문상표의 사용 사실을 증명하기 위하여 제출하였던 것으로서 위 카탈로그의 내용 중 품질보증서 부분에 구입일자가 “2013년”이라고 부동문자로 기재되어 있는 점을 고려할 때 2013년도에 출시되는 제품에 사용하기 위해 제작된 것일 가능성이 높다.’) 등의 이유로 그 증거력이 인정되지 않았다.[출처]
한편, 최근에 법원은 공정거래위원회에 제출한 정보공개서에 게재된 사실을 근거로 등록서비스표의 사용사실을 인정한 사례가 있다(특허법원 2020. 4. 2. 선고 2019허8026 판결 ‘원고는 이 사건 등록서비스표를 가맹점사업자에게 사용허락한다는 내용을 기재한 정보공개서를 공정거래위원회를 통해 공개하였고, 가맹희망자는 이를 통해 가맹사업을 시작할지 여부를 결정해 가맹본부에 가맹사업에 관한 청약을 할 수 있으므로, 원고는 정보공개서를 통해 이 사건 등록서비스표를 전시하거나 널리 알렸다고 볼 수 있다.’).[출처]
3. 「상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자」 중 어느 누구의 사용 [편집]
상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후751 판결 참조).
대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결 [등록취소(상)] [집51(2)특,454;공2004.2.1.(195),266]
1. 원심의 판단
원심[1]은, "파일:04f0201dr001.jpg"로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제415718호)의 상표권자인 원고가 일본국내에서 이 사건 등록상표를 표시한 가방을 제작하여 2001. 7. 10.경 대한민국에 있는 '트레비엥'사를 운영하는 윤철에게 닛신 항공화물 코포레이션을 통하여 항공편으로 그 가방 제품 등을 수출하여 판매한 사실을 인정한 다음, 원고가 이 사건 등록상표의 지정상품의 하나인 가방에 이 사건 등록상표를 표시한 행위 및 이 사건 등록상표를 표시한 가방에 관한 권리를 타인에게 이전하거나, 그 상품에 대한 지배를 현실적으로 이전한 행위는 모두 일본국내에서 이루어진 것이므로 이를 들어 원고가 국내에서 상품 또는 상품의 포장에 이 사건 등록상표를 표시하였다거나 상품 또는 상품의 포장에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하였다고 볼 수 없고, 위 상품의 수입행위의 주체는 원고가 아니라 윤철인데, 윤철이 이 사건 등록상표의 전용사용권자나 통상사용권자임을 인정할 증거는 없으며, 원고와 윤철 사이에 윤철에 의한 이 사건 등록상표의 사용의 법적 효과를 그대로 상표권자인 원고에게 귀속시킬 만한 관계가 있음을 인정할 증거도 없어, 윤철이 설령 국내의 다른 업자에게 위 가방을 정상적인 거래 형태로 판매하였다고 하더라도, 그와 같은 윤철의 수입 및 판매행위에 의한 이 사건 등록상표의 사용의 법적 효과를 원고에게 귀속시킬 수 없으므로, 원고가 일본국에서 이 사건 등록상표를 표시한 가방을 대한민국 내 윤철에게 판매한 행위는 어느 모로 보나 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 말하는 상표권자 등이 국내에서 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.
2. 이 법원의 판단
그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍하기 어렵다.
가. 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리 나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리 나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후751 판결 참조).
나. 위 법리와 기록에 의하면, 윤철이 원고에 의하여 이 사건 등록상표가 표시된 가방을 원고로부터 직접 수입하여 그 상표가 표시된 그대로 국내의 다른 판매업자에게 양도한 것은 정상적인 거래행위에 해당하고, 이와 같은 상품의 수입, 양도행위가 불사용을 이유로 하는 상표등록취소를 회피하기 위하여 형식적으로 이루어진 것이라고 보기는 어려우므로, 일본국에서 이 사건 등록상표를 표시한 원고는 국내에서도 이 사건 등록상표의 지정상품에 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고 봄이 상당하다.
특허심판원 2006. 4. 6. 자 2005당1614 심결 [상표등록 제 212265호 취소심판]
대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2273 판결 [등록취소(상)] [판시사항]
이 사건 등록상표가 표시된 상품을 국내에 수입한 자는 주식회사 짐월드임에도 불구하고 원심이 그 상품 수입의 주체를 피고로 본 것은 적절치 않으나, 피고가 미국에서 위 상품의 포장에 상표를 표시한 뒤 주식회사 짐월드가 이 사건 등록상표가 표시된 상품을 수입하여 국내의 정상적인 거래에서 유통함에 따라 사회통념상 국내에서 위 상품의 포장에 표시된 상표가 피고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 할 것이고, 이러한 경우에는 피고가 국내에서 위 상품의 포장에 표시한 상표를 사용한 것으로 봄이 상당하므로( 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후751 판결 참조), 피고가 국내에서 이 사건 등록상표를 사용한 것으로 판단한 원심은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 심리미진이나 사실오인 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
4. 불사용의 「정당한 이유」[편집]
상표불사용에 대한 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다고 할 것이다(대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결 참조).
5. 「등록상표」의 사용[편집]
- '동일성'의 의미
- 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 참조). 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조).
- 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사한 상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하고, 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 참조).
- 등록상표를 지정상품에 사용한다고 함은 반드시 등록상표와 물리적으로 동일한 상표를 사용하여야 한다는 것을 의미하는 것은 아니며 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 포함되므로 상표의 동일성을 해치지 않을 정도의 변형 사용은 허용되지만 그 정도를 벗어나는 것은 허용될 수 없고, 따라서 유사한 상표를 사용하는 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 인정하기에 부족하다(대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).
등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 참조).
- '동일성'의 판단
- 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도 이를 동일한 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결, 1992. 11. 10. 선고 92후650 판결, 1995. 4. 25. 선고 93후1834 판결 등 참조).
- 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 참조).
- 상표권자 등이 등록상표에 식별력이 없거나 미약한 부분을 결합하여 상표로 사용한 경우, 그 결합된 부분이 실제 사용된 상표(이하 ‘실사용 상표’라고 한다)에서 차지하는 비중, 등록상표와 결합되어 있는 정도, 위치 및 형태와 실사용 상표의 전체적인 구성, 형태, 음절수, 문법적 결합 및 그에 따른 일반 수요자나 거래자의 인식이나 언어습관 등 여러 사정에 의하여, 거래사회의 통념상 그 결합 전의 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념이 실사용 상표에 형성될 수 있으므로, 그 결합된 부분이 단순히 식별력이 없거나 미약하다는 사정만으로는 실사용 상표가 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장이라고 단정할 수 없다(대법원 2006. 10. 26. 선고 2006후53 판결).
- 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 피심판청구인의 다른 상표와 함께 표시되었다 하여 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 1995. 2. 14. 선고 94후1015 판결 등 참조).
5.1. 인정 사례[편집]
대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 [등록취소(상)] [공2013하,2008] [2]
우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 위와 같은 등록상표에서 그 한글 부분은 영문자의 발음을 그대로 표시한 것임을 일반 수요자나 거래자가 쉽게 알 수 있고, 호칭 내지 발음이 표시하는 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글 음역의 결합으로 인하여 새로운 관념은 생겨나지 않는 경우가 있을 수 있다.
이러한 경우에는 상표권자 또는 사용권자가 위 등록상표에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 형태의 상표를 사용하더라도, 일반 수요자나 거래자에게는 위 등록상표와 동일하게 호칭·관념되는 같은 상표가 사용된다고 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성될 것이므로, 그 상표들 사이의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨뜨리는 결과가 초래된다.
나아가 상표법이 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되면서 연합상표 제도를 폐지하여, 연합등록된 상표들 가운에 어느 하나의 상표를 사용하는 것만으로 연합등록된 모든 상표에 대하여 불사용으로 인한 상표등록취소를 면할 수 있었던 특례가 없어졌음을 참작하면, 등록상표 사용으로 인정되는 범위를 다소 탄력적으로 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호할 필요도 있다.
앞서 본 법리와 이와 같은 여러 사정들에 비추어 보면, 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다.
...
우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표의 상단 영문자 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘대륙(풍)의’라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니한다고 할 것이고, 또 영문자 부분 ‘CONTINENTAL’은 그 한글 음역 부분 ‘콘티넨탈’의 병기 없이도 ‘콘티넨탈’로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만으로 된 실사용상표는 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으킨다고 할 것이다. 그렇다면 실사용상표의 사용은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 봄이 타당하다.
대법원 2008. 5. 29. 선고 2008후408 판결 [등록취소(상)]
피고들과 오른쪽 이 사건 등록상표(등록번호 제467875호, 지정상품 ‘골프화’ 등)에 관하여 통상사용권설정계약을 체결한 주식회사 스톤필드는 원심 판시 일시경 오른쪽 실사용상표의 표장을 ‘골프화’에 사용하였음을 알 수 있는바, 위 실사용상표를 이 사건 등록상표와 대비하면, 도형부분이 작아지면서 삼등분된 원 내의 셋째 단이 검은색이 되고, 영문자부분이 커지면서 글자체가 달라지며, 일곱 번째 문자 “O”의 폭이 다른 영문자보다 넓어지는 등 다소의 차이가 있으나, 위와 같은 도형과 문자의 상대적 크기, 글자체, 글자크기 등의 변형으로 인하여 위 실사용상표가 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수 없다.
대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 [등록취소(상)]
이 사건 등록서비스표의 전용사용권자인 장관순이 2001. 1.경부터 2001. 8.경까지 사용한 포장상자의 윗면에 "
"을, 옆면에 "
"을 가까이 인쇄해 놓은 사실이 인정되는바, 위 두 표장은 이 사건 등록서비스표의 한글 및 영문 부분을 어느 정도 도안화하면서 다른 단어를 부기한 것이기는 하지만, 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 만큼 문자인식력을 압도한다거나 그 호칭과 관념을 직감할 수 없을 정도는 아니고, 위 사용표장의 구성 중 '치킨'이나 'CHICKEN'이라는 부분은 그 사용서비스업과 관련하여 식별력이 없는 구성인 점, 위 두 표장의 배치위치나 상자의 크기 등에 비추어 볼 때 일반 거래자나 수요자가 위와 같이 배치된 두 표장을 한 눈에 인식할 수 있는 점을 종합하면, 장관순이 위 포장상자에 위 표장들을 인쇄하여 사용한 것은 그 배열위치와 글자체의 차이에도 불구하고, 거래통념상 이 사건 등록서비스표 전체와 동일성이 있는 서비스표를 사용한 것이라고 봄이 상당하[다.]대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결 [등록취소(상)]
원심은 원고가 1987. 1. 9.부터 현재까지 서울 서초구 서초동에서 "제일모방"이란 상호로 모직물 등의 도매업에 종사하여 오면서 서울 중구 충무로 2가에서 신두호양복점을 경영하는 소외 신두호에게 1997. 1. 10. 가장자리에 "MADE BY J.MOBANG SCABAL"이라고 표시된 양복지 66야드를 대금 1,980,000원(부가가치세 제외, 이하 같다)에, 1997. 2. 19. 같은 양복지 48야드를 대금 1,440,000원에, 1997. 3. 27. 같은 양복지 30야드를 대금 990,000원에 각 판매하였는데 위 양복지는 원고가 양복지를 제조하는 중소업체에게 원고의 상호인 "제일모방"을 의미하는 "J.MOBANG"과 원고의 상표인 이 사건 등록상표 중 일부인 "SCABAL"을 표기하여 주문자상표 부착방식(이른바 OEM 방식)으로 양복지를 제조할 것을 의뢰하여 이를 납품받아 위 신두호에게 판매한 사실을 인정할 수 있고, 원고가 위 양복지를 제조한 중소업체를 밝히지 못한다 하여 위 인정 사실을 뒤집기에는 부족하므로 원고가 위 양복지에 사용한 것은 이 사건 등록상표의 일부인 "SCABAL"이지만, 나머지 부분인 "TEX"는 양복지 등의 직물류에 사용되는 관용명칭이어서, 위 "SCABAL"은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용이라 할 것이고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 소모직물은 양모의 가느다란 긴 털로 만든 모직물을 말하는 것으로서 일반적으로 양복지로 많이 사용되고, 또한 원고가 행하고 있는 사업종목에 모직물의 도매업이 포함되어 있는 점을 보태어 보면 결국 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 하나인 소모직물에 관하여 사용되었다고 봄이 상당하다고 판단하였다.
기록과 관계 법규에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당하[다.]
특허법원 2021. 10. 12. 선고 2020허5009 판결 [등록취소(상)] #뽀빠이
이 사건 등록상표(‘
’)는 왼쪽 눈을 윙크하면서 웃는 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상을 주제로 하는 도형만으로 이루어진 표장이고, 실사용상표 1(‘
’)은 왼쪽 눈을 윙크하면서 웃는 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상을 주제로 하는 도형 위에 시금치 도형이 포함된 생각풍선을 주제로 하는 도형과, 하단에 영문자 ‘PoPEYE’가 다소 도안화된 문자로 구성된 표장이다.그런데 실사용상표 1의 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상 부분과 생각풍선 부분 및 문자 부분은 일체불가분적으로 결합되어 있지 아니하고 그 결합으로 인하여 새로운 특정한 관념을 형성하는 것도 아니며, 도형 부분은 문자 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성이 유지되고 있다. 실사용상표 1의 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상 부분은 그 크기, 위치, 사용태양 등에 비추어 독립적인 출처표시에 해당할 수 있다.
그리고 이 사건 등록상표의 도형과 실사용상표 1의 ‘뽀빠이’ 캐릭터 얼굴 형상 부분은 모자, 코, 얼굴 주름, 입의 형상 등에서 세부적인 차이가 있으나, 이는 자세히 보아야만 알 수 있는 극히 미세한 차이에 불과하고, 위와 같은 변형으로 인하여 위 실사용상표가 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수도 없다.
따라서 이 사건 등록상표와 실사용상표 1는 거래통념상 동일성이 인정되는 상표에 해당한다.
특허법원 2008. 7. 3. 선고 2008허1845 판결 [등록취소(상)]
피고의 실사용상표 ‘
’는 이 사건 등록상표 ‘
’을 구성하고 있는 각 문자부분인 ‘PRECISION’ 및 ‘CHANEL’의 위치가 좌우에서 상하로 변경되어 있고, ‘CHANEL’ 부분이 ‘PRECISION’ 부분에 비해 좀 더 크고 진하게 표기되어 있으며, ‘PRECISION’ 부분 중 ‘E’의 윗부분에 ′와 같은 기호가 부가되어 있어서, ‘PRECISION’은 영어로 ‘프리시전’으로 발음되고, ‘PRÉCISION’은 불어로 ‘프레씨지옹’으로 발음되는 점(갑 제5호증, 을 제1호증의 1, 2, 을 제14호증의 각 기재)에서 차이가 있기는 하다. 그러나, 실사용상표에는 이 사건 등록상표의 구성부분인 ‘PRECISION’ 및 ‘CHANEL’이 모두 표기되어 있고, 그 문자부분이 바로 위, 아래에 밀착되어 표기되어 사용된 점, 실사용상표 중 ‘PRÉCISION’은 이 사건 등록상표의 ‘PRECISION’의 ‘E’자 위에 ′와 같은 기호가 부가되어 있는 이외에는 위 단어들은 알파벳의 배열순서까지 같고 정밀, 정확 등으로 그 의미가 동일한 점(갑 제5호증, 을 제14호증의 각 기재), 국내 일반 수요자들의 영어나 불어 수준, ′와 같은 기호가 비교적 작게 부가되어 있어서, ‘PRÉCISION’을 ‘프레씨지옹’으로 발음하는 사람보다는 ‘프리시전’으로 발음하는 사람이 많다고 판단되는 점, ‘PRÉCISION’을 ‘프레씨지옹’으로 발음하는 사람도 실사용상표를 이 사건 등록상표와 다른 상표라고 생각할 것으로 보이지 않는 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 사용한 실사용상표는 이 사건 등록상표와 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용한 경우에 해당된다고 할 것이다.특허심판원 2018. 8. 10. 자 2017당1990 심결
이 사건 등록상표서비스표는 “파일:CJ등록상표.png”와 같이 도형으로만 구성되어 있고, 사용상품인 기프트카드에는 “파일:CJ실사용상표.png”와 같은 상표서비스표를 사용하였는바, 이 실사용상표서비스표에는 “(좌측 도형부분 - 생략)”와 같은 도형과 문자 “(우측 문자부분 - 생략)”이 결합되어 있으나, 그 결합으로 인하여 새로운 특정한 관념을 형성하는 것도 아니어서 분리 관찰될 수 있고, 도형 부분만으로도 상품의 출처로 충분히 인식된다 할 것이고, 비록 사용 증거(을 제35호증)에서 실사용상 표서비스표 도형의 해상도가 낮으나 피청구인의 다른 증거들을 종합하여 보면, 피청구인은 이 사건 등록상표서비스표 “파일:CJ등록상표.png”와 동일한 표장을 사용한 것이라고 하겠다.
5.1.1. 식별력이 있는 부분을 추가하였으나 서로 분리가 가능한 경우[편집]
대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3053 판결 [등록취소(상)]
원심은, 실사용상표에는, 이 사건 등록상표에 이 사건 등록상표의 첫글자 ‘T’를 이용한 도형부분이 결합되어 있지만, 이 사건 등록상표가 도형부분과 구별되어 그 동일성과 독립성을 그대로 유지한 채 그대로 사용되고 있으므로, 실사용상표는 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표에 포함된다는 취지로 판단하였다. 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상표의 동일성에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다.
특허법원 2016. 12. 14. 선고 2016허5224 판결 [등록취소(상)]
실사용표장 1 ‘파일:WILBER 실사용표장1.png’는 문자 부분과 도형 부분으로 구성되어 있고, 도형 부분은 나무형상인데 이는 실사용상품인 ‘호두’와 관련된 표장으로 그 구성형태 및 크기로 보아 위 문자 부분과 일체불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없고, 그 결합 으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 문자 부분만으로 분리 인식된다. 그런데 문자 부분은 이 사건 등록상표 ‘파일:WILBER.png’에서 문자의 서체만 약간 변형된 것에 불과하여 사회통념상 서로 동일하게 볼 수 있다. 따라서 실사용표장 1은 이사건 등록상표가 동일성과 독립성을 유지한 상태로 표시되어 있다고 할 것이므로, 실사용표장 1의 사용은 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다.
실사용표장 2 '파일:WILBER 실사용표장2.png’는 ... 하단의 ‘파일:WILBER 실사용표장2 하단.png’ 중 문자 부분인 ‘PACKING COMPANY'는 ’포장회사‘를 의미하므로 업종을 나타내는 표시에 해당하고, 도형 부분은 실사용상품인 ’호두‘와 관련이 있는 나무 형상이며, ’SINCE 1869' 는 회사의 설립시기를 나타내는 문구여서 하단 부분 전체가 부수적, 보조적인 것에 불과하다. 결국 상단의 ‘파일:WILBER 실사용표장2 상단.png’ 부분과 하단의 ‘파일:WILBER 실사용표장2 하단.png’ 부분은 일체불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고, 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 상단 부분만으로 분리 인식될 수 있다. 그런데 상단의 ‘파일:WILBER 실사용표장2 상단.png’와 이 사건 등록상표 ‘파일:WILBER.png’는 문자의 서체, 색체, 배경에서 약간 차이가 있으나 이는 사회통념상 서로 동일하게 볼 수 있는 정도에 불과하다. 따라서 실사용표장 2 역시 이 사건 등록상표가 동일성과 독립성을 유지한 상태로 표시되어 있다 할 것이므로, 실사용표장 2의 사용은 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다.
특허법원 2015. 2. 5. 선고 2014허7301 판결 [등록취소(상)]
이 사건 사용상표 ‘파일:capisa 실사용상표.png'는 도형 ‘파일:capisa 실사용상표 - 상단.png’와 영문자 '파일:capisa 실사용상표 - 하단.png’가 상하로 결합된 것이다. 그런데 도형 ‘파일:capisa 실사용상표 - 상단.png’와 영문자 ‘파일:capisa 실사용상표 - 하단.png’는 일체불가분적으로 결합되었다고 할 수 없고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 도형 ‘파일:capisa 실사용상표 - 상단.png’ 부분만으로 분리인식될 수 있다. 또한 이 사건 등록상표의 표장 ‘파일:capisa 등록상표.png’과 이 사건 사용상표의 도형 ‘파일:capisa 실사용상표 - 상단.png' 부분은 거북이 발 모양이 표현되어 있는지 여부와 거북이 아래에 횡선이 그어져 있는지 여부와 관련하여 약간 차이가 있으나 이는 거래사회 통념상 서로 동일하게 볼 수 있는 정도이다. 결국 이 사건 사용표장 ‘파일:capisa 실사용상표.png’에는 이 사건 등록상표의 표장 ‘파일:capisa 등록상표.png’에 영문자 ‘파일:capisa 실사용상표 - 하단.png’ 부분이 결합되어 있지만, 도형 ‘파일:capisa 실사용상표 - 상단.png’ 부분은 영문자 ‘파일:capisa 실사용상표 - 하단.png’ 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있으므로, 이 사건 사용상표는 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성 있는 상표에 포함된다고 할 것이다.
5.1.2. 식별력이 없는 부분을 추가한 경우[편집]
특허법원 2017. 12. 22. 선고 2017허6255 판결
특허법원 2016. 5. 13. 선고 2016허120 판결
특허법원 2015. 7. 16. 선고 2015허62 판결
5.1.3. 식별력이 없는 부분이 삭제되었거나, 한글음역 부분이 삭제된 경우[편집]
대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 판결
특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018허5860 판결
특허법원 2017. 12. 7. 선고 2017허134 판결
특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허5616 판결
5.1.4. 구성의 위치/색상/글자체에만 약간의 변경이 있는 경우[편집]
특허법원 2023. 5. 11. 선고 2022허4628 판결 [등록취소(상)]
해당 실사용서비스표는 이 사건 등록서비스표인 '파일:FIKA 등록상표.png'의 식생만을 단순 변경한 것에 불과하므로, 해당 실사용서비스표의 사용은 이 사건 등록서비스표의 동일성을 해치지 않는 정도의 변형 사용에 불과하다.
특허법원 2018. 6. 15. 선고 2017허8442 판결
특허법원 2017. 9. 15. 선고 2017허4051 판결
특허법원 2017. 6. 9. 선고 2017허1311 판결
특허법원 2016. 3. 31. 선고 2015허5524 판결
5.2. 불인정 사례[편집]
대법원 2012. 11. 15. 선고 2012후2036 판결 [등록취소(상)]
위 법리와 기록에 비추어 이 사건 등록상표(상표등록번호 제647700호) “리엔”과 원심 판시의 실사용표장 1을 대비하여 보면, 실사용표장 1 중 “리엔” 부분 상단에 배치된 영문자 ‘ORIENTAL’, 하단에 배치된 영문자 ‘HAIR SCIENCE’와 이들 문자 주변을 둘러싸고 있는 도형 “(원모양 도형)” 및 “(원모양 도형)” 부분은 그 자체만을 놓고 볼 때 사용상품인 '모발두피팩'에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자의 주의를 끌기 어려운 면이 있으나, 실사용표장 1의 전체적인 구성, 형태 등에 비추어 이들은 “리엔” 부분과 일체 불가분적으로 결합되어 새로운 외관을 형성하므로, “리엔” 부분이 다른 문자 및 도형 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 기록에 의하면 원고 스스로도 실사용표장 1과 동일한 “
” (상표등록번호 제832659호)을 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 사용하여 오고 있음을 알 수 있으므로, 실사용표장 1의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용이라고 할 수 없다.그러나 원심 판시의 실사용표장 2 “오리엔탈 헤어사이언스 리엔”은 “리엔” 부분 앞에 ‘오리엔탈 헤어사이언스’라는 단어를 부가한 것이기는 하지만, 이들 문자부분은 일체불가분적으로 결합되어 있지 아니하고 사용상품인 '모발두피팩'에 대한 관계에서 식별력이 미약한 ‘오리엔탈 헤어사이언스’ 부분의 결합으로 인하여 새로운 관념 등을 형성하는 것도 아니므로, 실사용표장 2는 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 볼 수 없다. 따라서 실사용표장 2의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다 할 것이고, 한편 실사용표장 2가 그 사용상품에 실사용표장 1과 함께 표시되었다고 하여 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다.
5.2.1. 요부가 결여되어 있거나 그 변형의 정도가 큰 경우[편집]
특허법원 2017. 9. 15. 선고 2017허1694 판결
특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016허6999 판결
특허법원 2016. 6. 10. 선고 2015허6671 판결
특허법원 2015. 12. 4. 선고 2015허3900 판결
특허법원 2015. 9. 24. 선고 2015허86 판결
특허법원 2023. 5. 11. 선고 2022허5638 판결 [등록취소(상)]
이 사건 등록상표와 실사용상표 1을 대비하여 본다. 이 사건 등록상표는 영문자 ‘SHOW’, ‘TIME’ 및 ‘PC&CAFE’가 상하로 배치된 형태로 이루어져 있는데, ‘SHOW’ 부분을 구성하는 영문자 중 ‘H’는 검은색 사각형 내에 흰색으로 표기하여 디자인화하고, 영문자 ‘O’는 컴퓨터의 마우스가 연상되는 형상으로 도안화하였으며, 반원 형상의 도형이 위에서 문자 부분을 감싸고 있다.
실사용상표 1은 영문자 ‘SHOW’, ‘TIME’ 및 ‘PC&CAFE’가 좌우로 배치되었으나, 도형 부분을 포함하고 있지 않고, 영문자를 디자인화하거나 도안화하지 않았다. 실사용상표 1은 이 사건 등록상표와 도형 부분의 유무, 영문자 부분의 도안화 여부 등의 차이로 인하여 거래 사회통념상 식별표지로서 이 사건 등록상표와 동일성을 유지하고 있는 상표라고 할 수 없다.
...
이 사건 등록상표와 실사용상표 2, 3을 대비하여 본다. 이 사건 등록상표는 영문자 ‘SHOW’, ‘TIME’ 및 ‘PC&CAFE’가 상하로 배치된 형태로 이루어져 있는데, ‘SHOW’ 부분을 구성하는 영문자 중 ‘H’는 검은색 사각형 내에 흰색으로 표기하여 디자인화하고, 영문자 ‘O’는 컴퓨터의 마우스가 연상되는 형상으로 도안화하였으며, 반원 형상의 도형이 위에서 문자 부분을 감싸고 있다.
실사용상표 2는 한글 ‘쇼타임크루’와 영문자 ‘PC COOK’이 좌우로 배치된 형태로 이루어져 있다. 이 사건 등록상표의 한글 표기에 해당하는 ‘쇼타임’이 표시되었다고 하더라도, 이 사건 등록상표와 실사용상표 2는 문자 구성의 차이, 도형 부분의 유무, 이 사건 등록상표에는 ‘PC&CAFE’ 문구로 되었으나 실사용상표 2에는 ‘PC COOK’이 기재된 점, 실사용상표 2에는 ‘크루’ 기재가 있는 점 등으로 인하여 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있다.
실사용상표 3은 영문자 ‘SHOWTIME’, 한글 및 영문자 ‘맛있는 PC방’, 영문자
‘CREW’ 및 ‘PC COOK’을 포함하고 있는데, ‘SHOWTIME’ 부분을 구성하는 영문자 중 ‘O’는 동영상 재생 버튼이 연상되는 형상으로 도안화하였다. 이 사건 등록상표와 실사용상표 3은 문자 구성의 차이, 문자 부분 도안화의 차이, 도형 부분의 유무, 이 사건 등록상표에는 ‘PC&CAFE’ 문구로 되었으나 실사용상표 3에는 ‘PC COOK’이 기재된 점, 실사용상표 3에는 ‘맛있는 PC방’ 및 ‘CREW’ 기재가 있는 점 등으로 인하여 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있다.
따라서 실사용상표 2, 3은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일한 상표라고 볼 수 없다.
특허법원 2021. 7. 15. 선고 2020허7128 판결 [등록취소(상)]
가) 이 사건 등록서비스표('
')는 요리사 내지 주방장 형상의 캐릭터 도형 '파일:신태양부대찌개 캐릭터.png', 도형 상단에 한글로 작게 표기된 ‘신태양원조 오뎅부대찌개’, 도형 하단에 2단으로 영문자로 된 ‘F.H.R’과 영문자와 숫자로 된 ‘Since 1977’, 도형의 우측에 한글로 크게 표기된 ‘오뎅부대찌개’가 각각 결합된 표장이다. 나) 한편, 실사용표장들의 경우 등록서비스표와는 달리 모두 캐릭터 도형 상단의 ‘신태양원조 오뎅부대찌개’ 부분 및 그 하단의 ‘F.H.R’ 부분이 생략되어 있다. 나아가 ‘SINCE 1977’ 부분이 위 도형의 하단이 아닌 우측에 위치하고 있거나(실사용표장 1) 생략되어 있는 점(실사용표장 2, 3), 위 캐릭터 도형의 우측이 아닌 좌측에 비교적 큰 글씨로 된 ‘오뎅부대찌개’가 배치되어 있는 점(실사용표장 2), ‘부대찌개 최초상표권’ 내지 ‘오뎅부대찌개 맛있게 드시는 방법’ 등과 같은 한글 부분과 음식점 전화번호 등이 추가되어 있는 점(실사용표장 2 내지 4), 각각의 도형 및 글자의 상대적인 크기 등이 다른 점에서, 실사용표장들은 등록서비스표와 상이한 외관을 가지고 있다.
다) 그런데 다음과 같은 점에 비추어 보았을 때, 이 사건 등록서비스표 중 실사용표장들에서 공통적으로 생략된 ‘신태양원조 오뎅부대찌개’ 부분 중 ‘신태양’ 부분 및 ‘F.H.R’ 부분의 경우, 등록서비스표에서 식별력이 없거나 미약한 부분이라고 볼 수 없다.
... (중략) ...
라) 한편 이 사건 등록서비스표 중 캐릭터 도형 부분('파일:신태양부대찌개 캐릭터.png')은 붉은 색 위생모자를 쓰고 오른손에는 국자를, 왼손에는 접시를 들고 있는 요리사 내지 주방장 등을 표현한 것으로서 식별력이 어느 정도 인정된다고 할 것이나, 문자 부분과는 달리 어떤 특정한 호칭으로 인식되기는 어려워서 그 자체로 식별력이 크다고 볼 수는 없다 ... (중략) ...
마) 결국 이 사건 등록서비스표 중 캐릭터 도형 부분, 상단의 ‘신태양’ 부분 및 하단의 ‘F.H.R’ 부분만이 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 인정되는 부분이라고 할 것인데, 앞서 살펴본 바와 같이 실사용표장들의 경우 위와 같이 식별력이 인정되는 부분 중 ‘신태양’ 부분과 ‘F.H.R’ 부분이 생략되어 있다. 따라서 실사용표장들이 사용된 음식점의 경우, 특정한 호칭으로 인식되기 어려운 캐릭터 도형 부분을 제외하고 식별력이 없거나 매우 미약한 ‘오뎅부대찌개’ 부분만에 의하여 호칭되거나 인식될 것으로 보이는바, 이와 같은 표장의 사용을 등록서비스표와 동일한 표장의 사용으로 볼 수는 없다.
특허법원 2003. 5. 30. 선고 2003허281 판결 [등록취소(상)]
이 사건 등록상표는 로마자 “LOTTO”와 “SOCIET′PER AZIONI”가 결합된 상표이고, 실사용상표는 도형부분과 로마자 “lotto”가 결합된 상표인바, 양 상표의 문자 “로또”부분의 글자꼴과 형태를 변경하여 사용한 것은 동일성의 범주 내로 보이고, 실사용상표의 도형부분에 식별력이 없다고 보더라도, 우리나라의 이탈리아어 보급수준에 비추어 보았을 때 갑 제14호증의 1 내지 9, 제16호증의 각 기재만으로는 이 사건 등록상표의 “SOCIETA′PER AZIONI”가 일반인들에게 주식회사를 뜻하는 관용구로 인식되어 지고 있다고 보기 어려워 이 부분에 식별력이 없다고 단정할 수 없다 할 것이어서(상표의 의미, 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않으며, 그러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의해 수요되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 한 일반 수요자를 기준으로 하여야 할 것인바, 이러한 법리에 비추어 볼 때 “SOCIETA′PER AZIONI”부분이 식별력이 없다는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다) 결국 실사용상표의 사용은 이 사건 등록상표에서 식별력이 있는 “SOCIETA′PER AZIONI” 부분을 뺀 부분만을 상표로 사용하는 경우로서 이 사건 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 볼 수 없으므로 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 있다.
5.2.2. 추가 구성요소를 결합한 경우[편집]
대법원 2006. 10. 26. 선고 2006후53 판결 [등록취소(상)]
지정상품을 ‘건과자, 비스킷’ 등으로 하고, “
”로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제170840호)와 ‘감자스낵’ 제품에 실제 사용된 실사용 상표 “POCKACHIP 포카칩”, “Pockachip 포카칩” 및 “
”을 대비하여 보면, 실사용 상표들의 ‘CHIP’ 또는 ‘칩’ 부분은 ‘잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리’라는 뜻을 가지고 있어 그 자체만을 놓고 볼 때 그와 같은 과자류에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자의 주의를 끌기 어려운 면이 있으나, 실사용 상표들의 ‘POCA’ 또는 ‘포카’ 부분과 아무런 간격 없이 동일한 크기와 형태로 일체 불가분적으로 결합되어 사용되고 있고, 그 결합으로 인한 음절수도 비교적 짧은 3음절에 불과하여 실사용 상표들은 일반 수요자나 거래자에 의하여 ‘포카’와 ‘칩’ 부분으로 분리 호칭·관념되기 보다는 ‘포카칩’ 전체로 호칭·관념될 것으로 보이며, 원고 스스로도 실사용 상표들의 한글 부분 ‘포카칩’ 내지 영어 알파벳 부분 ‘POCKACHIP’ 또는 ‘Pockachip’의 한글음역에 해당하는 ‘
’을 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 사용하여 오고 있는 점 등을 종합하여 볼 때, 실사용 상표들은 ‘CHIP’ 또는 ‘칩’ 부분의 결합으로 인하여 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념을 형성하고 있다고 할 것이다. 따라서 원고가 실사용 상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용한 사실이 있다 하더라도 이를 가리켜 이 사건 등록상표와 동일한 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다.대법원 1993. 11. 12. 선고 92후2083 판결 [상표등록취소]
피심판청구인이 그 지정상품에 사용한 표장은 이 사건 상표인 "MG-F"에 "BASE"표시가 부가된 "MG-F BASE"인 사실이 인정되는 바, 위 "BASE" 부분을 보고 국내의 거래자나 일반수요자가 직감적으로 기초가 되는 제품 내지는 원료의 뜻으로 상품의 형상이나 성질을 나타내는 별 의미가 없는 것으로 이해할 수는 없다 할 것이므로 위 문자에 대하여 식별력이 없다 할 수 없고, 그 사용태양에 있어서도 "MG-F"와 같은 크기와 형태로 결합되어 있는 점 등으로 보아 피심판청구인이 위와 같은 표장을 사용한 사실이 있다 하여도 그러한 사용을 두고 이 사건 등록상표의 사용이라고는 할 수 없다.
6. 「지정상품」에 대한 사용일 것[편집]
상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결 참조).
상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정하고 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다 ( 대법원 2001. 1. 19. 선고 2000후3166 판결 참조). 한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결).
상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 [한다.] (대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결)
구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 (다)목은 ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’를 상표사용행위의 하나로 규정하고 있는바, 비록 위 (다)목의 ‘광고’에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.
6.1. 인정 사례[편집]
‘티셔츠와 체조복’ (특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허4923 판결), ‘파우치(Pouch)와 휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)’ (특허법원 2013. 5. 16. 선고 2012허8881 판결), ‘젠더 체인저와 어댑터’ (특허법원 2011. 6. 22. 선고 2011허637 판결), ‘염화나트륨이 주성분으로 표시된 치약과 죽염성분이 함유된 치약’ (특허법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3622 판결) 등
특허법원 2022. 10. 13. 선고 2021허5594 판결 [등록취소(상)]
1) 인정사실
다음의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제3, 10, 12호증의 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.
가) 원고는 자동차 관련 부품의 생산 및 국내외 판매업, 기계장비의 제조 및 관련 물품의 판매업 등을 목적으로 설립된 법인이다.
나) 원고는 2019년 초경부터 이 사건 변론종결일 무렵에 이르기까지 완성차 업체로부터 발주를 받아 자동차 부품을 설계․디자인하여 제조한 후, 그와 같이 제조된 부품의 표면에 ’파일:dymos실사용표장1.png', '파일:dymos실사용표장2.png'와 같은 표장을 표시하여 공급하였다(아래 영상 참조).
...
2) 판단
위 인정사실 및 거시 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들을 종합하여 보면, 원고는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록서비스표를 적어도 ’산업디자인‘과 관련하여 사용하였다고 보는 것이 타당하다.
가) 앞서 본 바와 같이 원고는 2019년 초경부터 자동차 부품 등을 설계 디자인하여 왔으며, 그 설계 및 디자인에 의하여 제조된 부품에 ’파일:dymos실사용표장1.png', '파일:dymos실사용표장2.png'와 같은 표장을 표시하는 등 위 서비스업과 관련하여 사용하였다.
나) ’산업디자인‘은 제품디자인, 운송기기디자인, 환경디자인을 포함하는 것으로, 자동차, 가구, 가전제품 및 공구, 용기류, 건물 설비품, 수송차량, 비행기, 우주선 등을 비롯한, 공업생산방식으로 제조되는 물건의 디자인을 의미하므로,[3)] 원고가 공업생산방식으로 제조되는 물건인 자동차 부품을 설계, 디자인하여 제조한 다음 완성차 업체에 공급하는 것은 산업디자인업을 영위한 것으로 보아야 한다.
다) ’파일:dymos실사용표장1.png', '파일:dymos실사용표장2.png'는 이 사건 등록서비스표 '파일:DYMOS.png'와 동일한 영문자로 구성된 것으로 그 외관, 호칭, 관념에 있어서 차이가 없으므로, 위 표장들의 사용은 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장의 사용으로 보는 것이 타당하다.
특허법원 2022. 2. 11. 선고 2021허5273 판결 [등록취소(상)]
다) (1) 위 인정 사실을 종합하면, ‘물비누’가 특정 용도만으로 한정되지 않은 세정제 제형의 일종임을 알 수 있고, ‘물비누’와 ‘샴푸’는 모두 계면활성제, 증점제 등 성분이 포함된 점성 있는 액체 제형의 비누로서 펌프용기를 비롯한 여러 가지 용기에 담겨 판매되고, 욕실 등에서 신체를 씻기 위한 용도로 사용되며, 주로 생활용품 관련 기업이나 화장품 관련 기업에서 생산되고 소매점 등을 통해 판매되며, 그 고객층 또한 일반 소비자로 동일한 상품임을 알 수 있다(피고도 ‘샴푸’와 ‘물비누’가 그 사용방법, 유통경로 및 공급자, 수요자가 동일한 상품이라는 점은 다투지 아니한다). 따라서 거래 실정 상 일반 수요자나 거래자로서는 샴푸를 물비누의 한 종류로 인식할 가능성이 높은 것으로 보인다.
라) 또한, ‘화장품’이란 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부ㆍ모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미하고 의약품이 아닌 것을 의미한다(화장품법 제2조 제1호). ‘샴푸’는 인체를 청결하거나 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 방법으로 사용되는 물품으로서 화장품의 한 종류에 해당하며, 주로 목욕 용도로 사용된다(피고가 아래에서 그 주장의 근거로 들고 있는 화장품법 및 같은 법 시행규칙 또한 ‘샴푸’를 ‘화장품’의 일종으로 규율하고 있다).
마) 이상과 같은 상품의 속성과 거래실정 등을 종합적으로 고려하면, 원고가 실사용 상표를 사용한 ‘수제한방샴푸’는 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 ‘물비누, 목욕용 화장품’과 동일성 있는 상품이라 봄이 타당하다.
특허법원 2021. 4. 9 선고 2020허6170 판결 [등록취소(상)]
피고는 ‘설송원’이라는 상호의 떡 매장을 운영하면서 이에 관한 가맹사업을 하는 자로서 그 가맹점주인 D, E 등과 사이에 이 사건 등록상표에 관한 통상사용권 설정계 약을 체결하였다.
피고와 이 사건 등록상표의 통상사용권자들(이하 ‘피고 등’이라 한다)은 설송원 F 본점, 설송원 G본점, 설송원 H본점˛ 설송원 I본점 등의 매장에서 망개떡을 제조하여 판매하였는데 ... 피고 등의 매장에서 제조 및 판매되는 ‘망개떡’은 매장 내에서 제조되어 판매되는 음식이기는 하지만, 앞서 본 바와 같이 ’망개떡’은 피고 등의 매장에서 동일 한 모양과 크기로 제조되어 계속적으로 또는 반복적으로 판매되었던 점, 위 ‘망개떡’은 매장 진열장에 진열된 상태에서 낱개로 판매되거나 10개, 20개, 30개 등의 단위로 규 격화된 박스에 포장되어 판매되었던 점 등에 비추어 보면, 양산성을 갖는다고 할 것이다.
특허법원 2010. 3. 19. 선고 2009허7277 판결 [등록취소(상)]
이 사건 심판청구일(2008. 9. 12.) 전 3년 이내인 2006. 2. 15.경부터 같은 해 3. 14.경까지 이 사건 등록상표/서비스표가 이 사건 등록상표/서비스표의 지정서비스업인 ‘미술관경영업’의 서비스 내용에 속하는 미술품 전시 서비스의 제공 시 그 수요자인 관람객에게 위 서비스의 제공과 수반되어 제공되는 물건인 ‘방명록’에 표시되었을 뿐만 아니라, 2006. 2. 15.경부터 같은 해 7. 20.경까지 사이에 거래사회통념상 이 사건 등록상표/서비스표와 동일하다고 볼 수 있는 범위 내의 것이라고 할 수 있는 표장이, 이 사건 등록상표/서비스표의 지정서비스업인 ‘미술관경영업’의 서비스 내용에 속하는 미술품 전시 서비스의 제공 시 그 수요자인 관람객에게 위 서비스의 제공과 수반되어 제공되는 물건인 ‘엽서’에 표시됨으로써, 국내에서 사용되었다고 할 것이어서, 이 사건 등록상표/서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.
특허심판원 2018. 8. 10. 자 2017당1990 심결
특허청 발간 상품해설집에 따르면, ‘코드화된 자기카드’란 ‘플라스틱에 자성체를 입힌 정보 기록용 카드, 아이디카드, 현금인출카드 등이다’고 하고 있고, ‘자기식 카드’ 에 대하여는 ‘플라스틱에 자성체를 입힌, 정보 기록용 카드를 말하며 아이디카드, 현금 인출 카드 따위가 있다’고 하고 있다. 또한 ‘자기식으로 암호화된 기프트카드’란 ‘사용 대금이 미리 지불되어 기록된 해당 금액 내에서 물품이나 용역을 구입하는 용도로 쓰 는 자기식으로 암호화된 카드’라고 하고 있고, ‘코드화된 선불형 자기식카드’는 ‘카드 잔액 범위 내에서 수시로 소액의 물품이나 용역을 자유로이 구입할 수 있게 코드화된 선불형 자기식카드’를 말한다고 하고 있다.
한편, 피청구인이 사용한 ‘기프트카드(GIFT CARD)’는 ‘무기명 선불카드로 상품권과 비슷한 개념이며 상품권을 카드화한 것’을 말하는 바(위키백과 참조), ‘기프트카드’는 NICE 분류에 따른 정식 상품 명칭은 아니나, 정해진 금액 내에서 사용할 수 있도록 한도가 정해진 카드라 할 것이므로 위 특허청의 상품해설집의 용어 정의에 비추어 볼 때 ‘코드화된 자기카드’나 ‘코드화된 선불형 자기식카드’의 일종에 해당한다고 봄이 타당하다 하겠다.
그런데 특허청은 지정상품의 유사여부 판단시 참고하기 위해 특허청 예규로 정한 유사상품심사기준에서 이들 지정상품에 대해 유사군코드를 G390803과 G520101로 혼재하여 지정하고 있으나, 위의 지정상품들은 모두 유사상품심사기준의 유사군코드 분류 기준에 비추어 볼 때 ‘자기식카드 또는 음악이 아닌 것이 수록된 전자매체’에 속하는 것들로서 그 속성상 동일하거나 유사한 지정상품에 해당한다 하겠고, 실거래사회에서도 ‘코드화된 자기카드’와 ‘코드화된 선불형 자기식카드’가 뚜렷하게 구분되지 않고 혼재되어 사용되고 있다 하겠다.
그렇다면, 실사용상품인 ‘기프트카드’와 ‘코드화된 자기카드’는 그 용도·기능·품질 등 상품 자체의 속성과 거래실정을 고려해 볼 때 동일성 범주에 해당하는 상품이라고 할 것이다.
6.2. 불인정 사례[편집]
‘도소매업과 판매대행업’ (특허법원 2019. 7. 12. 선고 2019허1582 판결, 2017. 9. 15. 선고 2017허2772 판결, 2011. 10. 28. 선고 2011허5915 판결), ‘치킨 프렌차이즈 가맹점업과 식육/육류내장품/육류가공식품 도매업’ (특허법원 2017. 9. 15. 선고 2018허4003 판결), ‘방향제와 비의료용 방향제’ (특허법원 2013. 9. 13. 선고 2013허2163 판결), ‘와이어링 하니스(Wiring Harness)와 피복전선’ (특허법원 2012. 5. 18. 선고 2012허1583 판결) 등
대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후3718 판결 [등록취소(상)]
주식회사 화신이 2009년 2월과 7월, 2010년 3월, 2011년 9월에 각 발행한 카탈로그(이하 ‘이 사건 카탈로그들’이라고 한다)의 뒤표지 중간에 그 지정상품을 ‘배전함’ 등으로 하는 이 사건 등록상표 ‘
’(등록번호: 제430807호)가 오른쪽 그림[3]과 같은 형태로 표시되어 있다 하더라도, 이 사건 카탈로그들 앞표지의 제목은 ‘파일:HSBOX.png’로 되어 있고, 약 60여 페이지로 구성된 이 사건 카탈로그들의 본문에는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘배전함’과 동일한 ‘분전함’에 관한 내용이 모두 ‘파일:HSBOX.png’(등록번호: 제774443호)라는 원고의 또 다른 등록상표 아래 기재되어 있으며, 이 사건 카탈로그들의 뒤표지 중간에 나열된 상표 중에는 이 사건 카탈로그들 본문에 실린 상품들과 전혀 관련이 없는 상품들을 지정상품으로 하는 등록상표 ‘
’(등록번호: 제265351호)와 영문자 부분이 동일한 ‘
’ 표장도 포함되어 있으므로, 이 사건 등록상표는 주식회사 화신이 사용하고 있는 여러 상표 중 하나로서 단순히 나열된 것으로 보이고 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘배전함’과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다 할 것이어서, 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결
원심이 적법하게 인정한 사실에 의하면, 원고가 2005. 5. 30. 이 사건 등록상표(등록번호 제347101호)의 지정상품 중 ‘금강석, 홍옥, 단백석, 진주, 수정, 산호, 카메오, 마노, 나전제품, 큐빅지르코니아, 비취, 청옥’에 대하여 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 제기한 상표등록취소심판에서, 피고는 원심판시 실사용표장이 인쇄된 보증서를 첨부하여 2004. 4. 7. 산호 반지 1개를, 2005. 3. 24. 진주 반지 1개를 판매하였음을 알 수 있다. 그런데 이 사건 등록상표의 지정상품의 하나인 ‘진주, 산호’는 보석의 원석에 해당하는 원재료이거나 또는 이를 가공처리한 것을 말하므로 그 공급자는 ‘진주, 산호’의 채집자 또는 보석가공업자이고 그 수요자는 보석가공업자 또는 귀금속판매상인 반면, 실사용표장이 사용된 ‘진주 반지, 산호 반지’는 위와 같이 가공처리한 ‘진주, 산호’를 디자인된 반지틀과 결합하여 심미감을 갖는 보석 장신구로 만든 것으로서 그 공급자는 귀금속판매상이고 그 수요자는 일반소비자이다.
그렇다면 ‘진주, 산호’와 ‘진주 반지, 산호 반지’는 양 상품의 품질·용도·형상 및 사용방법이 다르고, 그 공급자 및 수요자가 다르다고 할 것이고, 위와 같은 양 상품의 속성과 거래의 실정을 고려하면, 피고가 보석 장신구인 ‘진주 반지, 산호 반지’에 이 사건 등록상표를 사용한 것은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘진주, 산호’와 동일성 있는 물품에 대하여 등록상표를 사용한 것이라고 할 수 없다.
특허법원 2020. 3. 13. 선고 2019허6938 판결[등록취소(상)]
가) 원고 측의 B, C이 운영한 닭요리전문 음식점은 자신의 서비스업 장소에서 음식을 조리하여 일반 수요자에게 판매하되 일반 수요자들이 음식을 그 서비스업 장소에서 먹을 수 있도록 장소와 식탁, 수저 등의 식사도구 및 밑반찬, 물 등의 무료제공 음식을 같이 제공하거나, 혹은 수요자들이 원하는 장소에서 먹을 수 있도록 음식을 배달하여 주는 곳으로서 이와 같은 형태의 영업은 서비스업에 해당한다.
나) 앞에서 본 법리와 같이 상표법상 상품이라 함은 상거래 목적물로서 유통과정에 놓이는 교환가치를 가지는 유체물을 말하고, 이는 유통성과 양산성을 전제로 하는데, 음식점에서 즉석에서 조리되어 판매, 제공되는 음식물 등은 유통과정에 놓이는 것이 아니기 때문에 상표법상 상품에 해당하지 아니하므로, 그러한 음식물에 상표가 사용되더라도 그것은 상표의 사용으로 볼 수 없다 ...
다) ... '상품'으로서의 '구이통닭, 튀김통닭' 등은 반조리 또는 조리 상태로 생산되어 반복하여 거래의 대상이 될 수 있고, 마트, 편의점, 온라인 쇼핑몰 등과 같은 유통과정에서 판매되는 아래와 같은 닭요리 상품(을 제10호증의 2, 3, 7, 10, 11 등)을 의미하는 것이지, B, C이 닭요리전문 음식점을 운영하면서 주문자의 주문에 의하여 조리·판매되고, 소비자에 의해 바로 소비될 것을 전제로 하는 닭요리와 같은 음식물은 유통성이 있다고 보기 어려워 상표법상 상품으로 보기 어렵다.
특허법원 2017. 9. 15. 선고 2017허2772 판결 [등록취소(상)] [4]
다음과 같은 이유로 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자인 골프매니지먼트 또는 지브이엠이 이 사건 취소심판청구일인 2015. 9. 30.부터 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 하나인 '골프용품 판매대행업'에 대하여 사용하였다고 볼 수는 없다.
가) 먼저 "판매대행업"이란 '타인의 상품을 대신 제3자에게 판매해주는 서비스를 제공하고 그에 대한 수수료를 받는 서비스업'이므로, 상품에 대한 소유권을 갖고서 자신의 이름으로 상품을 제3자에게 판매한 후 제3자로부터 그 대가를 받아 자신의 수입으로 삼는 형태의 "소매업"은 여기에 해당되지 않는다.
나) 그런데 위 인정 사실만으로는 골프매니지먼트가 핀크스 골프장 내의 프로샵에서 스스로 골프용품 판매대행업을 영위하였다고 할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 아무런 증거도 없다. 나아가 원고와 골프매니지먼트 사이의 위탁운영계약에 따르면, 골프매니지먼트는 위 프로샵에서 취급하는 전 품목의 사입 및 대금 지불 등의 업무를 처리하기로 약정하였는데, 이는 골프매니지먼트가 그 품목의 소유권을 취득함을 전제로 한 것이어서, 골프매니지먼트는 '골프용품 판매대행업'이 아니라 '골프용품 소매업'을 영위한 것이라고 할 수 있을 뿐이다.
다) 또한 지브이엠의 경우, 위 인정 사실에 의하면 2015. 1.경부터 6.경까지 위 골프샵에서 "캡틴산타", "휴스토니", "람다" 등의 골프용품을 판매한 사실은 확인되나, 지브이엠이 위 각 골프용품의 소유권을 여전히 그 판매업체에 유보시킨 상태에서 제품 판매 서비스를 제공하고 그에 따른 수수료만 지급받았다고 인정할 만한 어떠한 증거도 없다. 오히려 원고와 지브이엠 사이의 임대차계약에 따르면 지브이엠은 상품 매출액의 일정 비율을 임대수수료로 원고에게 지급하기로 약정하였음을 확인할 수 있고, 이 역시 지브이엠이 위 각 골프용품의 소유권자로서 판매대금을 모두 보유함을 전제로 한 것이어서, 지브이엠도 골프용품 소매업을 영위한 것에 불과하다고 보아야 한다.[5]
특허법원 2015. 9. 10. 선고 2014허8861 판결 [등록취소(상)] [각공2015하,757] [판시사항]
갑 제3, 4호증에 의하면, 원고의 통상사용권자인 주식회사 탐앤탐스(대표자 원고)가 운영하는 ‘○○○○’이라는 음식점에서 2014. 2. 17.경 ‘폭탄밥’이라는 메뉴를 3,000원에 제공한 사실이 인정되기는 하나, 상표법에서의 상품은 상거래의 목적물로서 유통과정에 놓이는 교환가치를 가지는 유체물을 말하고, 유통성과 양산성을 전제로 하는데, 위 ○○○○이라는 음식점에서 제공한 폭탄밥이라는 음식물은 유통과정에 놓이는 것이 아니기 때문에 상표법에서의 상품에 해당하지 않는다. 따라서 위 음식점에서 메뉴판에 폭탄밥이라는 표장을 사용하는 것이 위 음식점에서 제공하는 서비스업에 사용된 것으로 볼 수는 있어도, 상표적 사용으로 볼 수는 없다고 할 것이다.
특허심판원 2022. 7. 1. 자 2021당598 심결 [서비스표등록 제337462호 일부 취소] [확정일자]
(1) 인정사실
(...) 을 제2호증의 인터넷 블로그 2020. 9. 12.자의 기재내용에 의하면, 피청구인은 서울 강남구 삼성동에 ‘피카 코엑스점’을 운영 중에 있는데, 매장 입구에는 매장간([이미지생략]))이 크게 설치되어 있으며, 입간판([이미지생략]), 메뉴판([이미지생략]), 일회용 컵([이미지생략]), 냅킨([이미지생략]), 텀블러([이미지생략])에 실사용상표 '실사용상표'가 표시되어 있다. 그리고 피청구인은 달라호스[각주] 머그잔( , )도 판매하고 있다 (...) 을 제4호증의 ‘영세율수정전자세금계산서’의 기재에 의하면, 피청구인은 2018. 6. 1.에 ‘달라호스머그’라는 품목의 상품 10개를 제3자에게 판매하였다.(2) 실사용상표가 ‘식기 소매업’에 대한 출처표시로 사용되었는지 여부
(가) 상표법에서의 상품은 상거래의 목적물로서 유통과정에 놓이는 교환가치를 가지는 유체물을 말하고, 유통성과 양산성을 전제로 하는데(특허법원 2015. 9. 10. 선고 2014허8861 판결 참조), 이러한 상품을 취급하는 ‘소매업’이라 함은 “개인 및 소비용 상품(신품, 중고품)을 변형하지 않고 일반 대중에게 재판매하는 산업활동”으로서, 소매상은 대체적으로 자신들이 판매하는 상품에 대한 소유권을 갖고 판매한다고 할 것이다.따라서 소매업에 종사한다는 것을 증명하려면, 상품을 제조하였다는 사실 또는 타인으로부터 구입하였다는 사실과 함께 이를 불특정 다수에게 재판매하였다는 사실을 증명하여야 할 것이다.
(나) 그런데 피청구인이 실제로 실사용상표를 ‘식기 소매업’의 출처표시로 사용하였다면, ‘식기’에 관한 제조관련 거래자료 또는 구매·판매관련 거래자료 등 그 사용사실을 뒷받침 할 수 있는 증거가 충분히 있을 것인데, 피청구인은 ‘달라호스머그’라는 품목의 상품을 제3자에게 판매하였다는 자료 1건만 제출하였을 뿐, 식기 등을 제조 또는 구매·판매한 사실에 대한 구체적인 거래내역을 제출하지 않았다. 따라서 피청구인이 ‘커피전문점’이 아닌 ‘식기 소매업’의 영업을 하면서 실사용상표를 사용하였다고 인정하기에는 제출된 증거가 부족하다.[각주]
(다) 또한, 피청구인이 ‘달라호스머그’라는 품목의 상품을 제3자에게 판매하였다고 하더라도, 피청구인의 매장은 일반적인 식기도·소매점인 ' , '과 전혀 다른 외관인 ' , '로 인하여 일반 수요자들은 커피전문점으로 인식할 것으로 보인다. 따라서 피청구인이 실사용상표를 사용한 것은 ‘식기 소매업’에 관한 일반적인 영업방식을 전제로 하지 않은 이른바 명목상의 사용(이벤트 형식 또는 커피음료 서비스를 제공하면서 병행하는 부수적 판매)에 불과한 것으로서 구 상표법 제73조 제4항 소정의 정당한 사용이라고 할 수도 없다.
(3) 소결
결론적으로, 피청구인이 제출한 증거자료만으로는 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 피청구인이 사용하였다고 주장하는 ‘식기 소매업’ 또는 ‘주방용품 소매업’이나 이와 동일성이 있는 서비스업에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 인정하기에 미흡하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.7. 「취소심판청구일 전 3년」 이내의 사용[편집]
상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 등록취소심판은 등록상표가 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 사용되지 않음으로써 그 취소의 요건은 충족되고, 상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것이 아니라 할 것이며(대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결 참조), 위 규정은 공익에 관한 제재적 성질을 가진 규정이므로 이에 해당하는 행위의 책임은 그 등록상표권리자의 승계인에게 당연히 미친다(대법원 1976. 5. 11. 선고 75후13 판결).
특허법원 2019. 4. 25. 선고 2018허2137 판결 [등록취소(상)]
1) 갑 제4호증은 원고가 운영하는 '세울자동문'이라는 상호를 가진 업체의 홈페이지(웹주소: http://자동문.biz/technical-data)를 캡처한 자료로서, 그 상단에는 아래와 같이[6] 표기되어 있는데, 위 표기 중에는 이 사건 등록상표의 표장인 'SOMMER'가 포함되어 있고, 갑 제4호증의 2면에는 2016. 3. 8.자로 '차고모터 기본 설명서'라는 파일이 업로드 되어 있다.
그런데, 갑 제4호증과 같은 홈페이지를 캡처하여 저장한 인터넷 아카이브 기록물(갑 제8호증의 2, 3)의 상단에는 아래(갑 제8호증의 2)와 같이[7] 캡처 및 저장 이력이 나타나 있다.
위 내용에 의하면 이 사건 취소심판 청구일로부터 1년이 경과한 후인 2017. 10. 5.부터 6회에 걸쳐 홈페이지 화면캡처가 이루어져서 그대로 저장되었음을 알 수 있을 뿐, 이 사건 취소심판 청구일인 2016. 6. 30. 이전에는 홈페이지에 대한 캡처 이력이 전혀 없어, 위 시기에 갑 제4호증과 같은 홈페이지가 실제로 존재하였는지 여부를 확인할 수 없다.
2) 갑 제5호증 역시 원고가 운영하는 '세울자동문'이라는 상호를 가진 업체의 홈페이지(웹주소: http://www.overhead-door.co.kr)를 캡처한 자료로서, 여기에는 차고문 개폐기의 상품 사진이 수록되어 있으며, 위 상품의 포장에는 아래와 같이[8] 이 사건 등록상표의 표장인 'SOMMER'가 표기되어 있다(다만, 위 상품사진이 업로드된 일시를 알 수는 없다). 또한 홈페이지 중 'Notice & News'란에는 이 사건 취소심판 청구일 이전인 2014. 7. 16.부터 2015. 10.30.까지 3개의 공지글(총 4개의 공지가 있는데 그중 1개의 등록시점은 이 사건 취소심판 청구일 이후이다)이 등록되어 있다.
그런데 갑 제5호증과 유사한 화면이 나타나 있는 인터넷 아카이브 기록물(갑 제9호 증) 상단에는 아래와 같이[9] 위 홈페이지가 2016. 5. 11. 캡처 되었으며, 그 전에도 동일한 홈페이지 화면이 다수 캡처된 것으로 이력이 나타나 있지만, 이렇게 캡처된 화면에는 이 사건 등록상표의 표장인 'SOMMER'의 표기가 나타나 있지 않다(원고 역시 이 사실을 다투지 않고 있다, 이 법원 제1회 변론조서 참조).
나아가, 위 홈페이지(갑 제5호증에 나타난 것)는 알 수 없는 시점에 폐쇄되어 이 사건 변론종결일 현재 그 내용을 확인해 볼 수 없는 점(을 제1, 2호증)까지 보태어 보면, 과거에 존재하였다는 홈페이지에 그 등록 시점을 알 수 없는 위 상품사진 1장이 등록되어 있었다는 사실과 이 사건 취소심판 청구일 이전에 3건의 공지글이 홈페이지에 업로드 되어 있었다는 사실만으로는 이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 사용되었다고 인정하기에는 부족하다고 할 것이다.
3) 갑 제6호증은 상품의 사진들로서 위 상품 외면에는 이 사건 등록상표의 표장인 'SOMMER'가 표시되어 있다. 그러나 위 사진들에는 촬영일자가 나타나 있지 않아, 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 원고가 이 사건 등록상표를 사용하였음을 확인할 수 없다.
4) 갑 제7호증은 피고가 2017. 8. 30. 원고에게 발송한 경고장이다. 여기에는 '원고가 이 사건 등록상표를 정당한 권리자인 피고의 허락 없이 임의로 원고 명의로 등록하였는데, 이는 피고의 정당한 권리행사를 방해하는 것일 뿐만 아니라, 악의에 의해 피고 상표의 주지저명성에 부당편승하기 위한 것이므로, 원고는 피고에게 이 사건 등록상표에 대한 권리를 이전하고, 향후 피고의 권리를 침해하지 않겠다고 약속할 것을 요구'하는 취지의 문언이 기재되어 있다.
다만 그 일부에는 피고[10]가 이 사건 등록상표를 '사용'하고 있다는 문언도 포함되어 있으나 (경고장 2면 3항 3째줄 '... 귀하가 상표 "SOMMER"를 등록하고 사용함으로써...' 부분이다), 위 경고장의 전체적 내용과 취지는 원고가 이 사건 등록상표를 피고와의 거래 관계를 이용하여 등록한 것이 부당하다는 내용일 뿐만 아니라, 위 기재만으로는 원고가 이 사건 등록상표를 사용한 시점을 특정할 수 없는 점에 비추어 볼 때, 위 경고장만으로는 원고가 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용한 사실을 인정할 수 없다.
5) 이 사건 변론종결일 이후에 피고가 참고자료로 제출한 자료에 의하면, '월간 창호기술'이라는 인터넷 잡지에 원고가 한 2010. 11. 5.자 인터뷰 기사가 수록되어 있다. 여기에서 원고는 '세울자동문은 자동문의 생명은 오퍼레이터라는 생각으로 예전부터 독일 수입모터를 사용해 왔다. 기존 독일 SOMMER사(피고를 지칭한다)의 오퍼레이터를 적용했지만, 최근 Avanti사 제품으로 교체하게 되었다'는 취지로 인터뷰를 하였는데, 그 취지는 자동문 제품의 거래업체를 기존의 피고에서 Avanti로 변경하였다는 것이다. 그런데 원고는 피고로부터 이 사건 등록상표의 지정상품인 자동문개폐기 등을 수입하여 국내에 공급하면서 이 사건 등록상표를 사용하였음을 인정하고 있는데(제1회 변론조서 참조), 2010. 11. 5.경부터는 기존 거래처인 피고로부터 다른 업체인 Avanti로 거래처를 변경하였다는 위 인터뷰 기사 내용에 비추어 보면, 위 무렵부터는 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하지 않았을 개연성도 적지 않아 보인다.
특허법원 2017. 8. 10. 선고 2016허9479 판결 [등록취소(상)]
갑 제4 내지 19호증, 을 제1 내지 9호증(이상 가지번호 모두 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어볼 때, 원고가 제출하는 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 심판청구일(2016. 5. 13.) 전 3년 내에 정당하게 사용된 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
① 통상실시권자 중 정춘예는 원고의 어머니이고, 자연주의 농업회사는 원고가 이사로 있는 회사이다. 원고는 정춘예, 자연주의 농업회사로부터 이 사건 등록상표의 사용에 대한 대가를 지급받은 바 없다.
② 원고는 2016. 10. 13. '소믈리에 타임즈'에 실린 인터뷰에서 "용의 눈동자" 제품을 2016년부터 출시하는 신제품으로 소개하였다.
③ 원고는 정춘예가 심판청구일 전에 이 사건 등록상표를 표시하여 쌀 제품을 판매하였다는 증거로 매장에 진열된 제품사진(갑 제7호증의 1, 2, 갑 제10호증의 1 내지 4), 거래명세서(갑 제8호증), 세금계산서(갑 제9호증), B가 운영하는 네이버 블로그(자연주의 하이라이스 연구회) 게시글(갑 제13호증의 1 내지 3) 등을 제출하고 있다. 그러나 사진의 촬영일자나 쌀의 도정일자 표시, 네이버 블로그 게시글이나 댓글의 내용은 임의로 변경이 가능하고(을 제1호증, 을 제5호증의 1, 2, 을 제9호증의 1 내지 5), 세금계산서에는 품목이 "쌀"이라고만 기재되어 있으며, 거래명세서는 정춘예가 수기로 작성한 것으로 상대방에게 교부되었는지 여부를 알 수 없다. 또한 원고는 위 제품의 납품내역, 판매내역 등을 뒷받침할만한 아무런 자료를 제출하지 못하고 있다.
④ 원고는 자연주의 농업회사가 심판청구일 전에 이 사건 등록상표를 표시하여 쌀 제품을 광고 판매하였다는 증거로 자연주의 농업회사가 운영하는 네이버 블로그 게시글(갑 제15호증), 온라인쇼핑몰 게시판 게시글(갑 제16, 17호증) 등을 제출하고 있으나, 블로그나 게시판 게시글의 제목, 내용 등은 임의로 변경이 가능하고, 위 게시글의 내용 또한 "용의 눈동자"의 재배 방법, 과정에 대한 것으로 제품 구입이나 판매에 대한 내용이 아닐 뿐만 아니라 자연주의 농업회사가 2016년 햅쌀로 "용의 눈동자" 제품을 판매하여 위 게시글 작성일 무렵에는 위 제품을 판매하고 있지 않은 것으로 보이는 점에 비추어 볼 때, 위 게시글을 "용의 눈동자" 제품에 대한 광고로 보기도 어렵다. 또한 원고는 자연주의 농업회사가 심판청구일 전에 위 제품을 판매한 내역 등을 제출하지 못하고 있다.
⑤ 원고는 심판청구일 전에 이 사건 등록상표를 표시한 쌀제품이 시중에 유통되었다는 증거로 2014. 12. 1. 네이버 블로그에 "EM쌀(추청)/ 두물머리 상수원쌀, 용의 눈동자 : milkyqueen(밀키퀸) 비교하기"라는 제목으로 게시된 글(갑 제11호증)을 제출하고 있다. 그런데 위 게시글에 게시된 제품사진은 원고가 2016. 5. 7.경 도정한 제품을 찍은 것이라고 제출한 사진(갑 제10호증의3)과 매우 유사한 것으로 위 게시글이 원고와 무관한 제3자에 의해 위 게시일 무렵 작성된 것인지 의문이 든다.
8. 「국내」에서의 사용[편집]
특허법원 2017. 8. 11. 선고 2016허7558 판결 [등록취소(상)]
2014. 5. 17.과 12. 17.자 원고 회사의 본사 홈페이지(http://honeywell.com)에는 "파일:Intuvue 3-D Weatehr Radar.png"와 같이 이 사건 등록상표와 그 지정상품에 관한 내용이 게재되어 있는 사실이 인정되고, 위와 같은 홈페이지의 게시 내용은 상품에 관한 정보가 시각적으로 인식될 수 있는 것이어서 광고에는 해당한다고 볼 여지는 있다. 그러나 위와 같은 홈페이지 게시 행위를 두고 상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 이를 반포하는 행위가 국내에서 이루어진 것이라고 볼 수 없는 이상, 원고가 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하였다고 볼 수는 없다.
... (중략) ...
원고는 프랑스 에어버스(Airbus)사에 "파일:IntuVue 3-D Weather Radar - 아시아나.png"와 같이 이 사건 등록상표가 표시된 3차원 기상레이더(3-D Weather Radar) 제품을 공급하였고, 에어버스사는 2014. 5. 30.경 아시아나에 위와 같은 상표가 표시된 레이더기계기구가 장착된 A380 항공기를 판매한 사실을 인정할 수 있다. 그러나 원고가 이 사건 등록상표가 표시된 레이더기계기구를 에어버스사에 공급한 행위가 국내에서 이루어졌다고 볼 수 없고, 에어버스사가 아시아나에 A380 비행기를 판매한 행위를 들어 원고가 국내에서 이 사건 등록상표를 표시한 레이더기계기구를 양도한 것이라고 볼 수도 없다.
9. 「사용」에 해당하는지 여부[편집]
상표의 ‘사용’ 이라 함은 구 상표법 제2조 제1항 제7호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후3718 판결 등 참조).
상표의 사용이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호 각 목 소정의 행위를 의미하는 것으로서, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등 지정상품에 직접적으로 사용하는 행위(가, 나 목)뿐만 아니라, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위(다 목), 즉 상표에 관한 선전, 광고행위를 포함한다. 그런데 이와 같은 상표에 대한 선전, 광고행위가 상표법 제2조 제1항 제6호 다 목의 사용행위가 되기 위해서는, 지정상품과 관련하여 행하여진 것이어야 하고 그 지정상품이 국내에서 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이어야 함은 물론이며, 나아가 위 다 목에서 규정하고 있는 바와 같이 단순히 광고·정가표·거래서류 등에 상표를 표시한 것만으로는 부족하고 상표가 표시된 광고·정가표·거래서류 등이 불특정 다수인이 볼 수 있도록 전시하거나 어느 정도 시중에 보급되어 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태가 될 수 있도록 반포하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결, 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결, 1994. 12. 27. 선고 93후893 판결, 대법원 1992. 8. 18. 선고 92후209 판결, 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결 등 참조).
상표법 제2조 제1항 제11호 ㈐목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 생산의뢰서, 지출결의서, 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다(대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결, 대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 등 참조).
9.1. 정당한 사용[편집]
어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지의 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지의 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지의 여부를 기준으로 하여 판단하여야 할 것이다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결, 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결, 1994. 12. 27. 선고 93후893 판결, 대법원 1992. 8. 18. 선고 92후209 판결, 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결 등 참조).
구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다. 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결, 대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결 등 참조).
불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결).
법원은 제조 · 판매하기 위하여 식약청의 원료의약품등록과 ‘법률에 의한 규제’인 품목허가에 필요한 각종 절차를 이행하고 있었던 사정을 들어 불사용의 정당한 이유가 있다고 판시하였으나(특허법원 2013. 4. 18. 선고 2012허10136 판결), i)상표권을 이전받은 후 곧바로 상표사용 준비행위에 착수한 사정(대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결), ii) 상법상 회사의 회생절차가 개시된 사정(특허법원 2011. 10. 7. 선고 2011허5083 판결), iii) 원고와 피고 사이에 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판이 진행 중이었던 사정(특허법원 2018. 11. 21. 선고 2018허7170 판결), iv) 수입대상국인 일본에서의 방사능 유출사고(특허법원 2017. 12. 8. 2017허5689 판결) 등은 상표불사용의 정당한 이유에 해당하지 않는다고 판시하였다.[출처]
불사용취소를 면하기 위해 명목상으로만 광고행위를 한 것으로 보이지는 않는다고 판단한 사례는 국제적인 규모의 전기전자 완제품 전시회에 참가하여 이 사건 등록상표가 표시된 체중계와 어플리케이션을 홍보하였고, 경제통상진흥원이 주관하는 기술사업화 종합지원 사업에서 발표한 발표자료에 이 사건 등록상표가 표시된 상품이 소개된 경우(특허법원 2019. 4. 4. 선고 2018허8753 판결) 등이 있다.[출처]
9.2. 명목상 사용에 해당하거나 그 밖에 정당한 사용으로 인정되지 않은 경우 [편집]
법원이 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위해 명목상으로 상표를 사용한 것으로 판단한 사례는 i) 카탈로그가 상품의 포장에 부착되거나 또는 별도로 전시되거나 배포 등의 방법으로 널리 알려졌음을 인정할 만한 증거가 없는 경우(특허법원 2018. 11. 16. 선고 2018허3673 판결), 핸드백 납품 제품을 샘플로만 제공했을 뿐 실제로 수출하여 판매한 적이 없고, 핸드백을 국내의 일반 수요자들에게 실제로 판매한 사실이 없는 경우(특허법원 2018. 9. 14. 선고 2018허2434 판결) 등이 있다.[출처]
[ 펼치기 · 접기] - (2) 원고는 이 사건 심판청구일 전인 2014. 10. 20.부터 2014. 11. 18.까지 사이에 자신이 제조·판매하는 소주를 신문 등을 통해 광고하였고, 그 광고하는 부분의 여백에 ‘파일:제주소주 사용태양.png’ 등과 같이 이 사건 등록상표를 표시하였다. 그런데 이 사건 등록상표가 표시된 광고지 등에는 원고가 제조·판매하는 소주와 관련하여 ‘한라산 ORIGINAL(오리지널)’이나 ‘한라산 올래’라는 별도의 표장이 사용되고 있고, 이 사건 등록상표가 표시된 부분 이외에 이 사건 등록상표에 관한 광고 문구가 전혀 없으며, 이 사건 등록상표도 소주 상품에 표시된 것이 아니라 광고지 등의 여백에 표시되어 있다. 이러한 사정 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표는 원고가 제조·판매하는 소주 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 보기 어렵다.
(3) 또한, 원고의 위와 같은 광고 시기는 이 사건 심판청구일인 2014. 11. 19. 직전인데, 그 당시 이 사건 등록상표를 사용한 소주 상품이 생산되거나 생산될 예정에 있었다는 점을 인정할 아무런 증거가 없고, 이 사건 등록상표가 광고지 등에 표시된 모양과 색상도 마치 기존의 광고지 등에 스탬프를 흐리게 인쇄한 것처럼 보인다. 이러한 사정 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표가 광고지 등에 표시되어 있다고 하더라도 상표의 등록취소를 모면하기 위하여 명목상으로 사용된 것에 불과하다고 보인다.
(4) 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없다.
[ 펼치기 · 접기] - 이 사건 등록상표(등록번호 제190071호 분할이전 제1호)의 상표권자인 원고가 이 사건 심판청구일 전인 2008. 11. 14.부터 2008. 12. 12.까지 주 1회씩 총 5회에 걸쳐 서울 구로구, 금천구 및 광명시 일대에 배포되는 생활정보지 ‘벼룩시장’의 광고란에 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 탁구대, 야구용 배트와 관련하여 광고한 사실이 인정되기는 한다.
그러나 기록에 의하면, 원고는 별건 등록상표(등록번호 제620703호)에 관하여 2008. 10. 23. 소외 주식회사 삼익스포츠로부터 불사용으로 인한 상표등록취소심판이 청구되자 그 무렵 이 사건 등록상표에 관하여 단발적으로 위와 같이 광고를 하였고, 원고가 위 광고 당시 판매하고 남은 ‘야구용 배트’의 사진이라고 주장하는 갑 제6호증의 1 내지 3은 그 촬영일자 및 사진 속 ‘야구용 배트’의 제조일자를 전혀 알 수 없는 것들이며, 원고는 위 ‘야구용 배트’ 등의 제조·판매 및 납세 등과 관련한 자료는 물론, 원고의 기본적인 회사 운영과 관련한 어떠한 자료도 전혀 제출하고 있지 아니하였을 뿐만 아니라 2003. 10. 21. 설립된 원고는 2009. 12. 1. 이른바 휴면회사의 해산간주 규정인 상법 제520조의2 제1항에 의하여 해산간주 되었다가 이 사건 심판이 청구된 이후인 2010. 2. 8.에야 회사계속등기를 경료하였음을 알 수 있다.
위와 같은 사정에 비추어 보면, 원고의 위와 같은 광고행위 당시 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되었거나 유통될 것이 예정되어 있었다고 보기는 어렵고, 따라서 원고의 위와 같은 광고행위는 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 이루어진 것에 불과하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없다.
[ 펼치기 · 접기] - 피고가 레이싱카완구에 대하여 품질경영 및 공산품안전관리법(2004. 10. 22. 법률 제7237호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙(2004. 6. 9. 산업자원부령 제235호로 개정되기 전의 것) 제4조 [별표 2]에서 규정하는 안전검사를 받지 아니한 사실이 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 레이싱카완구가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하였다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 레이싱카완구에 대하여 정당하게 사용되었음을 인정하는 데 아무런 장애가 되지 아니한다.
[ 펼치기 · 접기] - 앞서 든 사실 및 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 아래의 사정을 종합하면, 각 사용행위에 관하여 원고[1]가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 표장사용사실을 인정하기 부족하고, 일부 인정되는 사용사실도 불사용에 의한 상표등록의 취소를 면하기 위한 명목적 사용에 불과하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 정당한 사용이라 할 수 없다고 봄이 타당하다.
가) 각 사용행위에 공통되는 사정
(1) B[2]는 2018. 9. 1. 피고[3]에게 이 사건 등록상표의 사용금지와 사용료 지급 등을 구하면서 ‘변호사 유철민 법률사무소 실장‘이라는 직함이 기재된 명함을 교부하였다. 그 후 변호사 유철민은 2020. 6. 12. 원고 회사와 B의 대리인 자격으로 피고에게 통고장(을 제4호증)을 발송하였다. B는 피고에게 사용료 지급 등을 요구한 직후인 2018. 9. 6. 이 사건 등록상표에 관한 일부이전등록을 받았다[출원인]. 원고가 주장하는 제1~5, 7 상표사용행위는 모두 B가 피고에게 사용료 지급 등을 요구한 이후의 것들이고, 그 이전의 상표사용실적으로는 사후에도 수정이 가능한 ’블로그 게시글‘에 관한 제6 사용행위가 유일하다.
(2) E[4]는 이 사건 등록상표를 별지 3과 같은 다수의 지정상품에 관해 출원하였다가 그 등록을 받은 직후 B에게 전용사용권을 설정하여 주었고, 상당히 장기간이 경과하여 B가 피고에게 접근한 이후 비로소 일부이전등록을 마쳐 주었으며, 다시 그 직후 기존의 과반에 미치지 아니하는 지정상품에 관하여만 존속기간갱신등록이 이루어졌다.
그런데 B가 이 사건 등록상표의 등록 이후 피고에게 권리를 주장하기까지의 장기간 동안 이 사건 등록상표를 사용하여 어떠한 영업을 하였다거나, E에게 전용사용권 설정에 대한 위 대가를 지급하였다는 등의 사정은 전혀 보이지 않는다. 피고가 내용증명 우편(을 제6호증)을 통해 원고 측의 상표 사용실적을 전혀 확인할 수 없다는 취지를 지적하였음에도 원고는 이 사건 심결을 거쳐 이 사건 소송에 이르기까지 납득할 수 있는 사용실적을 제시하지 못하였다.
(3) 원고는 이 사건 등록상표가 사용되었다고 주장하는 상품들, 특히 사무용 의자 상품의 판매량과 판매금액, 송장, 통관서류 등과 같은 구체적인 자료를 어렵지 않게 확보할 수 있을 것임에도 불구하고 이 사건 심판절차를 거쳐 이 사건 소송에 이르기까지 그러한 증거를 전혀 제출하지 아니하였다. 그 외에도 원고나 E, B가 이 사건 등록상표를 사용한 영업으로 실질적인 매출을 올렸다는 아무런 객관적 증거가 없다.
(4) 원고는 2018. 9. 1. 이래로 피고에게 상표사용의 중단을 구하는 동시에 곧바로 다액의 상표사용료와 손해배상금의 지급을 구하였는데, 이 사건 등록상표를 사용하여 어떠한 영업을 어느 정도 규모로 영위하였는지, 혹은 피고 상표 사용행위에 의해 구체적으로 어떤 손해를 어느 정도로 입었는지 등에 관하여는 아무런 증거나 설명을 제시하지 아니하였다.
(5) 원고는 그가 취급한다고 주장하는 가구들 중에서, J[5]의 사용 상품이자 피고의 취급품목인 ’사무용 의자‘만을 모델명을 붙여 관리하거나 광고·판매글에서 강조하는 등 독특하게 취급해 왔는데, 정작 사무용 의자 제품을 수입하거나 판매하였다는 증거는 제출되지 않았다. 그리고 원고가 전시, 판매하고 있다는 ’사무용 의자‘ 제품은 피고 매장에 진열된 다른 상품들은 물론, 2003년 무렵 취급하였다고 주장하는 과거 제품들(갑 제30호증)과도 디자인의 심미감이 상이하다.
...
결국 이 사건 등록상표가 일부취소대상 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 사실이 인정되지 않으므로, 이 사건 등록상표의 일부취소대상 지정상품 부분은 상표법 제119조 제1항 제3호의 사유가 있어 그 등록이 취소되어야 한다.
[ 펼치기 · 접기] - 1) 제품표준서 및 그에 따른 제품 생산 관련가) 원고[1]는, 2019. 2. 18.경 이 사건 등록상표 제품을 신규제작하거나 2020. 8. 7.경 위 제품의 구성성분을 일부 변경하여 제작하면서 그에 따른 제품표준서를 각각 작성하였다는 취지로 주장한다.
나) 그러나 앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 을 제1, 10호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, (...) 이는 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 사용에 불과하다고 봄이 타당하다.
(1) 원고는 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’라는 명칭의 화장품을 신규제작하였다는 내용과 위 화장품의 구성성분 등이 기재된 2019. 2. 18.자 제품표준서(갑 제11호증의 1, 이하 ‘제1 제품표준서’라 한다), 위 화장품의 원료성분기준 및 함량 등을 변경하였다는 내용과 그 구성성분 등이 기재된 2020. 8. 7.자 제품표준서(갑 제11호증의 2, 이하 ‘제2 제품표준서’라 한다) 및 위 각 제품표준서에 따라 제조된 제품과 포장의 사진(갑 제12호증)을 각각 증거로 제출하고 있다. 그러나 제1, 2 제품표준서의 경우 원고의 내부 문서에 불과하고 사후에 작성되었을 가능성도 배제할 수 없는데다가, 위 사진의 경우에도 그 촬영일자 등을 알 수 없어 사후에 생성되었을 가능성이 충분하다.
(2) 원고는 2017. 4. 5. 이전 권리자인 소외 F으로부터 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 취득하였는데(갑 제1호증), 그로부터 약 1년 10개월이 경과한 제1 제품표준서 작성일자 무렵인 2019. 2.경까지 원고가 이 사건 등록상표 제품을 생산하였다거나 그 생산을 시도하였다고 볼 만한 사정이 전혀 없다. 나아가 원고는 2020. 2. 27. 피고를 상대로 이 사건 등록상표에 관하여 서울중앙지방법원 2020가합518873호로 상표권 침해 금지 청구 소송을 제기하였는데(을 제1호증, 이하 위 사건을 ‘관련사건’이라 한다), 관련사건의 재판부는 2020. 7. 23. 변론기일에서 원고에게 ‘2020. 8. 13.까지 이 사건 등록상표가 부착된 상품의 판매 관련 증거를 제출하라.’라고 하였고, 이에 비로소 제1, 2 제품표준서가 관련사건의 증거로 제출된 것으로 보이며, 특히 제2 제품표준서의 경우 그 작성일자 자체가 위 변론기일 이후로서 관련사건에서 설정된 제출기한보다 불과 6일 전이다. 이와 같은 제1, 2 제품표준서의 작성일자, 제출시점이나 제출 경위 등에 비추어 보았을 때, 제1, 2 제품표준서는 그 내용의 신빙성을 선뜻 인정하기 어렵다.
(3) 설령 제1, 2 제품표준서 내용대로 원고가 이 사건 등록상표 제품을 두 차례 제조하였다고 하더라도, 제1 제품표준서가 작성된 2019. 2.경 제조된 제품의 경우 50㎖ 제품 15개로서 생산시 소요된 금액도 74,000원에 불과한 등(을 제10호증) 극히 소량의 제품만이 생산된 것으로 보인다. 나아가 원고의 주장에 의하더라도 원고는 2019년도에는 이 사건 등록상표 제품을 판매하지 아니하였고 2020. 8.경에 이르러 7개를 판매하였다는 것인바,[2] 이는 거래실정이나 원고가 생산한 다른 제품의 생산량 등과 비교하여 정상적인 생산이나 판매로 보기에는 너무나도 적은 수량이다.2) 네이버를 통한 검색광고 관련가) 원고는 인터넷 포털사이트 업체 네이버와 검색광고 계약을 체결하여 일반 소비자가 검색창에 ‘O& Volumtox gloss’ 또는 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’를 입력하면 원고의 온라인 쇼핑몰로 링크되도록 광고함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다는 취지로도 주장한다.
나) 그러나 앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 을 제11호증의 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 원고 주장에 부합하는 듯한 갑 제13호증의 1, 2의 각 기재 및 영상만으로는 원고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 위와 같은 광고를 통하여 이 사건 등록상표를 사용하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 설령 그와 같이 사용되었다고 보더라도 이 또한 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 사용에 불과하다고 봄이 타당하다.
(1) 원고는 네이버에서 ‘O& Volumtox gloss’를 검색한 화면(갑 제13호증의 1) 및 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’를 검색한 화면(갑 제13호증의 2)을 각각 증거로 제출하고 있다. 그런데 위 각 화면의 좌측 상단에는 ‘2020. 11. 11.’이라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 위 각 검색결과 화면은 이 사건 심판청구일(2020. 8. 26.) 이후의 자료일 뿐 불사용 취소 여부의 판단기준이 되는 이 사건 심판청구일 전 3년 동안의 사용에 관한 자료가 아니다.
(2) 또한 원고의 네이버 검색광고 관리자 화면(을 제11호증)을 살펴보면, 원고가 네이버를 통하여 ‘O& Volumtox gloss’ 또는 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’를 키워드로 하여 광고한 시기는 2020. 2. 1.부터 2020. 8. 31.까지 7개월에 불과한데다가(원고는 이 사건 변론종결일 현재에도 네이버 등을 통한 광고를 하고 있다는 취지로 주장하나, 이를 뒷받침할 자료가 전혀 없다), 그 시기는 앞서 본 바와 같이 원고가 피고를 상대로 관련사건의 소송을 제기한 날(2020. 2. 27.)로부터 불과 한 달여 전이다 더욱이 위 기간 동안에 위 각 키워드가 노출되거나 클릭된 총횟수, 클릭률 등은 아래 표에서 보는 바와 같은바[표], 이는 거래실정 등에 비추어 정상적인 광고로 보기에는 너무나도 적은 수치이다.
⑶ 나아가 원고는 네이버를 통하여 광고를 하면서 ‘O& Volumtox gloss’ 또는 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’를 키워드로 설정하였다. 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표 제품은 2019. 2.경 및 2020. 8.경 단 두 차례 생산되었을 뿐이고, 원고는 2020. 8.경에야 위 제품을 최초로 판매하였다는 것이다. 그렇다면 일반 소비자나 거래자로서는 원고가 위와 같이 광고를 처음 시작한 2020. 2.경에는 이 사건 등록상표를 제대로 인식하지 못하였을 것임에도, 원고는 위와 같이 광고를 함에 있어서 위 제품의 종류를 나타내는 단어 등과 같이 검색이나 그에 따른 노출이 상대적으로 수월한 좀 더 포괄적인 단어를 키워드를 설정하는 대신, 이 사건 등록상표 제품의 명칭인 ‘O& Volumtox gloss’ 또는 ‘오앤 볼륨톡스 글로스’를 키워드로 설정하여 광고를 하였다. 이와 같은 원고의 광고행위는 광고비 절약의 필요성 등을 감안한다고 하더라도 일반적인 거래 통념상 이례적이라 할 것이다.3) 온라인 제품 판매 관련가) 원고는, 원고가 지마켓이나 원고의 온라인 쇼핑몰 등을 통하여 이 사건 등록상표 제품을 정상적으로 판매함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다는 취지로도 주장한다.
나) 그러나 앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 갑 제18호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 원고 주장에 부합하는 듯한 갑 제14 내지 17호증의 각 기재 및 영상만으로는 원고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 온라인 제품 판매를 통하여 이 사건 등록상표를 사용하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 설령 그와 같이 사용되었다고 보더라도 이 역시 불사용 취소를 면하기 위한 명목상 사용에 불과하다고 봄이 타당하다.
(1) 먼저 지마켓을 통한 이 사건 등록상표 제품 판매에 관하여 원고는 지마켓 홈페이지 검색 화면(갑 제14호증), 지마켓 판매자 주문관리화면(갑 제17호증의 1, 2)을 각각 증거로 제출하고 있다.
그러나 갑 제17호증의 2의 경우 이 사건 심판청구일 이후인 2020. 10. 8.부터 2020. 10. 29.까지의 판매내역 자료일 뿐, 불사용 취소 여부의 판단기준이 되는 이 사건 심판청구일 전 3년 동안의 사용에 관한 자료가 아니다.
한편 갑 제14호증, 갑 제17호증의 1의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 등록상표 제품이 2020. 8. 9.부터 2020. 8. 13.까지 사이에 지마켓을 통하여 총 7개가 판매된 사실이 인정되기는 한다. 그러나 위 판매 수량은 이 사건 등록상표 제품이 정상적으로 유통되거나 유통될 것을 예정하고 있었던 것으로 보기에는 매우 적은 수치에 불과할 뿐만 아니라, 그 판매 기간의 경우 앞서 본 바와 같이 관련사건에서 증거제출기한으로 설정된 2020. 8. 13.과 매우 근접한 점 등까지 더하여 보면, 위 증거만으로는 원고가 지마켓을 통한 제품 판매를 통하여 정상적으로 이 사건 등록상표를 사용하였다고 인정하기 어렵다.
(2) 다음으로 온라인 쇼핑몰을 통한 이 사건 등록상표 제품 판매에 관하여 원고는 원고의 온라인 쇼핑몰 화면(갑 제15호증, 갑 제16호증의 1, 2)을 각각 증거로 제출하고 있다.
그러나 갑 제16호증 1, 2의 경우 그 좌측 상단에는 ‘2020. 11. 9.’이라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 위 각 검색화면은 이 사건 심판청구일(2020. 8. 26.) 이후의 자료일 뿐 이 사건 심판청구일 전 3년 동안의 사용에 관한 자료가 아니다.
한편 갑 제15호증의 기재에 의하면, 2020. 4. 28. 당시 원고의 온라인 쇼핑몰 화면에 이 사건 등록상표 제품이 판매상품에 포함되어 있는 사실이 인정되기는 한다. 그러나 그와 근접한 2020. 5. 11.경 위 제품이 품절된 상태이었고 향후 생산 여부도 불투명하였던 것으로 보이는 점(갑제18호증)에다가,[3] 원고의 온라인 쇼핑몰을 통한 판매실적을 알 수 있는 자료가 전혀 제출되어 있지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 위 증거만으로는 원고가 온라인 쇼핑몰을 통하여 위 제품을 판매함으로써 정상적으로 이 사건 등록상표를 사용하였다고 인정하기 어렵다.
(3) 무엇보다도 원고가 제출한 증거에 의하면 원고는 이 사건 심판청구일 이전 3년 동안 온라인 판매를 통하여 이 사건 등록상표 제품을 불과 7개만 판매한 사실이 인정되는바, 이는 정상적인 온라인 제품 판매라고 보기에 극히 적은 수량이다.
[ 펼치기 · 접기] - 4) 또한 ㈜이지파우더[1]의 카탈로그에는 ㈜이지파우더가 판매하는 제품으로서 ① 후로킹 퍼프(FLOCKED FOAM PUFF), ② 페이스 파우더 퍼프(COTTEN, VELOUR PUFF), ③ 특수 스펀지(NBR[2] SPONGE/RUBYCELL)가 병렬적으로 제시되어 있는데, 이들은 모두 화장용 퍼프의 출처를 지칭한다기보다는 특정한 재질 내지 특성의 퍼프를 언급하는 것으로 보일 뿐이다. 따라서 위 카탈로그에 표시되어 있는 이 사건 등록상표 역시 화장용 퍼프의 출처를 표시하기 위한 의사에 터 잡아 사용된 것으로 볼 수 없어 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.
5) 나아가 J가 소개한 화장용 퍼프 제품들은 “라텍스 NBR, 우레탄용 후로킹, 루비셀(Rubycell), 에어셀(Aircell), 면벨로아, 극세사” 등으로 특정되어 있는데, 이들 역시 화장용 퍼프의 출처라기보다는 화장용 퍼프를 구성하는 특정한 재질 내지 특성으로 분류 및 언급되어 있을 뿐이므로, 그 과정에 표시된 이 사건 등록상표 역시 화장용 퍼프의 출처를 표시하기 위한 의사에 터 잡아 사용된 것으로 볼 수 없어 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.
6) 그 외 인터넷 포털사이트 네이버 블로그에서 검색되는 내용들 중 이 사건 등록상표가 표시된 부분은 등록상표의 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의해 사용된 것이라고 볼 만한 증거가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표가 화장용 퍼프의 출처를 표시하기 위한 것이 아니라 화장용 퍼프의 특정한 재질 내지 특성을 표시하기 위한 것으로 사용된 것에 불과하므로 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.
9.3. 상품에 관한 거래서류[편집]
특허법원 2019. 4. 19. 선고 2017허7388 판결 [등록취소(상)]
3) 그런데 이 사건 등록상표가 표시된 피고와 ㈜네트코스 사이의 통상사용권 설정계약서 및 FITI 시험연구원의 시험결과보고서는 상품에 관한 거래서류에 해당하지 않을 뿐만 아니라 위 각 서류가 전시 또는 반포되지도 않았으므로, 위 각 서류에 등록상표를 표시한 것은 어느 모로 보나 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.
특허법원 2017. 8. 11. 선고 2016허7558 판결 [등록취소(상)]
원고가 2015. 1. 28. 아시아나에 항공기에 장착할 기상 레이더기계기구와 관련한 입찰제안서를 제출한 바 있는데, 그 입찰제안서에는 대상 장비가 "
"와 같이 표시된 사실은 인정되고, 위 입찰제안서는 상품에 관한 거래서류라고 볼 수 있다. 그러나 위와 같은 입찰제안서의 제출을 가리켜 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 일반인에게 보이는 '전시' 또는 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태에 두는 '반포'로서, 구 상표법 제2조 제1항 제7호 다목의 상표 사용행위에 해당한다고 볼 수는 없다.10. 「이해관계인」의 청구[편집]
특허법원 2017. 12. 8. 선고 2017허5665 판결 [등록취소(상)]제119조(상표등록의 취소심판)
① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
3. 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우
⑤ 제1항에 따른 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만, 제1항제4호 및 제6호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다.
구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 않은 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 그런데 상표권자 등에 의한 상표의 적정한 사용을 담보한다는 측면에서는 위 규정들에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 구 상표법 제73조 제6항의 이해관계인의 범위를 지나치게 좁게 해석할 필요는 없을 것이고, 같은 취지에서 2016. 2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정된 현행 상표법 제119조 제5항은 누구든지 상표불사용에 따른 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 것으로 규정하고 있기도 하다.
11. 기타 쟁점[편집]
11.1. 일부취하 가부[편집]
동시에 수 개의 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 그 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니며(대법원 1993. 12. 28. 선고 93후718, 725, 732, 749 판결, 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후2916 판결 참조), 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다. 그렇다면 먼저 청구한 상표등록취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서는 등록취소 요건의 일부를 이루는 상표 불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표등록취소심판을 청구할 이익이 있다 할 것이므로, 이 경우 공통으로 포함된 일부 지정상품에 관하여는 상표권자에게 중복하여 그 사용사실에 대한 증명책임을 부담시키는 것이 된다 하더라도 상표권자 역시 후에 청구된 등록취소심판에서도 지정상품 중의 하나에 대하여 사용을 증명하면 그 심판청구의 대상인 지정상품 전체에 관하여 상표등록의 취소를 면할 수 있는 이상 그러한 정도의 증명책임의 부담만으로 후에 청구된 취소심판이 상표법 제73조 제4항의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 할 수 없다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결).
11.2. 사용의 양(수량)[편집]
특허심판원 2006. 4. 6. 자 2005당1614 심결 [확정일자]
상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출, 또는 수입하는 행위는 상표의 사용에 해당하고(상표법 제2조 제1항 제6호 나.목), 단지 상표의 불사용취소를 면할 목적만으로 상품의 유통 및 거래와 관계없이 사용하는 것은 상표의 사용이라 할 수 없으나, 상표가 거래와 관련하여 진정하게 사용된 이상 그 지정상품의 수량 등은 상표의 적법한 사용 여부를 좌우하는 요소가 될 수 없다 할 것이므로(특허법원 2003. 1. 23. 선고 2002허4354 판결 참조), 앞서 살펴본 바와 같이 여러 정황으로 볼 때, 피청구인은 국내 수입업체인 대우교역을 통하여 이 사건 등록상표가 부착된 지정상품을 국내로 수입한 것은 단지 이 사건 등록상표의 불사용취소를 면할 목적만으로 행한 명목상의 수입행위라고 보기보다는 정상적인 유통을 전제로 한 것이라고 보이므로 수입된 상품 수량의 많고 적음과는 관계없이 이를 상표의 적법한 사용이라고 보는 것이 상당하다고 할 것이다.
11.3. 자백간주[편집]
공시송달에 의하지 않은 적법한 송달을 받고도 변론기일에 출석하지 않고 답변서나 준비서면도 제출하지 않은 경우, 원고가 주장하는 사실은 피고가 자백한 것으로 간주된다(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항).
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-02 20:34:05에 나무위키 불사용취소심판(상표법 제119조 제1항 제3호) 관련 판례 문서에서 가져왔습니다.[출처] A B C D E F http://kpaanews.or.kr/news/view.html?section=9&category=15&no=4622[1] 특허법원 2002. 8. 23. 선고 2002허2419 판결[판시사항] A B 갑 주식회사가 주먹밥 등을 지정상품으로 하고 “파일:폭탄밥.png”으로 구성된 등록상표의 상표권자인 을을 상대로 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다고 주장하면서 상표등록 취소심판을 청구하였는데 특허심판원이 갑 회사의 청구를 인용한 사안에서, 을의 통상사용권자인 병 주식회사가 운영하는 음식점에서 메뉴판에 ‘폭탄밥’이라는 표장을 사용하는 것이 음식점에서 제공하는 서비스업에 사용된 것으로 볼 수는 있어도 상표적 사용으로 볼 수 없으므로, 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 따라 등록이 취소되어야 한다고 한 사례[2] ‘CONTINENTAL’ 사건의 판결 이후에는 한글음역 부분이나 그 영문 표기 부분을 생략하여 사용하더라도 일반 수요자나 거래자에게 등록상표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으켜 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 판단하고 있다. 그러나 등록된 상표와 다른 종류의 문자를 사용한 경우, 예컨대 영문으로만 구성된 상표를 등록하고 그 한글음역만을 사용한 경우 등과 같은 사례에까지 위 ‘CONTINENTAL’ 사건의 판결 취지를 적용하여 상표의 동일성 인정범위를 확대할 것인지에 대해서는 논란이 있을 수 있다.[3)] 갑 제9호증, ‘산업디자인’에 관한 네이버 지식백과 검색 결과 참조.[3] 
[4] 2007년 특허청이 도소매업을 서비스업의 정식명칭으로 인정하기 전에는 도소매업자들이 판매대행업이나 판매알선업을 지정서비스업으로 지정하여 출원하는 경우가 종종 있었으므로, 무효심판에서 판매대행업이나 판매알선업을 도소매업과 동일 또는 유사한 서비스업에 해당하는지 여부가 논란이 되어 왔고, 취소심판에서도 위와 같은 경우 동일성의 범위에 있는 서비스업에 해당하는지 여부가 논란이 되어 왔다. 하지만 최근의 여러 판례들을 보면 ‘도소매업’과 ‘판매대행업’, ‘판매알선업’은 동일성의 범위에 포함되지 않는 서비스업이라고 판결하고 있고(특허법원 2020. 6. 12. 선고 2019허7801 판결, 2017. 9. 15. 선고 2017허2772 판결, 2011. 10. 28. 선고 2011허5915 판결), 이는 2007년 이후에는 도소매업을 지정서비스업으로 하는 서비스표 등록이 가능하였음에도 불구하고, 서비스표권자가 도소매업을 지정서비스업에 추가하는 등의 어떠한 조치도 취하지 않고 이를 방치한 것은 서비스표권자의 책임이 있다는 견해가 설득력을 얻고 있는 것으로 보인다.[5] 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시에는 특허청의 서비스표등록 실무상 골프용품 소매업 을 지정서비스업으로 한 서비스표등록이 불가능하였기 때문에, 원고가 골프용품 판매대행업 을 지정서비스업으로 하여 이 사건 서비스표를 출원한 것뿐이고, 이 사건 등록서비스표가 등록된 후인 2007년에 이르러서야 비로소 골프용품 소매업을 지정서비스업으로 하는 서비스표등록이 가능해진 것인데, 이 사건 등록서비스표를 골프용품 판매대행업에 사용하지 아니하였음을 이유로 그 등록을 취소하는 것은 부당하다는 취지로 다툰다. 그러나 원고의 주장 자체에 의하더라도 2007년경에는 골프용품 소매업을 지정서비스업으로 하는 서비스표 등록이 가능하였다는 것인데, 원고는 그 후로도 골프용품 소매업을 지정서비스업에 추가하는 등의 어떠한 조치도 취하지 않고 이를 방치하였던 것에 불과하므로, 이 사건 등록서비스표를 골프용품 판매대행업에 사용하지 않았음을 이유로 한 서비스표등록의 취소가 원고에게 부당하다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.[확정일자] A B 2006. 5. 13.[이미지생략] A B C D E F "FIKA"가 표시되어 있는 매장 간판 이미지[각주] A B 당 심판부에서 구술심리시에 텀블러 등을 판매한 사실에 대한 구체적인 거래내역을 제출하도록 하였으나, 피청구인은 충분한 자료를 제출하지 않았다.[6] 파일:서울자동문 SOMMER.png[7] 사진 생략[8] 파일:SOMMER 상품 포장.png[9] 사진 생략[10] 내용으로 짐작컨대, '원고'의 오기로 해석됨[소송경과] A B 특허심판원 2021.4.8. 2020당2588 → 특허법원 2021.11.4. 2021허3031
[4] 2007년 특허청이 도소매업을 서비스업의 정식명칭으로 인정하기 전에는 도소매업자들이 판매대행업이나 판매알선업을 지정서비스업으로 지정하여 출원하는 경우가 종종 있었으므로, 무효심판에서 판매대행업이나 판매알선업을 도소매업과 동일 또는 유사한 서비스업에 해당하는지 여부가 논란이 되어 왔고, 취소심판에서도 위와 같은 경우 동일성의 범위에 있는 서비스업에 해당하는지 여부가 논란이 되어 왔다. 하지만 최근의 여러 판례들을 보면 ‘도소매업’과 ‘판매대행업’, ‘판매알선업’은 동일성의 범위에 포함되지 않는 서비스업이라고 판결하고 있고(특허법원 2020. 6. 12. 선고 2019허7801 판결, 2017. 9. 15. 선고 2017허2772 판결, 2011. 10. 28. 선고 2011허5915 판결), 이는 2007년 이후에는 도소매업을 지정서비스업으로 하는 서비스표 등록이 가능하였음에도 불구하고, 서비스표권자가 도소매업을 지정서비스업에 추가하는 등의 어떠한 조치도 취하지 않고 이를 방치한 것은 서비스표권자의 책임이 있다는 견해가 설득력을 얻고 있는 것으로 보인다.[5] 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시에는 특허청의 서비스표등록 실무상 골프용품 소매업 을 지정서비스업으로 한 서비스표등록이 불가능하였기 때문에, 원고가 골프용품 판매대행업 을 지정서비스업으로 하여 이 사건 서비스표를 출원한 것뿐이고, 이 사건 등록서비스표가 등록된 후인 2007년에 이르러서야 비로소 골프용품 소매업을 지정서비스업으로 하는 서비스표등록이 가능해진 것인데, 이 사건 등록서비스표를 골프용품 판매대행업에 사용하지 아니하였음을 이유로 그 등록을 취소하는 것은 부당하다는 취지로 다툰다. 그러나 원고의 주장 자체에 의하더라도 2007년경에는 골프용품 소매업을 지정서비스업으로 하는 서비스표 등록이 가능하였다는 것인데, 원고는 그 후로도 골프용품 소매업을 지정서비스업에 추가하는 등의 어떠한 조치도 취하지 않고 이를 방치하였던 것에 불과하므로, 이 사건 등록서비스표를 골프용품 판매대행업에 사용하지 않았음을 이유로 한 서비스표등록의 취소가 원고에게 부당하다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.[확정일자] A B 2006. 5. 13.[이미지생략] A B C D E F "FIKA"가 표시되어 있는 매장 간판 이미지[각주] A B 당 심판부에서 구술심리시에 텀블러 등을 판매한 사실에 대한 구체적인 거래내역을 제출하도록 하였으나, 피청구인은 충분한 자료를 제출하지 않았다.[6] 파일:서울자동문 SOMMER.png[7] 사진 생략[8] 파일:SOMMER 상품 포장.png[9] 사진 생략[10] 내용으로 짐작컨대, '원고'의 오기로 해석됨[소송경과] A B 특허심판원 2021.4.8. 2020당2588 → 특허법원 2021.11.4. 2021허3031