상표법/미등록 선사용상표의 보호/사례
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상표에 대한 권리에 대한 내용은 상표권 문서 참고하십시오. 기타 상표법 관련 사례에 대한 내용은 상표법/사례 문서 참고하십시오.1. 제34조 제1항 제11호[편집]
1.1. 저명상표 관련 사례[편집]
- 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결[1][2] #등록무효(상) #어두동일 #제34조 제1항 제11호 후단 #저명상표 #희석화
이하는 하급심은 특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결의 내용이며, 대법원 판결문 확인 필요
[ 펼치기 · 접기 ] - 가. 선사용상표들의 식별력이 손상될 염려가 있는지 여부(상표법 제34조 제1항 제11호 위반 여부)1) 판단 기준상표법 제34조 제1항 제11호는 ‘수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표’에 대하여 등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있는데, 이때 ‘식별력의 손상’이라 함은 ‘특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것’을 의미하는 것으로 해석함이 상당한바[부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목 위반 여부에 관한 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 취지 등 참조], 저명상표에 대한 긍정적 이미지, 광고선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석되는 경우 역시 위와 같은 출처표시 기능의 손상에 해당되어 이에 위반한 상표의 등록이 허용될 수 없다고 보아야 한다.
2) 구체적 판단가) 선사용상표들의 저명성 인정 여부아래와 같은 인정 사실 또는 사정에 의하면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 일반 수요자들에게 원고의 출처를 표시하는 것으로 널리 알려진 저명한 상표에 해당하는 점을 인정할 수 있다 ...
나) 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장 유사 여부(1) 선사용상표들은 알파벳 대문자 4자로 이루어진 ‘LEGO’ 또는 이에 대응하는 한글 발음으로서의 ‘레고’가 그 요부로서 인식 및 호칭되는 조어(造語) 상표로서, 이들이 저명상표에 해당하는 점은 앞서 인정한 바와 같은바, 선사용상표들의 해당 표장들은 출처표시에 대한 강한 식별력을 가지고 있다.
(2) 한편, 이 사건 등록상표는 ‘파일:LEGOCHEMPHARMA.png’와 같이 별다른 특징 없는 알파벳 대문자 14자가 연이어 결합되어 있는 문자상표로서, 문자 표장의 구성 중 띄어쓰기 없이 일체로 결합되기 있기는 하나, 앞부분의 ‘LEGO'는 선사용상표들과 그 외 관 또는 호칭이 동일한 부분으로서, 앞서 살핀 선사용상표들의 저명성에 비추어 일반 수요자가 이 사건 등록상표의 요부로 무리 없이 인식할 수 있다고 봄이 타당하다. 이는 이 사건 등록상표의 뒷부분인 ‘CHEMPHARMA’가, 화학 또는 화학물질 등을 의미하는 ‘Chemistry’, ‘Chemical’의 약칭으로 보이는 ‘Chem’과, 약학 또는 제약을 의미하는 ‘Pharmacy’, ‘Pharmaceutical’의 약칭으로 보이는 ‘pharma’가 결합된 부분으로서, 국내 일반 수요자의 외국어 인식 수준에 비추어 위 뒷부분 표장(‘CHEMPHARMA’)이 이 사건 등록상표의 지정상품들인 상품류 구분 제5류의 약제용 시럽 등 의약품류 상품과 관련하여 식별력이 있다고 볼 수 없는 원재료, 효능, 용도 등을 강하게 도출 또는 암시하고 있음을 일반 수요자가 어렵지 않게 인식할 수 있다는 점에서 더욱 그러하다.
(3) 위와 같이 이 사건 등록상표의 표장 구성 중 ‘LEGO’가 다른 구성 부분과 상관 없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 이 사건 등록상표의 요부인 ‘LEGO’ 부분은 표장의 전체 구성 중 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 ‘LEGO’만으로 다른 상표와의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 취지 등 참조).
(4) 따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 일반 수요자들에게 해당 각 표장의 요부 또는 전체 표장으로서 ‘F’ 또는 그 한글 발음인 ‘F’의 외관 또는 호칭으로 인식된다 할 것인바, 양 표장은 전체적으로 서로 유사하다 ...
다) 이 사건 등록상표가 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있는지에 대하여(1) 선사용상표들이 저명상표인 점, 이 사건 등록상표가 선사용상표들의 표장 구성 전체를 그대로 포함함으로써 양 표장이 전체적으로 서로 유사한 표장에 해당하는 점은 앞서 본 바와 같은바, 이 경우 양 표장에 대한 상품출처의 혼동가능성이나 경쟁관계와는 상관없이 선사용상표들과 유사한 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용됨으로써 저명상표주인 원고가 막대한 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표들에 대한 긍정적 이미지, 광고선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석되고, 이에 따라 결과적으로 저명상표인 선사용상표들이 갖는 식별력 또는 출처표시 기능 역시 손상될 것으로 봄이 타당하다 ...
- 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결
- 특허법원 2015. 5. 22. 선고 2014허9352 판결
- 특허심판원 2020원625 심결
2. 제34조 제1항 제13호[편집]
상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ’모방대상상표‘라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나, 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).
- 모방대상상표의 특정 출처표지 인식
- 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지'''는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등).
- 선사용상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경된 경우:
선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다(대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결).
- 부정한 목적
- 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등).
- “부당한 이익을 얻으려 하는 것”이나 “특정인에게 손해를 입히려고 하는 것”은 ‘부정한 목적’에 대한 하나의 예시이다. 전형적 사례로는 외국에서 어느 정도 알려진 모방대상상표가 국내에 잘 알려지지 않았고 국내에 아직 등록되지 않았음을 기화로 이를 선등록한 후 비싼 값으로 되팔기 위해 등록하는 경우, 모방대상상표의 권리자가 국내 시장에 진입하는 것을 저지하거나 또는 대리점계약 체결을 강제할 목적으로 모방대상상표의 권리자가 미처 등록하지 않은 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우 등을 말한다(박성호. (2023). 2022년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 513, 198-231.).
- 상표법 제34조 제1항 제13호는 이미 특정인의 영업상 신용이나 명성이 체화된 상표를 모방하여 출원함으로써 선출원주의에 따른 상표제도를 악용하는 것을 방지하기 위한 규정으로, 그 요건인 '부정한 목적'의 해석 · 적용 역시 전체 법질서와 조화를 이루어야 한다. 출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인 · 허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 '부정한 목적'의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다(대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결).
- 대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결[5][6] #거절결정(상) #
[ 펼치기 · 접기 ] - 원심은 그 판시와 같이, 제주일보사의 경영위기와 '제주일보 비상대책위원회' 측에 의한 참가인의 설립, 제주일보사와 참가인 사이의 약정, 원심 판시 제주일보 등록상표들에 대한 무효심결의 확정, 제주일보사와 원고 사이의 제1, 2차 양도 · 양수계약이 관련 고소사건, 상표권침해금지사건, 신문사업자지위승계신고수리 무효확인소송 등에서 모두 무효로 판단된 내용 등 제주일보사, 참가인 등을 둘러싼 일련의 경위를 인정한 다음 이를 종합하면, 원고는 이 사건 출원상표를 출원할 당시 제주일보사 내지 참가인을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 제주일보사의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 판단하였다.
원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 제34조 제1항 제13호의 '부정한 목적'에 관한 심리미진, 이유불비, 법리오해 등의 위법이 없다.
- 특허법원 2017. 9. 21. 선고 2017허2109 판결 #등록무효(상) #구법 제7조 제1항 제12호 #부정한 목적
[ 펼치기 · 접기 ] - 실제 이 사건 등록서비스표가 사용되고 있는 숙박시설 외부 간판이나 인터넷 홍보 사이트에 ‘THE ZARA’와 같이 ‘THE’와 ‘ZARA’ 사이에 빈 공간이 있는 형태로 표기되어 있는 사실, 유명 패션 브랜드를 지닌 업체들이 그동안 소비자들로부터 확보한 신뢰감 및 양질감 등을 활용하여 호텔 레저업 등으로 사업 다각화를 추구해 오고 있는 사실, 원고 회사는 사업을 확장하여 2003년경부터 ‘ZARA HOME’이라는 브랜드명을 사용하여 호텔이나 모텔 등에서 사용할 수 있는 침구와 실내용품 등의 제조·판매업을 시작하였고, 2008년경 국내에도 ‘ZARA HOME’ 매장을 개설한 사실, 특히 이 사건 등록서비스표가 실제 사용되고 있는 숙박업소의 침구에 ‘THE ZARA’라는 표기가 되어 있기도 한 사실을 인정할 수 있다.
위 인정사실에, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표와 선사용상표(서비스표) 자체의 표장이 매우 유사한데다가, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 호텔업, 모텔업 등의 숙박업과 선사용상표(서비스표)의 사용상품(서비스업)인 의류(의류판매업)의 주 수요층이 서로 중복되는 점, 이 사건 등록서비스표가 숙박업소의 외부 간판이나 침구 및 실내용품 등에 사용되는 경우, 일반 수요자들이 서비스업의 출처를 오인할 수 있을 것으로 보이는 점 등을 함께 고려해 보면, 이 사건 등록서비스표는 국내외 수요자들에게 원고 회사의 상품(서비스업)을 표시하는 것이라 인식되어 있는 선사용상표(서비스표)에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 것이라 봄이 상당하다.
- 특허법원 2009. 7. 1. 선고 2009허597 판결 #등록무효(상) #어두동일 #구법 제7조 제1항 제12호 #부정한 목적
[ 펼치기 · 접기 ] - 3. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 1항 12호에 해당하는지 여부가. 판단기준
나. 구체적인 검토(1) 인정사실
(2) 판단위 인정사실에 의하면, 원고의 선사용상표 파일:AVON.png은 이 사건 등록상표 파일:AVONHOUSE 등록상표.png가 출원된 2005. 6. 30. 당시에, 적어도 미국 내에서 일반 수요자와 거래자 사이에서 원고가 판매하는 화장품, 보석류, 의류, 장난감 등을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있던 주지상표였던 것으로 판단된다.
다. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 유사 여부(1) 판단기준
(2) 구체적 검토이 사건 등록상표 파일:AVONHOUSE 등록상표.png는, 물건을 제조·판매하는 장소적 의미가 내포되어서 식별력이 약한 HOUSE 부분과, 특별한 의미가 없거나 영국 중부의 강 이름으로 쓰이는 AVON 부분이 단순 결합된 결합상표에 해당하고, 위 두 개의 구성부분은 분리하여 관찰하면 거래상 부자연스럽다고 느껴질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것으로는 보이지 아니하므로, 요부에 해당하는 AVON 부분만으로도 간략하게 호칭, 관념 될 수 있다 할 것이다.
그렇다면, 이 사건 등록상표의 요부인 AVON은 그 외관과 호칭·관념이 원고의 선사용상표 파일:AVON.png과 동일하므로, 만약 이 사건 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용될 경우에는 일반 수요자로 하여금 상품출처에 오인·혼동을 초래할 염려가 있는 유사한 표장에 해당한다 할 것이다.
라. 부정한 목적 여부(1) 원고의 선사용상표 파일:AVON.png이 이 사건 등록상표 파일:AVONHOUSE 등록상표.png의 출원 당시부터 적어도 이미 미국 내에서는 일반 수요자 사이에 원고가 생산․판매하는 화장품, 보석류, 의류 등을 표시하는 상표로 현저하게 인식된 주지상표였다는 점은 앞서 본 바와 같다.
(2) 원고의 선사용상표 파일:AVON.png과 이 사건 등록상표의 요부인 AVON은 외관과 호칭․관념이 동일하고, 한편, 여성이나 남성 관련 제품들을 상품류 구분과 관계없이 단일 브랜드로 묶어서 단일한 점포나 유통망을 통해서 판매하는 최근의 토탈패션화 경향에 따르면, 선사용상표의 사용상품인 화장품, 보석류, 의류 등과 이 사건 등록상표의 지정상품인 “... 운동화 ... ” 등은 서로 유사하거나 경제적 견련성이 인정된다고 보아야 할 것이다.
(3) 따라서, 이 사건 등록상표 파일:AVONHOUSE 등록상표.png는 그 출원 당시에 적어도 이미 미국 내에서는 주지저명성을 취득하였고 전 세계적으로도 어느 정도 주지성을 갖추었을 가능성이 높은 것으로 판단되는 선사용상표 파일:AVON.png|width=60]]과 표장이 유사하고, 각 표장이 사용되는 상품 사이의 경제적 견련성도 인정되므로, 결국, 이 사건 등록상표 파일:AVONHOUSE 등록상표.png는 선사용상표 파일:AVON.png|width=60]]을 모방하여 선사용상표에 축적된 양질의 신용과 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻고자 하는 부정한 목적으로 출원․등록되어 사용되고 있는 것으로 추정된다 할 것이다.
(4) 이에 대하여 피고는 다음과 같이 주장하므로 살펴본다.(가) ...
(나) ...
(다) ...
(라) ...
(5) 결국 피고의 이 사건 등록상표는 부정한 목적으로 출원·등록되어 사용되고 있는 것으로 판단된다.
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 21:22:40에 나무위키 상표법/미등록 선사용상표의 보호/사례 문서에서 가져왔습니다.[1] (소송경과) 특허심판원 2020. 2. 17. 자 2018당4003 심결 → 특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결 : 원고승 → 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결 : 상고기각[2] 상표 등록무효 사유로 저명상표의 희석화(상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 ‘식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표’)가 인정된 첫 대법원 판결로서 의미가 있다.[3] 주식회사 레고켐 바이오사이언스[4] 레고 쥬리스 에이/에스[5] 특허심판원 2020. 1. 17.자 2018원4791 심결 → 특허법원 2020. 10. 23. 선고 2020허2024 판결 : 원고패 → 대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결 : 상고기각[6] 대상판결의 사안은 사주의 업무상 횡령 등으로 경영위기에 빠진 특정 언론사가 사주 측과 기자 측으로 분열된 것이 그 출발점이다. 원심판결(2020허2024)은 사주 측으로부터 제반 권리를 승계하였다고 주장하는 원고(주식회사 제주일보방송)가 이 사건 출원상표(“제주일보”)를 출원한 2015. 10. 7. 당시 제주일보사 내지 참가인(주식회사 제주일보)을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표(“제주일보”, “濟州日報”)의 명성과 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 제주일보사의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 있었다는 점이 인정된다고 판단하였고, 대상판결은 원심판결을 그대로 인용(認容)하였다(박성호. (2023). 2022년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 513, 198-231.).[7] 주식회사 제주일보방송[8] 주식회사 제주일보(대상판결에서 '제주일보사'로 호칭). 1945. 10. 1. ‘제주신보’라는 제호의 신문을 창간한 이래, 1962. 11. 20.부터는 ‘제주신문’이라는 제호로, 1996. 11. 1.부터는 ‘제주일보’라는 제호로 신문 등을 발행하여 왔다.