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식별력 관련 판례
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상표에 대한 권리에 대한 내용은 상표권 문서 참고하십시오. 기타 상표법 관련 판례에 대한 내용은 상표법 관련 판례 문서 참고하십시오.출원된 상표나 서비스표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).
결합상표의 경우, ‘각 구성 부분의 결합에 따라 전체로서 새로운 관념이 생겨난다거나 새로운 식별력을 형성하고 있는지 여부’를 기준으로 식별력 유무를 판단하는 것이 대한민국의 상표 실무이다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등).
이와 관련하여, EU는 “그 결합의 독특한 특성 때문에 그 용어가 그 구성부분들의 결합이상의 결과를 초래하면서, 각각의 구성 요소들이 주는 의미의 단순한 결합에 의해서 만들어지는 것이라는 것을 벗어나기에 충분한 인상”(7.3. Descriptiveness(Article 7(1)(c) CTMR), ECJ C-265/00 “Biomild” 등)의 유무에 따라 결합상표의 식별력 유무를 판단하고 있고, USPTO는 “용어의 결합이 ‘새롭고 독특한 상업적 인상’을 주는지 여부”(TMEP 1209.03(d))에 따라 결합상표의 식별력 유무를 판단하고 있다[1]
.
결합상표에서 구성요소들의 전체적인 결합 형태 자체(예를 들면, 외관상의 독특성 등)의 독특성만을 가지고도 식별력을 인정하고 있는 것이 대체적인 국제적 경향이므로, 기존에 쉽게 볼 수 없거나 예측가능하지 않은 결합 형태라면 식별력을 인정할 수 있다고 보는 것이 국제적인 해석 동향에 부합할 것이고, 따라서 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것은 아니더라도, 결합되기 전의 문자 하나하나와는 전혀 다른 이미지를 창출하고 이러한 이미지가 상표로서의 기능을 한다면 역시 해당 결합상표는 전체적으로 식별력이 있다고 보아야 할 것이다[2]
.그러나 상표전체적인 의미가 지정상품과 관련하여 해당 구성부분의 의미 그대로 해석되는 것이며 식별력을 인정할만한 특별한 관념 등을 창출하지 못한다면 식별력을 부정하는 것으로 보아야 할 것이다[3]
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1. 상표법 제33조 제1항 제3호[편집]
구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호는 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.’라고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결 등 참조).
구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 상품의 산지·품질·효능·용도·시기 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 성질 표시의 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래 사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결 등 참조).
두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결, 대법원 1992. 2. 11. 선고 91후1427 판결 등 참조).
출원상표나 서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).
1.1. 식별력 인정[편집]
대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 [등록무효(상)] [공2022하,1506]
나. ‘ROYAL BEE’는 ‘ROYAL’과 ‘BEE’를 결합하여 만든 조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현은 아니다.
다. ‘로열젤리’와 ‘꿀’은 이 사건 등록상표의 지정상품인 화장품 등의 원료 성분으로 흔히 사용되고 있고, ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용한 화장품 제품 중 ‘로열’이 나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 것이 다수 존재한다. 그러나 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용하지 않으면서도 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 상품도 다수 존재한다.
라. 위와 같은 사정과 ‘로열’이나 ‘ROYAL’의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용 되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기는 어렵다.
마. 또한, 이 사건 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다.
특허법원 2022. 7. 22. 선고 2021나1312 판결 [상표권침해금지 등] [4]
나. 피고의 주장에 관한 판단
1) 이 사건 등록상표의 무효 주장
가) 피고 주장의 요지
원고의 이 사건 등록상표는 누구나 사용하는 보통명칭으로 구 상표법 제6조 제1항 제1호에 해당하거나, 지정서비스업인 컴퓨터 프로그램 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.
나) 판단
... 이 사건 등록상표와 피고 사용표장 중 '컴퓨터가 처리하는 정보 또는 자료를 생산하기 위한 공장을 뜻하는 '데이터팩토리(DATA FACTORY)'라는 표현이 일반 수요자나 거래당사자들에게 컴퓨터 프로그램 개발업이나 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업 등과 관련하여 '데이터 관련 서비스를 제공하는 장소'와 같이 위 서비스업의 성질 등을 암시하는 표장으로 인식될 여지는 있다. 그러나 더 나아가, '데이터팩토리(DATA FACTORY)'라는 용어가 거래계에서 위와 같은 서비스업을 지칭하는 것으로 사용 또는 인식되는 보통명칭이라거나 위 서비스업의 고유한 성질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하는지를 보면, 이를 인정할 아무런 증거가 없다. 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.
특허법원 2019. 11. 7. 선고 2019허4024 판결 [거절결정(상)] [각공2020상,363]
2) 상표법 제33조 제1항 제3호 사유 해당 여부
아래와 같은 이유로 이 사건 출원상표는 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 직감되지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 표장이라고 할 수 없다.
① 이 사건 출원상표는 강한 진정 작용과 마취 작용을 지니고 있으며 습관성이 있어 오래 사용하면 중독이 되는 물질을 의미하는 ‘마약’과 취침시 목에 받치는 침구류의 일종인 ‘베개’가 결합된 조어상표이다. 그 중 ‘베개’ 부분이 지정상품의 용도 등을 나타내기는 하나, 두 개 이상의 기호·문자 또는 도형이 결합되어 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하고 있는 각 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지의 여부를 판단하여야 할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결 등 참조), 이 사건 출원상표는 4음절에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 전체로서 호칭하는 데 별다른 어려움이 없는 점, ‘베개’ 부분은 지정상품을 표시하는 것이어서 식별력이 미약하므로 일반 수요자나 거래자가 이 부분만으로 이 사건 출원상표를 인식하거나 호칭할 것으로 보이지는 않는 점 등에 비추어 보면 이 사건 출원상표는 전체로서 인식될 것으로 보인다.
② 위와 같이 이 사건 출원상표를 전체적으로 인식할 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘너무 편안하고 느낌이 좋아 계속 사용하고 싶은 베개’, ‘너무 편하여 중독성이 강한 베개’ 등의 의미를 가져 지정상품의 효능, 용도 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 보인다.
③ 이 사건 설문조사 결과에서도 응답자의 97.2%가 이 사건 출원상표를 ‘계속 베고 싶은 편안한 베개’로 인식하고 있는 것으로 나타났다.
3) 상표법 제33조 제1항 제7호 사유 해당 여부
앞서 살펴 본 바와 같이 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표를 보고 너무 편안하여 중독된 것처럼 계속 사용하고 싶은 베개라는 정도로 인식할 것인데, 이는 이 사건 출원상표의 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 성질로 보기는 어려우므로 이 사건 출원상표는 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정된다고 할 수 없고, 그 밖에 거래 사회의 실정 등을 감안하더라도 이 사건 출원상표가 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 볼 근거도 없다.
따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하지 않는다.
특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허4390 판결 [거절결정(상)]
1) 이 사건 출원상표(파일:에어로케이2.png)는 그 상단에 영어단어 ‘Aero’와 알파벳 ‘K’가 도형 부분(파일:에어로케이도형.png)으로 결합되어 있고, 하단에는 한글 ‘에어로케이’로 구성되어 있다. 그 중 ‘Aero’는 ‘항공기의’라는 뜻을 가진 형용사이며, ‘K’ 부분은 알파벳 자음을 가리킨다.
2) 이 사건 출원상표의 지정상품 중 ‘항공운송업, 상품/승객 및 여행객 항공운송업, 항공여행업’ 등과 관련하여 이 사건 출원상표 중 ‘Aero’ 부분이 지정상품의 용도 등의 성질을 암시 또는 강조하는 것으로 보여지기는 한다.
그러나 두 개 이상의 기호·문자 또는 도형이 결합되어 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하고 있는 각 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지의 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결 등 참조). 여기에 이 사건 출원상표는 발음하기에 어려움이 없으면서 비교적 짧은 한글 5음절에 불과하여 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 한 번에 호칭하는 데 별다른 어려움이 없어 보이는 점, ‘Aero’와 ‘K’ 부분이 붙임표(하이폰)으로 연결되어 있는 점, ‘Aero’는 접두사로서 통상 단독으로 쓰이지 않고 다른 단어의 앞에 결합된 형태로 사용되는 점, 하단의 ‘에어로케이’ 부분 역시 띄어쓰기 없이 한 단어로 이루어져 있는 점, 아래 살펴보는 바와 같이 ‘Aero’ 및 ‘K’ 각 부분의 식별력이 미약하여 일반 수요자나 거래자가 각 부분만으로 이 사건 출원상표를 인식하거나 호칭할 것으로 보이지는 않는 점 등을 종합하면 이 사건 출원상표는 ‘Aero’ 부분만이 아닌 전체로서 인식되어 관찰될 것으로 보인다.
결국 이 사건 출원상표의 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 이 사건 출원상표가 지정상품의 용도 등을 암시하는 것에서 더 나아가 일반 수요자 및 거래자들에게 지정상품의 효능․품질․용도 등의 성질을 보통의 방법으로 표시하는 것으로 인식하게 한다거나 그 의미내용 또는 성질을 직감할 수 있게 하는 것이라고 보기는 어렵다.
3) 이에 대하여 피고는 알파벳 ‘K’ 부분이 최근 대한민국을 약칭하는 것으로 다양한 분야에 쓰이고 있으므로, 이 사건 출원상표를 전체적으로 관찰하더라도 ‘한국과 관련된 항공산업’의 의미로 직감될 수 있어 이 사건 출원상표는 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법만으로 표시된 표장이라고 주장한다.
그러나 설령 피고 주장과 같이 이 사건 출원상표의 ‘K’ 부분이 대한민국의 약칭으로 인식될 가능성이 있다고 하더라도 일반 수요자 및 거래자가 이 사건 출원상표를 보고 바로 ‘한국과 관련된 항공산업’의 의미를 떠올릴 것이라 보기는 어렵고, 이 사건 출원상표가 위와 같은 관념을 불러일으킨다고 하더라도 지정상품인 ‘항공운송업, 상품/승객 및 여행객 항공운송업, 항공여행업’ 등과 관련하여 한국과 관련된 항공운송업 회사임을 암시하는 정도에 그칠 뿐 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법만으로 표시된 표장이라고 볼 수는 없다.
이 부분 피고의 주장은 받아들이지 아니한다.
4) 따라서 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 용도, 서비스 제공내용 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않는다.
특허법원 2017. 6. 30. 선고 2017허462 판결 [거절결정(상)] [소송경과]
'APPLIED' 부분은 적용된, 응용된 이라는 사전적 의미를 가지고 있는 반면, 'BIOSYSTEMS' 부분은 사전에서 검색되는 단어가 아니고 'BIO'와 'SYSTEMS'이 합쳐져 이루어진 조어인데, 'BIO'는 '생, 생명'의 의미를, 'SYSTEM'은 '체계, 조직, 제도 등 요소의 집합' 또는 '정보를 처리하기 위하여 조직화되고 규칙적으로 상호작용하는 기기, 방법, 절차' 등의 사전적 의미를 가지고 있다.
(...) 이 사건 출원상표의 표장을 구성하는 부분의 사전적 의미를 우리나라의 영어보급실태를 감안하여 보면, 일반수요자는 이 사건 출원상표의 표장의 의미를 그 구성부분의 사전적 의미를 조합한 '응용 생물시스템', '생물시스템이 적용된'이라는 정도로 이해하거나 인식할 수 있을 뿐인 것으로 보이고, 이를 넘어서서 생명과 관련된 응용 의료기기나 시약 또는 피고가 주장하는 바와 같이 '생명(bio)과 관련된 정보처리를 수행하기 위한 방법/기기/체계(system) 등이 적용된(applied) 유전자분석기/키트(kit)' 등의 의미로 직감할 것이라고 보기는 어렵다.
(...) 이에 대하여 피고는, 이 사건 출원상표의 출원 이전에 다수의 대학교에서 생물학, 의학 및 공학을 연계한 바이오시스템(BIOSYSTEM) 학과가 개설되었는데, 위 학과에서는 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련한 사항을 연구 및 교육하는 것이므로, 바이오시스템(BIOSYSTEM)'이라는 용어는 일반수요자들 사이에서 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련된 것이라고 인식되기에 이르렀고, 따라서 이 사건 출원상표의 표장은 일반수요자들 사이에서 '응용 바이오시스템용 화학품' 등으로 인식될 수 있어서, 결국 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 용도, 성질 등을 직감시킨다고 주장한다.
살피건대, 을 제7 내지 11호증의 각 기재에 의하면 카이스트에서 2002. 1학기부터 바이오시스템학과를 개설하였는데, 위 학과는 바이오분야와 정보, 전자, 나노분야 등을 융합한 새로운 학문분야로서 그 세부분야로는 '바이오정보, 바이오전자, 바이오나노, 바이오멤스(MEMS)' 분야가 있는 사실, 동국대학교, 충북대학교, 충남대학교, 서울대학교에서도 그 무렵 동일한 명칭이 포함된 학과나 강좌가 개설되어 비슷한 내용의 연구와 학생들에 대한 교육이 이루어지고 있는 사실, 위 학과 등의 교육내용이 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련된 것인 사실을 인정할 수 있다.
그러나, 위와 같이 국내 여러 대학에 바이오시스템 학과나 강좌가 개설되어 해당 분야의 연구 및 학생들에 대한 교육이 이루어지고 있다고 하더라도, 이 사건 출원상표의 지정상품의 수요자에는 병원이나 진단기관에서 그 지정상품인 시약, 화학품, 키트 등 사용하여 진단이나 치료를 받는 사람, 진단이나 치료를 행하는 사람, 그러한 물건을 취급하거나 거래하는 사람들도 포함되는데, 이들이 모두 위 학과 교육을 받거나 학과와 관련한 연구분야에 종사하는 사람이라고 볼 수는 없고, 위 인정사실만으로는 위 학과와 관련된 사람들 외의 다른 일반수요자나 거래자들이 바이오시스템이라는 용어를 이 사건 출원상표의 지정상품의 용도, 성질 등과 관련하여 직관적으로 인식할 수 있을 것이라고 단정할 수 없다.
특허법원 2017. 5. 19. 선고 2017허1564 판결 [거절결정(상)]
갑 제12, 13호증, 을 제1, 2호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 전체로서만 호칭·관념되므로 지정상품 및 지정서비스업과 관련하여 식별력이 있다고 봄이 타당하다.
가) 다음과 같은 점에서 이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래관계자들에게 전체로서만 호칭·관념된다고 봄이 타당하다.
① 외관 면에서 볼 때 이 사건 출원상표 ‘파일:PRIMEWELL2.png’은 9개의 알파벳 문자가 글자체와 굵기, 기울기를 동일하게 하여 띄어쓰기 없이 연서된 것으로서 시각적으로 ‘PRIME’과 ‘WELL’이 구분되지 아니한다.
② 우리나라 영어교육 보급 수준을 고려하면 이 사건 출원상표는 ‘프라임웰’ 정도로 호칭될 것으로 보이는데, 이는 4음절로 음절수가 비교적 짧다.
또한, ‘PRIME’은 ‘(품질 등이) 최고의, 뛰어난’이라는 의미 외에도 ‘주된, 주요한, 기본적인, 전형적인, 가장 선택될 가능성이 큰, 가장 적합한, 한창때, 전성기, (사용 · 작동할 수 있게) 준비시키다’ 등의 다양한 뜻을 가진 영어단어이고, ‘WELL’은 ‘잘, 좋게, 좋은’이라는 의미 외에도 ‘제대로, 철저히, 완전히, 아주, 상당히, 쉽게, 아마, 당연히, 건강한, 우물’ 등의 다양한 뜻을 가진 영어단어로서, 두 단어 모두 이 사건 출원상표의 지정상품 및 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없다.
이러한 점들에다가 아래에서 보는 바와 같이 ‘PRIMEWELL’이 식별력이 있으며, 전체로서 어떤 구체적 관념이 형성되기 어려운 점을 보태어 고려하면, 비록 일반 수요자나 거래관계자들이 간략한 호칭이나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 경향이 있다고 하더라도, 이 사건 출원상표는 ‘PRIME’과 ‘WELL’ 중 어느 한 부분이 이 사건 출원상표의 요부가 된다거나 이 사건 출원상표가 두 부분 중 어느 한 부분만으로 호칭·관념된 다고 보기 어렵고, ‘PRIMEWELL’ 전체로서만 호칭·관념된다고 봄이 타당하다.
나) 다음과 같은 점에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 전체로서 식별력이 있을 뿐만 아니라 특정인이 독점적·배타적으로 사용하는 것을 금지할 필요성도 없다.
① ‘PRIMEWELL’ 자체는 영어사전에 등재되지 아니한 조어이다.
② 위에서 본 바와 같이 ‘PRIME’과 ‘WELL’이 다양한 뜻을 가진 영어단어인 점에다가 거래사회 실정상 이 사건 출원상표와 같이 ‘PRIME’과 ‘WELL’이 함께 사용되는 경우, 특히 상품이나 서비스업의 성질을 설명하는 표현으로 사용되는 경우가 있음을 인정할 증거가 없으며, 오히려 우리나라의 영어교육 보급 수준을 고려하면 일반 수요자로서는 ‘PRIMEWELL’이 영문법에 맞지 않는 어색한 표현임을 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보인다. 이러한 점에서 ‘PRIMEWELL’이라는 단어 또는 구(句) 자체는 ‘PRIME’ 이나 ‘WELL’은 물론 그들의 단순한 결합을 넘어서는 특이성이 인정되며, 이 사건 출원상표가 지정상품이나 지정서비스업과 관련하여 일반 수요자에게 어떤 구체적 관념, 특히 피고 주장과 같이 ‘매우 좋은’, ‘품질이 뛰어난’이라는 의미로 직감된다고 보기 어렵다. 설령 일반 수요자가 이 사건 출원상표를 통해 ‘매우 좋은’, ‘품질이 뛰어난’이라는 의미를 인식할 수 있다고 보더라도, 이는 지정상품이나 지정서비스업의 품질, 효능 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 봄이 타당하다.
③ 갑 제12, 13호증의 각 기재(가지번호 포함)에 의하면 ‘PRIMEWELL’이 원고의 상품출처표지로만 사용된다고 보인다.
다) 이에 대하여 피고는, ‘PRIME’이라는 영어단어가 자동차용 타이어 관련 업계의 생산자, 수요자 및 언론 등에서 높은 품질의 타이어를 가리키는 데 사용된다고 주장한다.
그러나 을 제3 내지 7호증의 각 기재에 의하여 인정되는 사정, 즉 ‘한국타이어 벤투스 프라임’이라는 상품명이 존재하고, ‘PRIME’이 자동차 경주용 타이어의 한 종류를 지칭하는 의미로 사용되는 경우가 있다는 점만으로는 피고 주장과 같이 ‘PRIME’이라는 영어단어가 통상 타이어와 관련하여 고품질 타이어를 가리키는 의미로 사용된다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.
특허법원 2008. 10. 10. 선고 2008허7577 판결 [거절결정(상)]
이 사건 출원상표는 직사각형을 좌우로 나누어, 그 왼쪽은 흰색 바탕의 사각형 안에 초록색의 “
”와 같은 도형과 ‘생태학의, 환경의’ 등의 의미를 가진 영문자 ‘ecological’ 또는 ‘생태학, 자연환경’ 등의 의미를 가진 영문자 ‘ecology’의 약어로 환경을 나타내는 용어인 “ECO”(‘E’를 일부 도안화하였으나 문자인식력을 압도할 정도는 아니다)를 초록색으로 채색하여 상하로 배치하고, 그 오른쪽은 초록색 바탕의 사각형 안에 ‘폐전기전자제품의 친환경적 재생과 처리를 목적으로 전기전자제품 등에 납(Pb), 수은(Hg), 카드뮴(Cd), 육가크롬(Cr6+)의 중금속과 브롬계 물난연제인 PPB와 PBDE의 사용규제에 관한 지침’을 의미하는 영문 약자 “RoHS”와 ‘응낙, 순종’ 등의 의미를 가진 영문자 ‘Compliance’를 흰색으로 채색하여 상하로 배치한 도형, 문자 및 색채의 결합상표이다.그 중, 문자부분만 분리하여 보면, 지정상품과 관련하여 ‘RoHS의 지침에 의하여 친환경적으로 만든 반도체나 RoHS 기준에 따라 친환경적으로 만든 집적회로' 등으로 지정상품의 품질, 효능, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하고, 도형 부분도 초록색의 “
” 부분을 제외하면 통상적인 직사각형을 분할한 것에 불과하고, 색채만으로 식별력을 인정하기도 어렵다고 할 것이다.그러나 이 사건 출원상표를 전체적으로 관찰하여 보면, 커다란 직사각형을 좌우로 분할하여 좌측에는 흰색 바탕에 초록색 도형과 문자를, 우측에는 초록색 바탕에 흰색 문자를 각각 대비되게 배치하여 강한 시각적 효과를 나타나게 하였고, 그 좌측에는 일부 도안화한 영문자 "ECO"와 식별력이 없다고 단정하기 어려운 도형 “
”을 상하로 배치하고, 그 우측에는 앞서 본 바와 같은 영문자들을 상하로 배치함으로써, 다수의 문자, 도형, 색채의 조화로운 구성으로 통상적으로 찾아볼 수 없는 현저한 외관을 나타내고 있으므로, 타인의 동종 상품과의 관계에서 지정상품의 출처표시기능을 할 수 없을 정도로 식별력이 미약하다고 할 수는 없다.그리고 위와 같은 식별력은 그 전체적인 표장 구성에서 도출될 뿐, 상표를 구성하는 각각의 개별 문자나 도형 또는 색채에 있는 것은 아니므로(원고 또한 표장 전체의 식별력을 주장할 뿐, 문자 부분 등 각각의 구성요소 자체에 대한 식별력 내지 독점력을 주장하지는 않고 있다), 위와 같은 전체적인 표장 구성을 모든 사람이 사용할 수 있도록 개방하여야 할 공익상의 필요성도 찾기 어렵다.
특허심판원 2019. 12. 17. 선고 2018원3732 심결 [거절결정(상)]
이 사건 출원상표는 '적은 양의 음식으로 겨우 시장기를 면함' 등의 사전적 의미인 ‘요기’ 부분과 ‘집’의 의미로 사용되는 어미 ‘당’을 결합하여 구성된 표장으로서, 전체적으로 보면 ‘시장기를 면할 정도의 음식을 제공하는 집’ 정도로 인식될 수 있다. 그리고 특허청의 상표등록검색 시스템을 통하여 조사하면, 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 대하여 등록된 상표, ‘피자당(제373054호)’, ‘채선당(제4028호)’, ‘온채당(제376919호)’, ‘팔면당(제373435호)’, ‘온미당(제63256호)’, ‘풍미당(제62768호)’, ‘참소당(제53193호)’, ‘팔천당(제57935호)’와 같이, ‘당’과 결합된 다수의 등록상표가 존재하여 어미 ‘당’은 다른 문자와 결합하여 서비스의 제공 장소를 나타내는 부분으로 식별력이 없거나 미약한 부분이라고 볼 수 있다.
그러나 한글로 표기된 ‘요기’ 부분은 ‘시장기를 면한다’는 사전적 의미 이외도 ‘여기’라는 뜻의 지시대명사를 귀엽게 표현하기 위해 사용되거나, ‘요기당’은 ‘바로 여기 이곳이다’를 강조하는 정도의 용어로 사용되는 거래 실정도 발견된다. 그렇다면 이 사건 출원상표 ‘요기당’은 사전에 그 의미가 등재되어 있지 않은 단어이고, ‘요기’ 부분도 ‘음식점업’과 관련하여 어느 정도 서비스의 제공내용을 간접적으로 암시하는 정도에 그칠 뿐만 아니라, 거래계에서 ‘음식을 제공하는 장소’로 일반적으로 사용되고 있는 자료를 찾아 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당한다고 할 수 없다.
특허심판원 2019. 11. 6. 자 2018원3730 심결 [거절결정(상)]
우선 ‘THE SCHOOL OF SCENT & ART’에 대한 식별력 여부를 살펴보면, ‘THE SCHOOL OF SCENT & ART’는 주요 영어단어가 비교적 쉬운 단어인 ‘SCHOOL(학교)’, ‘SCENT(향기)’, ‘ART(예술)’로 구성되어 있으며, 일반 수요자들의 영어수준을 감안하면 이를 ‘향기와 예술의 학교’ 등으로 인식될 것으로 보인다. 한편 ‘SCHOOL’이라는 단어와 ‘SCENT’라는 단어가 결합된 ‘향기학교’는 향기를 감별하거나 향기를 가르치는 학교로 인식할 수 있으나, 실제 향기를 감별하거나 향기를 가르치는 학교는 찾아 볼수없는 점, ‘SCENT’가 이 사건 출원상표의 지정상품 중 ‘향초공예교육지도업 등’과 관련하여 볼 때, 향초에서 나는 향기와 연관될 수는 있으나 그 품질이나 효능을 직접적으로 표시한 것으로 보기에는 무리가 있는 점, 인터넷 포털사이트 네이버 영어사전검색에 의하면 ‘SCENT’의 의미로 ‘향수’가 세 번째로 검색되고 영국에서 주로 사용된다고 기재되어 있긴 하나, 우리나라에서 향수는 주로 ‘perfume’이라는 단어가 많이 사용되고 있으며 아울러 이 사건 출원상표의 지정상품은 향수와 관련된 서비스업도 아니라는 점 등을 고려하면, 이 사건 출원상표의 구성부분 중 ‘THE SCHOOL OF SCENT & ART’는 그 지정상품과 관련하여 암시적 표현으로 보아야 한다. 나아가 인터넷 포털사이트 NAVER에 ‘THE SCHOOL OF SCENT & ART’에 대하여 검색해 보면, 아래와 같이주로 청구인이 개설하여 운영 중인 양초공예 관련 민간자격증 과정(The School of Scent & Art, TSSA1))에 대한 내용이 대부분임을 확인할 수 있다.
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그렇다면 문자부분 ‘THE SCHOOL OF SCENT & ART’가 이 사건 출원상표의 지정상품의 직접적인 성질표시라고 보기 어렵고, 검정색 바탕의 사각형 내부에 좌측상단에서 우측 상단으로 경사가 기울어진 사각도형이 배치되어 그 안에 문자부분 ‘THE SCHOOL OF SCENT & ART’를 3단으로 배치된 구성까지 감안하여 보면 일반 수요자나 거래자들에게 자타 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식될 수 있다고 판단된다. 또한 이 사건 출원상표를 지정상품과 관련된 거래업계나 일반 수요자들이 흔히 사용하고 있어 거래계의 모든 사람이 사용할 수 있도록 할 필요가 있다거나 지정상품과 관련하여 필요한 표시로 모두가 사용을 원한다고 볼만한 사정을 찾을 수 없고, 동종업자들이 자신의 상품에 대하여 이 사건 출원상표의 표장과 같은 방식으로 표시할 필요가 있다고 할 수도 없으므로, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 표장으로 보기도 어렵다.
특허심판원 2013. 8. 14. 자 2012원9257 심결 [거절결정(상)]
원결정은 이 사건 출원상표는 “전문적으로 하는 단거리 경기”라는 뜻을 직감하게 하여 지정상품 “스포츠신발(sports shoes), 슬리퍼, 신발(shoes), 양말”에 사용하는 경우 그 상품의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제6조 제1항 제7호에 해당한다 하여 같은 법 제23조의 규정에 의하여 상표등 록을 거절하였다.
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이 사건 출원상표 “
”는 영어 알파벳 대소문자로 된 ‘ProSprints’와 ‘Pro’ 윗부분에 삼각형 형상을 길쭉하게 곡선으로 변형한 도형을 결합한 문자와 도형의 결합표장이다. 먼저 문자부분 ‘ProSprints’에 대하여 살펴보면, ‘P’와 ‘S’가 각각 알파벳 대문자로 표시되어 있어 시각적으로도 ‘Pro’와 ‘Sprints’로 분리하여 관찰될 수 있는데, 그 중 ‘Pro’는 ‘전문가, 전문가의, 전문적인, 직업적인’ 등의 의미로 지정상품과 관계없이 널리 통용되고 있고, ‘Sprints’ 부분은 ‘전력 질주하다, 전력질주, 단거리 경기’ 등을 의미하는 ‘Sprint’에 ‘s’를 붙인 것으로 쉽게 이해되어 지정상품인 신발류의 용도나 품질을 직접 표시하는 정도이므로 ‘Pro’와 ‘Sprints’는 모두 성질표시적 표장에 해당하여 식별력이 없으며, 문자부분 ‘ProSprints’ 전체적으로도 원결정에서 지적 한 것처럼 신발류인 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자는 ‘단거리 경기를 전문적으로 할 수 있게 하는 신발’, ‘숙련된 선수처럼 단거리 경기를 할 수 있게 하는 신발’ 내지 ‘전문적으로 전력질주하기에 적합할 정도로 우수한 신발’ 등의 의미로 직감 되어 지정상품의 용도나 품질 등 성질을 표시하는 표장에 해당한다고 볼 여지가 충분히 있다.그러나, 이 사건 출원상표의 도형부분은 삼각형 모양을 모티브로 하고 있으나, 두 변은 길게, 한 변은 짧게 나타내어, 길게 표시한 두 변 사이의 꼭지점 부분이 가늘고 날렵한 모양을 하고 있으며, 긴 변들을 직선이 아니라 곡선으로 표시하여 좌측으로 갈수록 폭이 좁아지면서 휘어지게 함으로써, 전체적으로 역동적인 느낌을 주도록 표현된 독특한 모양의 도형으로서, 자타 상품간 출처표시 기능을 할 수 없을 정도로 간단하고 흔한 표장이라고 단정할 수 없다.
더욱이 이 사건 출원상표는 도형부분 외에도 식별력이 약한 영문자로 된 문자부분이 조화롭게 배치되어 있는 점에 비추어 보면, 이 사건 출원상표가 지정상품인 신발류의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 것이 아니어서 거래업계에서 꼭 필요한 표시라고 볼 수 없고, 일반 수요자들은 이 사건 출원상표를 단지 지정 상품인 신발류의 성질을 설명하는 표시 정도로 인식하기보다는 청구인의 출처를 표시하는 상표로 인식할 것이므로, 타인의 동종 상품과의 관계에서도 식별이 가능하다고 판단된다.
따라서 이 사건 출원상표는 일부 식별력이 없는 부분이 있다 하더라도 문자부분과 도형이 결합한 전체적으로 거래상 자타상품의 식별력을 가지는 표장이라 할 것이므로 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당하는 상표라고 할 수 없다.
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한편 표장의 식별력은 그 전체적인 구성에서 도출될 뿐, 표장을 구성하는 각각의 개별 문자나 도형 또는 색채에 있는 것이 아니라 할 것인데(특허법원 2008. 10. 10. 선고 2008허7577 판결 등 참조), 이 사건 출원상표는 문자부분 ‘ProSprints’의 ‘Pro’ 바로 상단에 도형을 배치함으로써 시각적인 효과를 나타나게 한 결과, 도형과 영문자의 조화로운 구성을 통하여 통상적으로 쉽게 접하기 어려운 외관을 형성하고 있으므로 타인의 상품과의 식별기능을 갖추고 있다고 판단된다.
그러므로 이 사건 출원상표는 지정상품의 성질을 표시하는 기술적 표장이라고 할 수 없는 한 상표법 제6조 제1항 제7호에서 규정하는 소정의 식별력이 없는 상표라고도 할 수 없다.
1.2. 식별력 불인정[편집]
대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결 [거절결정(상)] [공2019하,1591] #ChargeNow
우리나라의 영어 보급수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면 수요자들로서는 이 사건 출원상표·서비스표 “
”의 관념을 ‘지금 충전하라’는 의미로 인식할 수 있다. 이 사건 출원상표·서비스표가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 수요자들은 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업’으로 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 직감하게 된다. 이러한 이 사건 출원상표·서비스표의 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보아야 한다.특허법원 2020. 4. 23. 선고 2019허9074 [거절결정(상)]
1) 위 인정사실[5]에 비추어보면, 이 사건 출원상표인 ‘올레드’는 그 지정상품인 ‘텔레비전 수신기’의 생산․판매업 등에 종사하는 자들이나 일반 수요자들 사이에서 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)'의 한글 음역으로 인식되고 있다고 봄이 상당하다.
따라서 이 사건 출원상표는 위 지정상품의 원재료, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.
2) 그리고 일반 수요자들은 그 지정상품과의 관계에서 이 사건 출원상표를 보고 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)' 패널이 사용된 텔레비전으로 인식할 것이므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관계에서 식별력을 인정하기 어렵고, 공익상 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것은 타당하지 않다.
따라서 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하여 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하여 상표등록받을 수 없다.
특허법원 2019. 8. 23. 선고 2019허2707 판결 [거절결정(상)]
이 사건 출원상표가 지정상품인 양말에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘두 발에 최고의 양말’과 같은 의미로 인식되거나 이와 관련이 있는 것으로 직감된다고 할 것이고, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 성질이나 용도를 직접적으로 표시한 것으로 지정상품의 특성을 광고할 때 등 그 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장으로서 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니할 뿐만 아니라, 특별한 도안화 없이 평이한 서체의 영문자 알파벳 대문자로만 이루어져 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않으므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질이나 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.
가) 이 사건 출원상표는 ‘THE BEST’ 부분, ‘SOCKS' 부분, ‘ON TWO FEET’ 부분으로 구성된 문장 형태의 표장으로서, 그중 ‘THE BEST’는 ‘최고의’라는 의미를 가지는 쉬운 영어단어이고, ‘SOCKS'도 ‘양말’ 등의 의미를 가지는 쉬운 영어단어인 ‘SOCK’의 복수형에 불과하며, ‘FEET’ 역시 ‘발’이라는 의미를 가지는 쉬운 영어단어인 ‘FOOT’의 복수형으로서 ‘두 발’ 또는 ‘양 발’ 의미를 가지는 쉬운 영어단어인바, 우리나라의 영어보급실태와 교육수준에 비추어 원고 스스로 인정하는 바와 같이[6] 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 출원상표인 ‘THE BEST SOCKS ON TWO FEET’를 ‘두 발에 최고의 양말’로 관념할 수 있을 것으로 보인다.
나) 비록 외국의 사례이기는 하나 이 사건 심결일 이전에 의류 관련 인터넷 블로 그나 건강 관련 잡지의 웹사이트에 ‘best’와 ‘socks’를 함께 사용하여 특정 양말을 소개 또는 광고하는 문구나 글이 게재되었고, 실제로 이 사건 심결일로부터 그리 멀지 않은 시기에 국내에서도 이 사건 출원상표가 관념되는 것과 유사하게 양말 제품에 ‘#내발에착붙’과 같은 표현이 제품소개 내지 광고문구로 사용되기도 하였는바, 이러한 사정은 이 사건 심결일 이전에도 크게 다르지 않았을 것으로 보인다.
다) 원고 측의 이 사건 출원상표의 사용례를 보더라도 원고 측도 이 사건 출원상표를 단독으로 양말 제품의 출처 표시를 위한 상표로 사용하는 것으로 보이지는 아니하고, ‘GOLDTOE’와 같은 다른 상표와 같이 사용하여 광고 대상 양말 제품의 품질 등을 표시하거나 광고문구로 사용하는 것으로 보인다.
특허법원 2014. 10. 30. 선고 2014허3330 판결 [등록무효(상)] [7]
이 사건 등록상표(파일:SUN SCIENCE.png)는 '해(태양)'를 의미하는 영어단어 'SUN'과 '(특정 분야의)과학, 학문'을 뜻하는 영어단어 'SCIENCE'가 결합된 문자표장으로 원래 단어의 의미대로만 관념되면 '해(태양) 과학' 등의 의미로 인식될 수 있다.
그런데, ① 영어단어 science`가 원래의 '과학, 학문'이라는 의미 뿐만 아니라 국내에서 상품의 우수한 품질이나 효능을 강조하기 위해 상품 광고나 상품의 명칭, 상표의 일부로 자주 사용되는 것으로 보이는 점, ② 상품류 구분 제3류의 화장품 등에 관하여 'science'를 표장의 일부로 하는 상표가 다수 등록되어 있는 점(갑 제4호증) 등에 비추어 보면 '파일:SUN SCIENCE.png'가 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 2 목록 기재 상품[9]과 같이 주된 용도가 햇볕으로 인한 피부 손상 방지인 화장품에 사용될 경우 '햇볕으로부터 피부 보호 효과(피부 손상 방지 효과)가 우수한' 등의 의미로 쉽게 인식된다고 할 것이다.
따라서, 이 사건 등록상표는 별지 2 목록 기재 지정상품의 품질 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 봄이 타당하다[10].
그러나, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 2 목록 기재 지정상품을 제외한 나머지 지정상품(이하 '이 사건 나머지 지정상품'이라 한다)[11]은 화장품류가 아니거나 주된 용도가 햇볕으로 인한 피부 손상 방지에 해당하지 않는 화장품이어서 이 사건 등록상표가 이 사건 나머지 지정상품에 대하여 사용되더라도 그 상품의 산지 품질 효능 용도 등을 직감시킨다고 보기 어렵고, 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 적절하지 않다고 할 수도 없다.
따라서, 이 사건 등록상표는 이 사건 나머지 지정상품에 대하여는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.
2. 상표법 제33조 제1항 제4호 (현저한 지리적 명칭)[편집]
구 상표법 제6조 제1항 제4호에서 말하는 ‘현저한 지리적 명칭’이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것으로서 지정상품이나 지정서비스업과의 사이에 특수 관계가 있음을 인식할 수 있어야 하는 것은 아니지만, 그 지리적 명칭이 우리나라 수요자나 거래자들에게 널리 알려졌어야 한다(대법원 2000. 6. 13. 선고 98후1273 판결 등 참조).
지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결 참조).
현저한 지리적 명칭에 대하여 상표등록을 허용하지 않고 있는 나라는 우리나라와 중국 외에는 거의 찾아보기 어렵다는 점에서 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 비교법적으로 볼 때 매우 특이한 입법례에 속한다. 전 세계 거의 모든 국가에서는 표장에 현저한 지리적 명칭이 포함되어 있다는 이유만으로 상표등록이 거절되지는 않고 (...) 상표 또는 서비스표의 등록적격성의 유무는 각국의 법률제도 등에 따라 달리 판단될 수 있는 문제이기는 하나, 법률해석을 통해 다른 나라들과 균형을 맞출 수 있다면 적극적으로 그와 같이 해석할 필요가 있다. 다른 나라에서는 모두 등록이 허용됨에도 우리나라에서만 등록이 허용되지 않는 방향으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 기계적·형식적으로 운용하는 것은 국제적인 기준이나 상표법제의 세계적 통일화 흐름에도 동떨어진 것이어서 바람직하지 않다 (...) 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 식별력 없는 상표의 하나로 규정한 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 대하여는 입법론적으로 이를 삭제하는 것이 바람직하다는 견해가 유력하게 제기되어 왔다. 그런데 우리나라는 예전부터 지리적 명칭을 상표의 구성으로 사용하는 사례가 많았고, 누구나 자유롭게 현저한 지리적 명칭을 사용하도록 보장할 필요가 있는 영역들이 여전히 많이 존재하는 것도 부인할 수 없다. 이러한 사정을 고려하면, 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 전면적으로 폐지하기보다는, 위 규정이 입법 목적에 부합하는 방향으로 운용될 수 있도록 대학교 명칭 등과 같이 독점적응성이 매우 강한 표장에 대해서는 위 규정에 해당하지 않는 것으로 해석하면서 위 규정 자체는 존치하는 것이 합리적인 대안이 될 수 있다(대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결, 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견).
현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표 또는 서비스표(이하 이 둘을 줄여 ‘상표’라고만 한다)는 등록을 받을 수 없다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호. 현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 입법취지가 있다. 이에 비추어 보면, 위 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있다. 그러나 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다종다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다(대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결, 다수의견).
2.1. 식별력 인정[편집]
대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결 [거절결정(상)] [공2018하,1402] [소송경과]
(1) 원고의 이 사건 출원서비스표(출원번호 제2012-19247호)는 지정서비스업을 ‘대학교육업, 교수업' 등으로 하여 'AMERICAN UNIVERSITY'라고 구성되어 있다. 그중 ‘AMERICAN’ 부분은 ‘미국의’ 등의 뜻이 있어 수요자에게 미국을 직감하게 하는 현저한 지리적 명칭에 해당하고, ‘UNIVERSITY’ 부분은 ‘대학’ 또는 ‘대학교’라는 뜻이 있어 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 ‘대학교육업, 교수업’과의 관계에서 기술적 표장에 해당한다.
(2) 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 대학교(이하 ‘이 사건 대학교’라 한다)의 명칭이기도 하다. 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 디시(Washington D.C.)에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 교명으로 사용하고 있다.
(3) 이 사건 대학교는 50개 이상의 학사학위·석사학위와 10개 이상의 박사학위 과정 등을 개설·운영하고 있고, 도서관, 박물관, 미술관, 방송국, 아시아학센터, 세계평화센터 등의 부속시설을 운영하고 있다. 이 사건 대학교의 재학생 수는 1만여 명에 이르고, 한국 학생도 2008~2009년에 123명이 입학한 것을 비롯하여 매년 꾸준히 입학하고 있다. 이 사건 대학교는 이화여자대학교, 서강대학교, 연세대학교와 해외연수프로그램을 운영하고, 숙명여자대학교, 고려대학교와 공동으로 복수학위과정을 운영하고 있다.
(4) 이 사건 대학교는 2003년부터 2012년까지 매년 미화 18,150,000달러 이상을 광고비로 지출하였고, 이 사건 대학교의 웹사이트(www.american.edu) 방문 횟수는 2012년도에 8,500,000회 정도 된다. 이 사건 대학교는 2013년 ‘유에스 뉴스 앤드 월드 리포트’(U.S. News & World Report)가 발표한 미국 대학 순위에서 77위에 올랐고, 특히 국제업무 분야가 유명하여 여러 매체로부터 상위권으로 평가받고 있다.
(5) 인터넷 포털사이트인 네이버(www.naver.com)에서 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 검색하면, 2013. 6. 17. 기준으로 59,761건의 블로그 검색결과, 22,770건의 카페 검색결과, 5,876건의 지식인 검색결과가 나타난다. 그 대부분은 이 사건 대학교와 관련된 내용으로서 해외유학 등에 관심이 있는 사람들이 이 사건 대학교에 관한 정보 등을 얻기 위하여 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 빈번하게 검색하고 있음을 알 수 있다.
(6) 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용내역 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생 등 수요자에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있다.
(7) 따라서 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다.
(...) 이 판결에는 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견과 대법관 조희대의 별개의견이 있는 외에는 관여 법관의 의견이 일치되었고, 다수의견에 대한 대법관 김소영, 대법관 박상옥, 대법관 김재형, 대법관 박정화의 보충의견과 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견에 대한 대법관 김창석의 보충의견이 있다.
4. 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견
구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제되는 판단기준으로서의 식별력은, 현저한 지리적 명칭에 식별력 없는 다른 표장이 결합되어 표장의 구성 자체에 의하여 새로운 식별력이 형성되었느냐 하는 점을 의미하는 것이지, 상표를 사용한 결과 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 수요자들이 인식하게 되었느냐 하는 점을 의미하는 것이 아니다. 구 상표법 제6조 제1항 제4호 해당 여부의 판단기준이 되는 표장의 구성에 의한 식별력은 표장 그 자체의 ‘본질적인 식별력’으로서 같은 조 제2항이 규정하고 있는 ‘사용에 의한 식별력’과 명확히 구분된다. 다수의견은 이 점을 혼동하고 있다. (...) 다수의견의 주장과 같이 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업과 관련하여 수요자들에게 원고가 운영하는 대학교의 명칭으로 상당한 정도 알려짐으로써 식별력을 갖게 되었다면, 이는 구 상표법 제6조 제2항이 규정한 ‘사용에 의한 식별력’을 갖게 되었다는 것을 의미한다. 따라서 ‘그 상표를 사용한 상품에 한정하여’ 상표등록을 받을 수 있다는 점도 그 당연한 결과이다. 이처럼 다수의견은 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 요건의 충족을 전제로 같은 조항이 규정한 법적 효과를 인정하고 있을 뿐임에도, 같은 요건의 충족을 전제로 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제된다고 주장한다. 구 상표법 제6조 제2항이 제1항 제4호의 적용 배제요건을 정하고 있는 것이 아니고 별개의 등록요건을 정하고 있는 것인 이상, 이는 설명하기 어려운 모순이라고 할 수밖에 없다. 다수의견은, 판단기준으로서 표장의 구성 자체에 의한 ‘본질적인 식별력’이 문제되는 영역에 ‘사용에 의한 식별력’이라는 판단기준을 혼합함으로써 적용 영역과 법적 효과가 다른 두 규정의 구별을 불가능하게 한다. 그리고 이러한 해석은 사용에 의한 식별력이 인정되는 경우 구 상표법 제6조 제2항에 의해서 상표등록을 받을 수 있는 한편, 제1항에 의해서도 상표등록을 받을 수 있다는 결과를 초래한다. 이는 구 상표법 제6조 제1항과 제2항의 문언에 명백히 어긋나는 것으로 도저히 받아들일 수 없는 해석이다. 또한, 다수의견과 같이 ‘사용에 의한 식별력’이라는 판단기준을 적용하는 한 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어의 결합에 의하여 ‘본질적인 식별력’을 가질 수 있다는 다수의견이 전제하는 판단기준은 실제로 아무런 역할도 하지 못하게 된다.
(...) 나아가 현저한 지리적 명칭에 식별력이 없는 ‘대학교’라는 표장이 결합되면 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 식별력을 형성하는지 살펴본다.
예컨대, “제주대학교”라는 명칭은 “제주대학교”가 실재하고 있는 한, 법령의 제한으로 인해 같은 명칭을 사용하는 다른 대학교가 존재할 수 없고 장래에도 존재할 수 없다. 그 결과 ‘제주’라는 현저한 지리적 명칭과 ‘대학교’라는 식별력 없는 표장이 결합되어 특정 대학교를 표상하는 명칭이 되고, 수요자들도 당연히 다른 대학교들로부터 그 특정 대학교를 구별하는 명칭으로 인식하게 된다.
또한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하여 대학교 명칭을 구성하는 사례가 국내외에 걸쳐 흔히 존재하므로, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대해서는 수요자들이 그것을 지리적 의미로 인식한다기보다는 그 구성 부분이 불가분적으로 결합된 전체로서 특정 대학교의 명칭으로 인식하거나 특정인의 상품출처표시로 직감할 가능성이 매우 높다.
다시 말해 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장을 대하는 수요자들은 설령 그 표장을 교명으로 하는 대학교를 구체적⋅개별적으로 알지는 못한다고 하더라도, 그 표장의 구성 자체만으로도 단순히 어느 지역에 있는 대학교를 나타내는 것이 아니라 특정 대학교를 나타내는 것이라고 인식하는 경향이 강하다.
결국 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장은 그 결합에 의하여, 즉 표장의 구성 자체에 의하여 ‘본질적인 식별력’을 갖는다고 할 수 있다.
(...) 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여 하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다.
따라서 현저한 지리적 명칭이 포함된 표장이라고 하더라도 특정 개인에게 독점을 허용하여도 무방할 만큼 독점적응성이 매우 높고, 경쟁업자의 자유로운 사용을 보장할 필요가 거의 없는 경우라면, 그러한 표장에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 해석하더라도 위 규정의 취지에 반하지 않는다.
대학교를 설립하기 위해서는 시설·설비 등 일정한 설립기준을 갖추어 교육부장관의 인가를 받아야 하는 등 그 설립·운영 등에 관한 엄격한 법령의 제한이 있고, 이러한 제한으로 인해 사실상 동일한 명칭을 가진 대학교가 존재하거나 새로 설립될 수 없다.
그러므로 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교 명칭을 구성하는 경우 그 대학교의 운영 주체 이외의 다른 사람이 그 대학교 명칭을 사용해야 할 필요성은 거의 없고, 달리 그 대학교의 운영 주체에게 그 대학교 명칭을 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다거나 폐해가 발생한다고 볼 만한 사정도 발견되지 아니한다. 따라서 이러한 표장에 대하여 상표등록을 허용하더라도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지에 반한다고 볼 수 없고, 오히려 실질적으로 부합한다고 할 수 있다.
(...) 결국 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고, 해당 대학교의 운영 주체가 그 명칭에 대하여 상표등록을 출원하는 경우에는 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아야 한다.
5. 대법관 조희대의 별개의견
(...) 오늘날 대학교는 학문의 전당으로서의 전통적인 역할에 머무르지 않고 다양한 수익사업을 하고 있는데, 대학교의 운영 주체로서는 대학교의 고유 업무 외의 영역과 관련하여서도 상표등록을 받는 것이 필요할 수 있다. 이러한 영역과 관련하여서는 대학교 명칭이 그 자체로 수요자들 사이에서 특정인의 상품출처표시로 인식된다고 볼 근거가 없다. 대학교는 이러한 영역에서는 일반적인 상표출원인과 동등한 지위에 있게 되므로, 상표등록을 받을 수 있는 자격에서 우선적 지위를 누릴 수 없다. 따라서 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무와 무관한 분야와 관련하여 등록출원된 것이라면, 그 자체로는 여전히 본래의 지리적 의미 등이 남아 있어 식별력을 인정하기 어렵고, 그 표장이 수요자들에게 구체적으로 알려져 특정인의 상품출처표시로 인식되기에 이른 경우에만 예외적으로 상표등록이 가능하다고 보아야 한다.
이렇듯 대학교 명칭은 지정상품의 종류나 사용 분야에 따라 식별력의 인정 요건이나 근거가 달라진다고 보아야 하므로, 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 지정상품의 종류나 사용 분야를 묻지 않고 그 구성 자체로 본질적인 식별력이 인정된다고 할 수는 없다.
6. 다수의견에 대한 대법관 김소영, 대법관 박상옥, 대법관 김재형, 대법관 박정화의 보충의견
가. 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견(이하 ‘제1 별개의견’이라 한다)은 (...) 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 취지만을 과도하게 강조한 나머지 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미를 벗어나 현저한 지리적 명칭과 결합된 대학교 명칭에 대해서는 일률적으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 해석하여 위 규정의 적용 범위를 지나치게 한정하고, 전체 상표법과의 균형을 무너뜨리는 것으로서 동의할 수 없다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다. (...) 새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부는 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식을 떠나서는 좀처럼 생각하기 어렵다. 따라서 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장도 그 구성 자체만으로 특정인의 출처표시로 인식되는 것이 아니라, 그 구성 자체로는 본래의 지리적 의미와 기술적 표장으로 식별력이 없으나, 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식 여하에 따라 새로운 출처가 형성될 수 있는 것으로 보는 것이 합리적이다.
제1 별개의견은 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합된 경우에는 일반 수요자의 인식을 떠나 그 구성 자체만으로 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 주장하면서 본질적인 식별력이란 표현을 쓰고 있으나, 일반 수요자의 인식을 전제하지 않고 표장 그 자체에서 어떠한 새로운 관념이나 새로운 식별력이 형성된다는 것인지 선뜻 이해하기 어렵다.
만약 제1 별개의견이 그러한 표장을 보고 직감적으로 그 의미를 알 수 있는 것을 본질적인 식별력이라고 한다면 현저한 지리적 명칭과 흔히 있는 업종이나 기술적 표장이 결합된 상표에서는 대학교 명칭뿐만 아니라 거의 모든 경우에 본질적인 식별력을 취득하였다고 보아야 할 것이다. 이를테면 ‘단양 학원’이나 ‘영월 박물관’도 현저한 지리적 명칭의 본래 의미나 기술적 표장인 고유 업종으로 인식되지 않고, 이들이 결합되어 하나의 식별력을 형성하므로, 구체적인 수요자의 인식을 떠나 그 자체로 상표등록이 가능하여야 할 것이다. 그렇지만 이러한 결론이 현저한 지리적 명칭에 대한 상표등록을 허용하지 않는 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지에 맞는지에 대해서는 근본적인 의문을 제기하지 않을 수 없다.
(...) 제1 별개의견이 지적하는 바와 같이 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 그 표장을 교명으로 하는 특정 대학교가 수요자들에게 어느 정도로 알려져 있는지를 기준으로 상표등록 여부를 판단하게 되면 구 상표법 제6조 제2항과의 경계가 다소 모호해질 수 있고, 경우에 따라서는 다소 부적절한 결론이 도출될 가능성이 있음은 부인하기 어렵다. 그러나 이는 근본적으로 현저한 지리적 명칭에 대하여 상표등록을 받을 수 없다고 규정한 구 상표법 제6조 제1항 제4호로부터 비롯되는 것으로서, 입법으로 해결하지 않는 이상 해석론으로는 어느 정도 불가피한 측면이 있다. 이러한 불합리를 피하기 위하여 개개의 업종이나 기술적 표장이 결합된 사안마다 해석을 달리하기보다는, 오히려 동일한 기준을 유지하면서도 새로운 관념 또는 새로운 식별력 형성에 요구되는 수요자들의 인식 정도를 탄력적이고 유연하게 판단함으로써 구체적인 타당성을 도모하고자 하는 다수의견이 위 규정의 입법 취지에 더 맞는 해석이라고 할 것이다.
대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 [거절결정(상)] [공2015상,355] [소송경과]
원심은, (1) 판시와 같은 사실관계에 의하여 알 수 있는 사정들에 비추어 보면, 지정상품을 농산물이유식 등 원심 별지 기재 지정상품으로 하고 “서울대학교”로 구성된 이 사건 출원상표(출원번호 생략)는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 흔히 있는 명칭인 ‘대학교’가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니하여, 위 각 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 하며, (2) 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니하는 이상, 상표법 제6조 제2항에 의하여 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요가 없다는 취지로 판단하였다.
(...) 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들을 비롯한 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 지정상품에 관한 상표의 식별력 판단과 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호 및 제2항에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.
특허법원 2019. 6. 13. 선고 2019허2325 판결 [등록무효(상)]
국내 종합편성채널인 JTBC는 2017. 6. 25.부터 같은 해 9. 24.까지 ‘효리네 민박’이라는 텔레비전 프로그램을 방영하였는데, 위 프로그램은 인기 연예인인 이효리, 이상순 부부가 제주시 애월읍 소재의 민박집을 운영하며 살아가는 모습을 보여주는 프로그램으로서, 방영 당시 최고 시청률은 10.0%이었고, 네이버에서 ‘애월’을 키워드로 하여 검색기간 1990. 1. 1.부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2017. 9. 19.(갑 제2호증)에 근접한 같은 달 21.까지 검색한 결과의 개수는 뉴스 검색결과의 경우 49,383건, 웹사이트 검색결과의 경우 540,689건에 이르고, ‘애월해안도로’가 포털사이트의 지식백과에 ‘제주도 해안도로 중 가장 아름답기로 유명하고, 자전거 전용도로, 레스토랑, 카페, 호텔, 민박 등이 많은 명소’로 소개되어 있으며, ‘애월읍’이 최고 시청률이 10.0%에 달하는 방송 프로그램의 촬영 장소였다 하더라도, 그와 같은 사정만으로 ‘애월’이 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있어 지정상품의 식별력이 인정될 수 없는 현저한 지리적 명칭이라고 단정하기는 힘들다. 살펴본바와 같이 이 사건 등록상표의 ‘애월’ 부분은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2017. 9. 19. 당시에 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 해당한다고 볼 수 없다.
특허법원 2018. 10. 5. 선고 2018허4867 판결 [등록무효(상)]
가) 갑 제4 내지 22호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상에 의하면, ① ‘지평’은 지평면의 지리적 명칭의 약칭으로 사용되기도 하는 사실, ② 지평면에는 ‘지평의병·지평리전투 기념관’, ‘지평지구전투전적비’, ‘지평양조장’, ‘지평향교’, ‘송현리 효자 정문’, ‘수곡서원’, ‘선정비림’, ‘이적장군 묘비’, ‘구둔영화마을’, ‘가나안농군학교’, ‘양평수곡낚시터’, ‘구둔역’, ‘양평TPC 골프 클럽’ 및 ‘양평 미리내캠프’ 등의 유적지 내지 관광지가 있는 사실, ③ 지평면에서 ‘봉미산 성황대제’, ‘가루매마을 배꽃문화축제’ 및 ‘양평 해바라기 축제’ 등의 행사 내지 축제가 열리는 사실, ④ 인터넷 포털사이트 다음에서 ‘지평면전원주택’을 검색하면 약 8,180건의 블로그 글이 검색되는 사실은 인정된다.
나) 그러나 을 제2, 33, 37, 38, 43, 46, 52호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음의 각 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 경기 양평군 지평면이 국내 수요자나 거래자에게 널리 알려진 지리적 명칭에 해당한다거나 ‘지평’이 수요자나 거래자에게 지평면을 가리키는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 보기 어려우므로, ‘지평’이 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다고 볼 수 없다.
① ‘지평’은 1908년 9월경 ‘양근군’과 ‘지평군’이 합병하여 양평군으로 된 이후부터 2006년 12월경 ‘지제면’이 ‘지평면’으로 개칭되기 전까지는 ‘리’ 단위 행정구역에 불과한 경기 양평군 지제면 지평리의 지리적 명칭에 불과하였고, 그 이후에도 ‘면’ 단위 행정구역의 지리적 명칭에 불과하다. 더욱이 2017년을 기준으로 전국에 1,192개의 ‘면’ 이 존재하므로, ‘지평’이 지평면으로 개칭된 이후 약 9년간 지평면의 지리적 명칭으로 사용되었다고 하더라도 전국적으로 약 1,192개에 달하는 면의 지리적 명칭 중 하나에 불과하다.
② 또한, ‘지평’은 사전적으로 ‘대지의 편평한 면’, ‘사물의 전망이나 가능성 따위를 비유적으로 이르는 말’ 등의 의미를 가지는 단어이다.
③ 지평면에 위 인정사실에서 본 바와 같은 유적지 및 관광지가 존재하고 다양한 행사 및 축제가 열리기는 하나, 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제가 유명하다고 볼 만한 자료가 없을 뿐만 아니라, 나아가 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제 등의 유명성으로 인하여 지평면이 유명하게 되었다고 볼 만한 자료도 없다. 지평면에는 지평이라는 지리적 명칭을 사용한 ‘지평의병·지평리전투 기념관’, ‘지평지구전투전적비’, ‘지평양조장’ 및 ‘지평향교’ 등이 존재하기도 하지만, 최근에는 ‘양평TPC 골프 클럽’, ‘양평 미리내캠프’ 및 ‘양평 해바라기 축제’와 같이 군 단위의 지리적 명칭인 ‘양평’이 주로 사용되는 것으로 보인다. 또한, 피고 측이 생산한 ‘지평막걸리’도 양평 지평막걸리, 양평의 지평막걸리 등으로도 지칭되는 것으로 보인다.
④ 달리 지평면과 관련하여 교과서, 언론 보도, 설문조사 등 수요자나 거래자의 인지도를 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.
특허심판원 2016. 11. 17. 자 2015원6391 심결 [거절결정(상)] #고맙다! 양양 THANK YOU! YANGYANG
㉮ 이 사건 출원업무표장 '(이미지 생략)’은 초록색의 하트모형안에 한글과 느낌표(!)가 결합한 ‘고맙다! 양양’과 영문자와 느낌표(!)가 결합한 ‘THANK YOU! YANGYANG’이 상하로 결합된 표장이다.
㉯ 이 사건 출원업무표장 구성 중 문자 ‘양양(YANGYANG)’은 강원도 중동부에 있는 군(郡)인 ‘양양군’을 지칭하는 명칭으로 이는 현저한 지리적 명칭에 해당된다고 할 것이나, 현저한 지리적 명칭 이외에 도형과 다른 문자 ‘고맙다!(THANK YOU!)’가 결합되어 있고, 문자부분 ‘고맙다! 양양/THANK YOU! YANGYANG’은 인사말과 지리적 명칭이 결합하여 현저한 지리적 명칭이 갖고 있는 의미를 떠나 『지리적 명칭인 ‘양양’을 의인화하였고, 이렇게 의인화된 ’양양‘에 대한 감사의 인사말』이라는 새로운 관념을 낳는다고 볼 수 있으므로 이 사건 출원업무표장은 현저한 지리적 명칭만으로 구성된 표장이라고 볼 수 없다.
㉰ 이 사건 출원업무표장 구성 중 ‘초록색의 하트모양’은 간단하고 흔한 도형으로 볼 수 있으나, 일반적인 하트모양과 달리 끝 부분을 뾰족하게 표시하였고, 하트모양의 초록색 바탕에 흰색으로 한글과 부호를 상단에, 영문자와 부호를 하단에 위치시켜 결합함으로써 각각의 도형 및 문자가 갖는 이미지와 다른 새로운 이미지를느낄 수 있도록 구성되었으며, 위와 같은 도형과 문자를 결합한 표장의 전체적인 구성이 간단하고 흔히 있는 것이라고 볼 수도 없다.
㉱ 위와 같이 이 사건 출원업무표장은 ‘현저한 지리적 명칭’ 또는 ‘간단하고 흔한 명칭’만으로 구성된 표장이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원업무표장은 구 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제6호에 해당되지 않는다고 할 것이다.
2.2. 식별력 불인정[편집]
대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결 [등록무효(상)] [공2018상,584] [소송경과]
사리원은 조선 시대에는 조치원, 이태원, 장호원, 퇴계원 등과 함께 ‘원(院)’이 설치되어 있던 교통의 요지였고, 일제 강점기 무렵부터는 경의선과 황해선을 가르는 철도 교통의 중심지로 알려졌다. 사리원은 1947년에 시로 승격되었고, 1954년에 황해도가 황해북도와 황해남도로 나뉘면서 황해북도의 도청 소재지가 되었다. 이 사건 등록서비스표의 등록 결정 당시인 1996년경 북한의 행정구역은 9도 1특별시 2직할시 등으로 구분되어 있었는데, 사리원은 그 당시는 물론 현재까지도 황해북도의 도청 소재지로 되어 있다 (...) 1960년대부터 2010년대까지 발행된 국내 초·중·고등학교 사회 과목의 교과서와 사회과부도에도 사리원이 황해북도의 도청 소재지이고 교통의 요지라는 등의 내용이 지속적으로 서술되거나 지도에 표기되어 있다 (...) 인터넷 포털사이트를 통하여 검색하면, 사리원 관련 신문기사는 주로 1920년대부터 1940년대 초반까지 집중되어 있지만, 그 이후에도 남북 경제협력 등 북한 관련 기사나 날씨 관련 기사 등에서 사리원은 북한의 대표적인 도시 중 하나로 언급되고 있다 (...) 위와 같이 사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라, 일제 강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표 중 ‘사리원’ 부분은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있다.
원심은 1996. 6. 26. 당시 ‘사리원’이 국내 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없다고 판단하면서, 2016년에 실시된 수요자 인식 조사 결과를 주된 근거로 들고 있다. 그러나 이러한 수요자 인식 조사는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일부터 20년이나 지난 후에 이루어진 것으로 그 등록결정일 당시를 기준으로 일반 수요자의 인식이 어떠했는지를 반영하고 있다고 보기 어렵다.
3. 상표법 제33조 제1항 제6호 (간단하고 흔한 표장)[편집]
등록출원한 상표가 상표법 제33조 제1항 제6호의 “간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표”에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 하고(대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결 참조), 흔히 사용하는 도형 혹은 문자를 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야 위 조항 소정의 “간단하고 흔히 있는 표장”에 해당하지 아니한다고 할 것이다(대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결 참조).
이 요건은 간단하고[12]
흔히 있는 표장만으로 된 상표일 때에는 등록받을 수 없다는 것이지 간단하거나[13] 흔히 있는 표장만으로 된 상표일 때에는 등록받을 수 없다는 뜻이 아니라 할 것이[다.](대법원 1985. 1. 29. 선고 84후93 판결)
알파벳 두 글자를 결합한 상표는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌 정도이거나 새로운 관념이 형성되는 경우에는 그 상표를 구성하는 문자를 직감할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 할 수 없는 것이다(특허법원 1998. 11. 12. 선고 98허4791 판결, 대법원 1993. 4. 13. 선고 92후1738 판결, 2003. 5. 27. 선고 2002후291 판결 등 참조)
‘흔히 있는 표장’이란 해당 표장이 제3자에 의해 다양하게 사용되고 있어 어렵지 않게 찾아볼 수 있거나 장래에 그러한 개연성이 있다는 것을 의미한다(특허법원 2019. 9. 19. 선고 2019허2240 판결).
3.1. 식별력 인정[편집]
특허법원 2019. 9. 19. 선고 2019허2240 판결 [거절결정(상)] #JW.ORG #여호와의 증인
1) JW 부분이 간단하고 흔히 있는 것인지 여부
이 사건 출원상표 중 ‘JW‘는 우리나라에서는 ’여호와의 증인‘으로 알려져 있는 종교단체의 영문명칭인 ’Jehovah's Witnesses‘의 약어인데, 일반 수요자들 사이에서 ’JW‘라는 용어가 ’여호와의 증인‘으로 인식되는지를 뒷받침하는 객관적인 자료를 찾아볼 수 없다.
‘JW’ 부분은 영문 알파벳 2자로 이루어져 있으므로 ‘간단한 표장’에는 해당될 수 있다. 나아가 ‘흔히 있는 표장’에 해당하는지 여부에 관하여 보건대, ‘JW’가 표장으로서 사용되거나 등록되어 있는 경우는 'JWSOFT‘(갑 제6호증의 1), ’JW'S‘(갑 제6호증의 2) 정도 외에는 찾아볼 수 없고, 그 외에도 ’JW‘가 제3자에 의해 다양하게 사용되고 있음을 알 수 있는 객관적 자료를 찾아볼 수 없다.
이에 대하여 피고는, ‘JW’ 부분이 현실적으로 표장으로 많이 사용되고 있지는 않더라도, 앞으로는 사용될 개연성이 크므로 ‘흔히 있는 표장’이라고 주장하나, 이를 뒷받침할 아무런 자료도 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
따라서, 이 사건 출원상표를 구성하는 ‘JW’ 부분은 ‘간단하고 흔히 있는 표장’에 해당한다고 할 수 없다.
2) 여기에 결합된 부분이 식별력이 없는지 여부
이 사건 출원상표에는 .ORG 부분이 JW 부분과 행을 달리하여 배치되어 있고, 이러한 문자부분들은 검정색 사각형 내에 배치되어 있다.
‘.ORG’는 비영리기관의 도메인 이름을 의미하기는 하나(을 제1호증), 이 사건 출원상표의 지정상품의 공통된 성질이 별지에 기재된 바와 같이 종교단체의 도서, 잡지 등 출판물이거나 이러한 매체를 통한 정보를 제공하는 업이라는 점에 비추어 보면, 표장의 사용주체가 비영리 기관임을 암시할 뿐, 위와 같은 지정상품이나 서비스업의 성질을 직감시키는 것으로 보이지는 않는다.
더욱이, 이러한 문자부분이 2열로 검정색 사각형 내에 배치된 표장의 예 역시 쉽게 찾아볼 수는 없다(원고가 제출한 갑 제7호증의 1 외에, 피고가 제출한 자료는 없다).
따라서, JW 부분의 하행에 .ORG가 하행에 배치되고, 이러한 문자부분이 검정색 사각형 내에 배치되어 있는 결합상표인 이 사건 출원상표는 JW 부분의 식별력 유무와 관계없이, 전체적으로는 ‘간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 경우’에 해당하지 않을 뿐만 아니라, 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정하는 ‘그 외 식별력이 없는 경우’에도 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다.
3) 그 외 사정의 검토
원고는 이 사건 출원상표가 등록되더라고 그 상표권의 효력은 ‘JW 부분’, ‘.ORG' 부분 및 검정색 사각형이 결합된 표장에만 미치고 각 구성부분에까지 미치지는 않는다는 취지의 의견을 표명하였으므로(이 법원 변론조서 참조), 이 사건 출원상표가 등록되더라도 제3자에 대한 예측하지 못한 불이익이 발생할 여지도 적어 보인다.
또한 원고는 이 사건 출원상표를 구성하는 ‘JW.ORG’를 2012년 이후부터 우리나라에서 뿐만 아니라 전세계 여러 국가에서 자신의 인터넷 웹싸이트의 도메인 이름으로 사용하고 있으며(을 제2, 3호증), 이 사건 출원상표의 지정상품이나 서비스업 또는 이와 관련된 지정상품이나 서비스업에 관하여 ’JW‘를 제3자가 표장으로 사용하고 있는 경우를 찾아볼 수 없다. 따라서 구체적인 거래의 실정, 독점적응성의 측면에서도 이 사건 출원상표에 대한 등록거절사유가 있다고 할 수 없다.
특허심판원 2019. 11. 4. 자 2018원3156 심결 [거절결정(상)] #FX
이 사건 국제등록출원상표가 간단하고 흔한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보건대, ① 영어 알파벳 ‘
’의 도안화 정도가 특이한 점, ② 어두운 검정색 바탕의 직사각형 안에 황색의 알파벳 ‘
’와 회색의 알파벳 ‘
’를 표기함으로써 유채색과 무채색의 보색대비 효과가 뚜렷하여 표장의 시각성을 크게 높인 점 등을 고려하면 이 사건 국제등록출원상표는 무채색계열의 알파벳 2자가 단순히 나열된 것이 아니라 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보아야 한다. 따라서, 이 사건 국제등록출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당한다고 볼 수 없다.또한, 이 사건 국제등록출원상표가 전체로서 지정상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있다거나 그 사용을 원하는 표장이라고 인정할만한 사실도 없으며, 더 나아가 네이버, 구글 등 인터넷 검색사이트에서 이 사건 표장을 검색하면 호텔업 등과 관련하여서는 청구인이 검색되는 사실(갑 제9호증 및 제10호증) 등을 종합적으로 고려하면 이 사건 국제등록출원상표가 지정상품에 관하여 상표법 제33조 제1항 제7호에서 정한 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당한다고 보기도 어렵다.
특허심판원 2018. 6. 26. 자 2016원5685 심결 [거절결정(상)] #Cafe Everyday & Everywhere 25
이 사건 출원상표 ‘(이미지 생략)’는 어두운 갈색의 사각형 도형안에 영어단어 ‘Cafe’, ‘Everyday & Everywhere’ 및 아라비아 숫자 ‘25’가 상하(上下) 3단으로 결합되어 구성된 표장임을 알 수 있는바, 이 중 ‘Cafe’는 ‘음료수를 마시거나 간단한 식사를 할 수있는 곳’을 의미하고, ‘Everyday & Everywhere’는 ‘매일 그리고 어디든지’ 등의 의미로 관념되어 그 지정상품인 ‘커피, 차(茶)’ 등과 관련하여 볼 때 식별력이 없거나 부족하고, ‘25’는 간단하고 흔히 있는 표장이라고 볼 여지도 있다.
그러나 영어단어 ‘Cafe’ 및 ‘Everyday & Everywhere’ 또는 아라비아 숫자 ‘25’를 각각의 표장으로서 그 등록여부를 고려할 때에는 특별현저성을 인정할 수 없으나, 이 사건 출원상표는 위의 영어단어 내지는 아라비아 숫자를 단순히 글자 그대로 나열한 것에서 벗어나 사각형 도형의 상단에 영어문자 ‘Cafe’가 흘림체로 표시되어 있고, 그하단에 주황색 및 노란색으로 표시된 ‘25’가 도형의 색상보다 두드러지게 표시되어 표장 전체적으로 특정상품의 출처를 표시하는 것으로 인식될 수 있는 점, 아라비아숫자 ‘25’는 시간의 흐름상 24시를 초과하여 25시간 동안 고객에게 최선을 다하여 서비스를 제공하는 의미로 인식되는 점, ‘25’가 주황색과 노란색으로 표시되어 출원인의 표장인 ‘(GS25 로고/이미지 생략)’가 연상되는 점, 그 밖에 이 사건 출원상표의 지정상품과 유사하거나 경제적 견련성이 있는 상품 또는 서비스업에 ‘25’가 포함된 타인의 상표 제552137호 ‘라면 25시’, 서비스표 제272963호 ‘(호텔 25시/이미지 생략)’, 서비스표 제210661호 ‘(25 야채막회/이미지 생략)’ 등이 식별력을 인정받아 공존하고 있는 점 등에 비추어 보면, 청구인에게 이 사건 출원상표를 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반하는 것이라고 할 수도 없으므로, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장에 해당한다고 할 수 없다.
특허심판원 2018. 5. 2. 자 2016원7125 심결 [거절결정(상)] #TALMOSTOP TS탈모방지샴푸
이 사건 출원상표가 간단하고 흔한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부에 관하여 살펴보건대, 도형 ‘
’ 부분은 2겹의 원형 안에 작은 글자를 원형으로 균등하게 배치하고, 하단의 원형 안에 새싹으로 보여지는 도형 ‘파일:TS샴푸로고-도형부분2.png’이 결합되어 있어 간단하고 흔한 표장으로 보이지 아니하여 이 사건 출원상표는 그 전체표장((이미지 생략))의 각 구성요소간의 결합의 정도 등을 고려할 때, 그 도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌어 문자 부분인 ‘TALMOSTOP·TS탈모방지샴푸·’의관념을 상쇄, 흡수할 정도의 식별력이 있다고 판단된다(대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결, 대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결, 대법원 1990.12.26. 선고 90후793판결 참조).따라서 이 사건 출원상표는 해당 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 ‘만’으로 된 상표에 해당하지 아니하고, 도형부분과 결합하여 상표 전체로서 자타상품의 식별력이 있는 표장에 해당된다고 할 것이다.
특허심판원 2017. 7. 7. 자 2016원1622 심결 [거절결정(상)] #RV
이 사건 출원상표((이미지 생략))는 검정색 바탕에 영문자 ‘R’과 ‘V’를 양각화한 표장으로, 앞 영문자 ‘R’을 2중선으로 양각화 하였으며 그 왼쪽 윗부분은 3중선으로 처리하였고 뒤 영문자 ‘V’도 2중선으로 양각화 하였으며 이 역시 앞쪽 윗부분은 3중선으로 처리되도록 하여 입체화 되게 하였다. 영문자 2자인 ‘RV’로 인식은 되나 일반적인 인쇄체 영문 대문자로 구성되었다고 볼 수 없고 흔히 볼 수 있는 글자체에 해당한다고 보기도 어려워 식별력을 부정하기도 어렵다고 할 것이다. 또한, 이 사건 출원상표가 등록된다고 하더라도 지정상품과 관련된 거래계에서 ‘RV’를 일반적인 알파벳 표기법에 따라 표기하거나 이를 포함하는 표장을 자유롭게 상표로 사용할 수 있으므로 이 사건 출원상표의 등록을 허용하는 것이 공익에 반한다고 할 수도 없다고 하겠다.
따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 아니한다.
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이 사건 출원상표는, 앞에서 본 바와 같이 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 할 수 없고, 그 지정상품의 거래자나 일반 수요자들이 많이 사용하고 있어 자타 상품간의 출처표시 기능을 할 수 없다고 볼 증거도 없다. 또한 특정인에게 위 상표를 그 지정상품에 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 바람직하지 아니하다고 볼 만한 사정도 찾을 수 없다.
따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호의 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당한다고 할 수 없다.
3.2. 식별력 불인정[편집]
특허법원 2021. 10. 14. 선고 2021허1707 판결 [거절결정(상)]
이 사건 출원상표 “
”는 직사각형의 테두리를 초록색의 굵은 선으로 구성한 도형 표장으로서, ① 비록 테두리 선의 두께가 일반적으로 직사각형을 그리거나 만들 때 구성하는 선보다 넓게 구성된 특색은 있지만, 일반적인 직사각형의 기본적인 형태를 그대로 유지하고 있어 쉽게 접할 수 있는 형태의 흔한 도형이고, ② 색상 역시 초록색, 연두색, 청록색이 그라데이션[15] 기법을 이용하여 구성되기는 하였으나 해당 기법으로 구성된 색채 역시 흔히 볼 수 있는 것으로서 전체적으로 특별한 주의를 끌 정도는 아니다. 따라서 이러한 도안화의 정도만으로는 이 사건 출원상표가 일반 수요자나 거래자에게 직사각형 모양의 도형이 가지는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.이처럼 위에서 본 도형, 색채만으로는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 표장인지를 식별하기 어렵다고 보아야 하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당한다(이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제6호에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제1호에서 제6호 이외의 사유에 해당하여 등록을 거절하는 제7호 해당 여부는 따로 판단하지 않는다).
원고는 다각형(직사각형, 삼각형, 마름모 등)을 바탕으로 음영, 테두리 두께 등이 조화롭게 결합된 표장이 특허청으로부터 그 식별력을 인정받아 등록된 사례가 있고, 외국에서 이 사건 출원상표와 동일한 표장을 출원하여 등록받은 사례를 들어 이 사건 출원상표가 등록되어야 한다는 취지로도 주장한다. 그러나 상표의 등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으며(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 더욱이 이 사건 출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제가 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다(대법원 1997. 12. 26. 선고 97후1269 등 판결 참조). 따라서 원고의 이 부분은 주장은 받아들이지 않는다.
4. 상표법 제33조 제1항 제7호[편집]
구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 규정하는 기타 식별력이 없는 표장은 같은 법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호에는 해당하지 않으나 식별력이 없어 출처표시로 인식되지 않거나, 상표법의 목적이나 거래실정을 고려할 때 특정인에게 독점배타적인 권리를 부여하는 것이 타당하지 않은 상표에 대하여 등록을 받을 수 없도록 한 보충적 규정이다. 따라서 같은 법 제6조 제1항 각호에 해당하는 표장(식별력이 없는 표장) 상호간만으로 결합된 상표는 원칙적으로 전체관찰하여 식별력 유무를 판단하되, 결합에 의해 새로운 관념 또는 새로운 식별력을 형성하는 경우 식별력이 있는 것으로 본다(상표심사기준 제3부 제8장 1.1)
상표법 제33조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있다. 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).
출원된 상표가 그 지정상품과 관련하여 볼 때에 그 출처를 표시한다기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고문안으로 인식되는 등의 사정이 있어 이를 특정인에게 독점시키는 것이 부적절하게 되는 경우에는 상표법 제33조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 거절되어야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2005후2793 판결 참조).
4.1. 식별력 인정[편집]
특허법원 2019. 5. 2. 선고 2018허7934 판결 [거절결정(상)]
1) 'A1' 이라는 단어는 사전에 등재된 형용사로서 ‘최고의, 최상의’라는 의미를 가지고 있음을 알 수 있다(을 제1호증). 따라서 이 사건 표장은 지정서비스업에 사용되는 경우 ‘최고의 이사 서비스를 제공한다’는 관념으로 인식될 가능성이 크다. 또한 갑 제5호증 1 내지 14의 각 기재 및 영상에 의하면, ‘A1’ 부분을 포함하여 ‘A1’ 또는 ‘에이원’으로 인식될 수 있는 표장이 이미 다수 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있다.
2) 이 사건 표장은 ‘A1’ 부분과 이에 대한 국문호칭인 ‘에이원’을 나란히 병기한 후에
과 같이 상부는 짙은 청색으로, 아래 부분은 주황색으로 표기하였으며, 이러한 두 색채의 경계선이 연속적으로 이어져 둥근 원호를 형성하고 있다. 이러한 도안화는, 문자 부분에 도형을 단순히 병기하거나, 문자 부분을 단순한 도형 내에 배치한 것과 달리, 각 문자 부분에 두 가지 색채를 부여하여 그러한 색채 구분으로 인해 각 문자에 두 개의 영역이 형성되도록 한 후, 그러한 영역의 경계가 연속적으로 이어져 표장 전체에 걸쳐 원호 형태를 형성하도록 것이므로, 그 도안화의 정도가 경미하다고 보기는 어렵다.3) 또한 이 사건 표장 중에는
부분이 배치되어 있는데, SERVICE 부분은 서비스업을 의미하므로 이 부분은 식별력이 없다고 할 수 있겠으나, ‘웃음, 친절’ 등을 연상케 하는 'SMILE‘ 부분과, ’안전‘을 의미하는 ’SAFE‘ 부분은 이 사건 출원상표의 지정서비스업과 관련된 이사서비스와 관련하여 그 품질을 직감시킨다고 단정할 수는 없다. 그러므로 적어도 부분 전체가 식별력이 없는 것으로만 이루어져 있다고 할 수는 없다.4) 또한 이 사건 표장
에서 부분은 노란색 배경 내에 검정색으로 표기되어 주황색으로 포섭되는 둥근 경계선 안쪽 영역에 배치되어 있는데, 다른 부분인 에 비해 매우 작은 크기로 표기되어 있다. 이러한 크기 및 배열로 인하여 관찰자가 특별히 주의를 기울이지 않은 상태에서 이 사건 표장을 보는 경우에는 부분이 이를 구성하는 개개의 단어로서 인식되기보다는, 그 전체가 노란색과 검정색이 섞인 일종의 ‘띠’가 배치되어 있는 것으로 인식될 개연성도 적지 않다고 할 것인바, 결국 부분은 이 사건 표장의 도안화 측면에서도 어느 정도 기여한다고 보아야 할 것이다.5) 갑 제6호증의 1 내지 12의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 표장과 마찬가지로 알파벳 ‘A’와 1개의 숫자 및 색채부여 또는 도형이 배치되는 방식으로 도안화된 표장이 다수 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있는데, 그 도안화의 정도는 앞서 본 바와 같은 이 사건 표장의 도안화의 정도에 미치지 못하는 것으로 보인다. 이 점에 비추어 보더라도, 이 사건 표장이 그에 대한 상표권 설정등록을 허용할 수 없을 정도로 식별력이 낮다고 단정할 수는 없다.
6) 이 사건 변론종결일 현재, 이 사건 표장을 구성하고 있는 ‘A1’ 또는 ‘에이원’ 부분을 포함하는 표장이 이 사건 출원상표의 지정서비스업에 관련된 이사서비스 업종에 사용되거나 출원되어 등록된 예를 찾아볼 수 없다{원고의 이와 같은 주장에 피고는 특별히 반박하지 않고 있으며, 피고가 제출한 ‘A1’에 대한 네이버 검색결과(을 제6호증의 1, 2) 중 ‘기업이사전문가 그룹 에이원’이라는 검색결과는 원고의 출처를 표시하는 것이며, 그 외 이사서비스업을 제공하는 다른 서비스 제공자가 검색되지는 않음을 알 수 있다}. 따라서 이 사건 표장이 그 지정서비스업인 이사서비스에 사용되는 경우에 일반 수요자는 이러한 거래실정으로 인해, 이 사건 표장이 원고의 출처를 표시하는 것으로 인식할 것으로 보인다. 또한 설령 차후에 제3자가 A1이 포함되어 있는 표장 또는 이 사건 표장과 비슷하게 알파벳 ‘A’와 1개의 숫자 및 색채부여 또는 도형이 포함된 표장을 이사서비스업과 관련하여 사용하더라도 이 사건 표장의 도안화의 정도에 비추어 볼 때, 일반 수요자는 이 사건 표장을 다른 표장들과 구별하여 이 원고의 출처를 표시하는 것임을 충분히 인식할 수 있을 것으로 보인다.
7) 원고는 이 법원에서 열린 변론에서 ‘이 사건 출원상표가 등록되더라도 그 상표권의 효력은 ‘A1' 또는 ‘에이원’ 부분에까지 넓게 미치지는 않고, 이 사건 표장과 동일·유사한 색채까지 사용한 경우에라야 미칠 수 있다‘고 인정하고 있다(제1회 변론조서 참조). 따라서 이 사건 출원상표가 등록되더라도 그로 인해 제3자의 상표 선택의 범위가 부당하게 제한되는 결과가 발생할 우려는 커 보이지 않는다.
4.2. 식별력 불인정[편집]
특허법원 2019. 9. 20. 선고 2018허6894 판결 [등록무효(상)]
① 이 사건 등록상표 중 덩굴식물 또는 월계관 형태의 도형 부분은 상품이나 포장 등에 흔히 사용되는 장식용 무늬로서(피고 역시 덩굴식물 또는 월계관 형태의 도형이 개별적으로 흔히 사용되는 것이라고 자인하고 있다. 2019. 5. 7.자 준비서면 참조) 일반 수요자나 거래자들에게 장식적 무늬나 디자인적 요소 외에 전체적으로 특별한 주의를 끌 정도는 아니어서 식별력이 미약한 점, ② 이 사건 등록상표 중 오른쪽에서 왼쪽으로 벌어지며 흐르는 듯한 물결무늬 도형 부분 역시 이 사건 등록상표의 등
록결정일 이전에 널리 이용되고 있던 장식용 무늬로서 일반 수요자나 거래자들에게 시각적‧심미적 효과를 위한 장식적 무늬나 디자인적 요소 외에 전체적으로 특별한 주의를 끌 정도는 아니어서 식별력이 미약한 점, ③ 이 사건 등록상표 중 다이아몬드 사진의 경우 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전부터 화장품의 포장 등에 흔히 사용되어온 점(피고 역시 위 다이아몬드 부분이 개별적으로 흔히 사용되는 것이라고 자인하고 있다. 2019. 5. 7.자 준비서면 참조) 등에 비추어 위 다이아몬드 사진 부분이 화장품 등의 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들이 위 다이아몬드 사진 부분에 의해 지정상품의 출처를 인식하고 자타상품을 구별하기는 어렵고, 그 외 반짝임 일러스트 부분은 위 다이아몬드 사진 부분과 독립하여 식별력을 갖는 부분으로 인식되기보다는 위 다이아몬드 사진 부분을 강조하거나 장식하는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하여 식별력이 미약한 점, ④ 이 사건 등록상표는 문자 부분 없이 도형 등으로만 구성된 상표로서 언어적으로 호칭되거나 관념될 수 없어 위 각 구성부분에서 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 식별력 있는 부분을 추출하기도 어려운 점, ⑤ 이 사건 등록상표는 위와 같이 식별력 없는 도형 등 부분이 단순히 결합되어 있는 표장에 불과하여 그 결합으로 인하여 각각의 도형 등과 구분되는 별개의 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 보기도 어려운 점, ⑥ 거래통념상 도형 등으로만 구성되어 호칭되기 어려운 이 사건 등록상표가 상품의 출처를 표시하기 위한 목적으로 사용되는 것이 일반적이라고 보기 어렵고(실제로 피고 스스로도 이 사건 등록상표를 문자 상표인 이 사건 선등록상표를 돋보이게 하기 위하여 장식적으로 사용한 것으로 보인다), 일반 수요자에게 그에 관한 인상을 심어주거나 기억을 하게 할 수 있을 정도의 독립성을 갖추었다고 단정하기 어려우며, 각 구성부분의 조합이 주지저명성을 갖추었다고 보기도 어려운 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품들과의 관계에서 식별력이 없다.
특허법원 2019. 8. 23. 선고 2019허2707 판결 [거절결정(상)]
이 사건 출원상표는 그 지정상품과 관련하여 이 사건 출원상표를 접하게 되는 일반 수요자나 거래자가 단지 ‘두 발에 최고의 양말’이라는 의미의 구호 또는 선전문구로 인식하게 될 가능성도 매우 높고, 나아가 이러한 구호나 선전문구는 해당 업계의 누구나 상품의 광고 등에 사용하고 싶어 할 것이 분명하므로, 특정인에게 이를 독점시키는 것은 공익상 바람직하지 않다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다.
특허법원 2013. 3. 29. 선고 2013허822 판결 [거절결정(상)]
1) 이 사건 출원상표는 '오시'와 '날개'가 결합된 상표로서, 여기서 '오시'란 표준국어대사전에 의하면 다섯 시를 나타내는 '五時'나, 오전 11시부터 오후 1시까지를 나타내는 '午時'의 의미도 있으나, 뒤에 결합된 '날개'를 감안하면, '옷이'를 소리나는 대로 표시한 것으로 보이고, '날개'는 '새나 곤충의 몸 양쪽에 붙어서 날아다니는 데 쓰는 기관', '선풍기 따위와 같이 바람을 일으키는 물건의 몸통에 달려 바람을 일으키도록 만들어 놓은 부분' 등을 의미하며, 두 단어를 결합하여 사용할 경우 일반 수요자에게 '옷이 날개'라는 의미로 인식될 수 있다.
2) 이 사건 출원상표의 지정상품은 상품류 구분 제25류의 의류 등으로서, 을 제1, 2호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 즉, ① '옷이 날개다'라는 표현은 '옷이 좋으면 사람이 돋보인다'는 속담으로, 옷이나 의류를 전제로 한 일반인들이 일상생활에서 쉽게 접하거나 사용하는 표현인 점, ② 위 표현이 이 사건 출원상표의 지정상품인 의류나 악세사리, 신발 등에 사용될 경우, 그 제품의 상태나 품질 등이 양호하거나 우수함을 간접적으로 나타내는 것으로 인식될 수 있는 점, ③ 인터넷 포털사이트에서 '옷이날개', '오시날개'라는 검색어로 검색할 경우 의류 등을 판매하는 인터넷 사이트(예를 들면, '옷이날개' - www.dresswing.co.kr, '옷이 날개다 의류 공동구매' - blog.naver.com/ enoch55, '옷이날개다' - www.옷이날개다.com, '오시날개' - www.ocnalgae.co.kr, 오시날개 - www.오시날개.cc, 더함 오시날개 - www.osinalgae.biz 등)와 의류나 패션에 대한 글을 게재한 블로그(blog) 등의 웹페이지들이 다수 검색되는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 일반적으로 사용하는 표현 또는 표어로 구성되어 있고, 일반 수요자들의 이 사건 출원상표에 대한 인식과 관념 등에 비추어, 일정한 상품과의 관계에서 당해 상품의 출처를 나타내는 표시로서 기능한다고 보기 어려우며, 공익상 특정인에게 독점시키는 것은 적절하지 않으므로, 이 사건 출원상표가 지정상품의 특성을 직접 나타내고 있어 전체적으로 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식할 수 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다.
3) 또한, 상표의 식별력 유무는 앞서 본 바와 같이 일반수요자나 거래자의 상표에 대한 직관적 인식과 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 개별적으로 결정하는 것이고, 이미 등록된 상표도 사후에 다시 등록적격을 심사받아 무효로 될 수 있으며, 표장의 결합에 의하여 새로운 관념이나 식별력을 형성하는 경우도 있으므로, 가사 이 사건 출원상표와 동일, 유사한 표장에 대하여 상표등록 사정(갑 제7호증)이 있었다거나, 도형, 색채와 결합한 도형복합 내지 도형복합색채 상표로 등록(갑 제2, 6호증)되거나 일반적으로 사용하는 표현이나 구호 등으로 구성된 표장이 상표, 서비스표로 등록(갑 제3, 4, 5, 12, 13, 14호증)되었다는 등의 사정만으로는 이 사건 출원상표가 식별력이 있는 표장이라고 하거나 그 등록이 허용되어야 한다고 단정할 수도 없다.
특허심판원 2019. 3. 21. 선고 2017원5460 심결(거절결정불복)
이 사건 출원상표 ‘EM-Tech’는 영문자 ‘EM’과 ‘Tech’를 하이픈으로 연결한 표장으로서, ‘EM’은 지정상품 ‘전기식 모기퇴치기, 해충퇴치기’ 등의 거래사회에서 ‘유용 미생물(effective microorganism)’의 약어의 의미로 널리 사용되고 있고, ‘Tech’는 ‘기술, 과학’을 뜻하는 관용어로서 ‘technology 또는 technical’의 약어에 불과하여 위 지정상품과의 관계에서 우수한 기술이나 생산기술에 의하여 제조되어 품질이 우수한 제품이라는 뜻을 가지게 되어 위 지정상품의 성질표시적 표장에 해당하여 두 구성부분 모두 자타상품의 식별력이 미약하거나 없는 표장인데, 이러한 식별력이 없는 두 표장의 결합에서도 어느 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 정도로 새로운 관념이나 식별력이 형성되지 아니한다.
그렇다면, 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 상표라고 할 것이다.
한편, 청구인은 이 사건 출원상표 ‘EM-Tech’의 구성부분 ‘EM’은 ‘① emanation (발산, 방사, 감화)’, ② education manual (교범), ③ electronic mail (전자우편), ④ electron microscope (전자 현미경), ⑤ electron microscopy (전자 현미경 검사)의 약어로 다양한 의미를 가지고 있으므로 간단하고 흔히 있는 알파벳 2글자에 해당하지 않는다고 주장한다. 그러나 이 사건 지정상품과 관련하여 거래자 및 수요자들이 이 사건 출원상표의 ‘EM'을 보고 위와 같은 의미를 떠올린다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거도 없을 뿐 아니라, 청구인이 주장하는 바와 같이 ‘EM’이 다양한 의미를 가지고 있다고 하더라고 인터넷 포털을 통해 ‘EM’과 지정상품과의 관계에서의 그 사용실태 및 거래실정을 살펴보면[16] ... (중략) ... EM을 활용한 해충퇴치법 등을 소개하는 다수의 블로그 및 카페글이 검색되는 등 이 사건 지정상품 ’전기식 모기퇴치기, 해충퇴치기‘와 관련하여 일반수요자 또는 거래업계에서 지정상품의 성질(품질, 효능, 용도 등)을 표시하는 것으로 사용되고 있어서 특정인에게 독점시키는 것은 공익상으로 바람직하지 않다고 할 것이고, 그 지정상품과 관련하여 상품의 출처를 나타내는 표시로서 기능한다고 보기도 어려우므로 일반 수요자나 거래자가 ‘누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당하므로 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다.
5. 상표법 제33조 제2항[편집]
상표법 제6조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에도 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는 원래 특정인에게 독점 사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석, 적용하여야 할 것이어서, 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전ㆍ광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고, 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확히 인정되어야 하며, 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조).
출원된 상표나 서비스표가 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조) 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.
어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 상표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다( 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 참조).
상표법 제6조 제2항에서 말하는 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것 은 실제로 사용된 상표 그 자체이고 그와 유사한 상표까지 식별력을 취득하는 것은 아니며(대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결 참조), 상표 전체에 대하여 사용에 의한 식별력이 인정되더라도 상표를 이루는 각 구성요소에 대해서까지 사용에 의한 식별력이 인정되는 것은 아니다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 참조).
상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다. 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만( 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다.
상품 등에는 기호·문자·도형 등으로 된 표장이 함께 부착되는 경우가 흔히 있는데, 그러한 사정만으로 곧바로 상품 등의 입체적 형상 자체에 관하여 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 없고, 부착되어 있는 표장의 외관·크기·부착 위치·인지도 등을 고려할 때 그 표장과 별도로 상품 등의 입체적 형상이 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 수 있다.
6. 제90조 제1항 각호 (상표권의 효력제한 사유)[편집]
6.1. 제90조 제1항 제1호[편집]
특허법원 2021. 10. 28. 선고 2020허7180 판결 [권리범위확인(상)]
확인대상표장은 원고의 상호 ‘주식회사 인청경제자유구역서비스’ 자체를 표시한 상표가 아니므로 상표법 제90조 제1항 제1호 소정의 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 해당하지 않는다.
원고는 확인대상표장이 원고의 상호를 영문으로 표시한 것이므로 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당한다고 주장하나, 확인대상표장 ‘
’이 원고의 상호 ‘주식회사 인청경제자유구역서비스’를 영문으로 표시한 것이라고 볼 수 없고, 다만 이를 원고의 약칭에 해당하는 것으로 볼 여지가 있으나, ‘IFEZ(ifez)’가 원고의 약칭으로서 저명한 것이라는 점을 인정할 증거가 없으므로, 상표법 제90조 제1항 제1호 소정의 자기의 상호의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 해당한다고 볼 수도 없다.6.2. 제90조 제1항 제2호[편집]
상표법 제90조 제1항 제2호에서 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는 경우에 상표권의 효력이 미치지 않도록 한 것은, 위와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다. 따라서 위와 같은 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 용도 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당하나, 그 상표가 사용상품의 품질, 효능, 용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 사용상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 않는다.(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결, 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결, 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조).
즉 어느 상표가 그 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 바로 인식할 수 없는 것은 그 식별력을 함부로 부정할 수 없다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 등 참조).
6.2.1. 적용 긍정[편집]
6.2.2. 적용 부정[편집]
특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허5976 판결 [권리범위확인(상)]
‘온도’라는 단어 자체만으로는 화장품의 온도를 의미하는 것인지 아니면 화장품의 기능을 의미하는 것인지 구별하기 어렵고, 화장품의 온도 또는 화장품이 피부의 온도에 미치는 영향만으로 화장품의 품질이나 효능, 용도가 결정된다고 보기도 어려운 점을 고려하면, ‘온도’라는 단어가 수요자들에게 화장품과 관련하여 품질이나 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기는 어렵다. 따라서 등록상표가 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시 표장에 해당한다고 보기 어렵다.
특허법원 2021. 10. 28. 선고 2020허7180 판결 [권리범위확인(상)]
가) 앞에서 본 바와 같이 ‘IFEZ(ifez)’가 일반 수요자나 거래자들 사이에 인천경 제자유구역을 의미하는 것으로 현저하게 인식되어 있었다거나 인천경제자유구역의 약어로서 널리 사용되었다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서, ‘IFEZ’ 또는 이를 포함하는 확인대상표장이 인천경제자유구역과 관련되거나 인천경제자유구역 내에서 제공되는 서비스 등에 사용될 경우 그 수요자나 거래자가 확인대상표장을 보고 위 서비스가 인천경제자유구역과 관련된 것이라거나 인천경제자유구역 내에서 제공되는 것이라고 직감한다고 보기는 어렵다.
나) 이에 대하여 원고는, ‘IFEZ(ifez)’는 객관적으로 인천경제자유구역을 의미하는 용어이고, 인천경제자유구역 내의 외국인 및 외국기업을 상대로 제공되는 서비스와 관련하여 누구나 사용할 필요가 있으므로, 상표권의 효력이 제한되어야 한다고 주장한다.
그러나, 앞에서 본 바와 같이 일반 수요자나 거래자들 사이에서 ‘IFEZ(ifez)’가 인천경제자유구역 또는 그 약어로 널리 사용되거나 인식되었다고 보기 어렵고, 인천경 제자유구역 내에서 상품을 거래하거나 서비스를 제공함에 있어서 인천경제자유구역을 의미하는 표시가 필요한 경우에는 ‘인천경제자유구역’, ‘Incheon Free Economic Zone’ 등의 문구를 사용할 수 있으며 그로써 충분하다고 할 것이므로, 인천경제자유구역 내에서 이루어지는 서비스 등과 관련하여 ‘IFEZ(ifez)’가 누구에게나 필요한 표시라고 보기 어렵다.
또한, ‘IFEZ(ifez)’는 ‘인천경제자유구역’의 영문 명칭인 ‘Incheon Free Economic Zone’의 이니셜을 조합하여 만든 조어에 불과한 것으로 사전 등에 등재된 단어도 아니므로 그 객관적인 의미가 인천경제자유구역에 해당한다고도 보기 어렵고, 피고 등과 피고 등의 인천경제자유구역 관련 업무에 관한 기사를 보도하는 언론기관 등이 위 용어를 인천경제자유구역과 병기하여 사용하고 있다는 등의 사정만으로 ‘IFEZ(ifez)’가 객관적으로 ‘인천경제자구역’이라는 의미를 가지게 되었다고 볼 수도 없다.
6.3. 제90조 제1항 제3호[편집]
6.4. 제90조 제1항 제4호[편집]
상표법 제90조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표에 대하여는 등록상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있는데, 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결 등 참조).
여기서 현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말한다(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결 등 참조).
특허법원 2021. 10. 28. 선고 2020허7180 판결 [권리범위확인(상)]
2) ‘IFEZ’가 현저한 지리적 명칭의 약어인지 여부
갑 제3 내지 3163호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, ① 2003년 동북아 경제 중심 실현 전략의 핵심 지역으로 인천국제공항과 항만을 포함하여 송도, 영종, 청라 국제도시에 인천경제자유구역이 지정된 사실, ② 2009년 배포된 교과서에 ‘인천경제자유구역(IFEZ)’에 관하여 ‘정부가 추진하고 있는 동북아시아 경제 중심 실현 전략의 핵심 지역으로 2003년 송도, 영종, 청라 국제도시에 지정되었다’고 설명되어 있는 사실, ③ 피고 및 피고의 산하 기관인 인천경제자유구역청(이하 피고와 인천경제자유구역청을 통틀어 ‘피고 등’이라 한다)이 운영하는 홈페이지에 이 사건 등록업무표장인 ‘
’가 표시되어 있는 사실, ④ 인천경제자유구역에 관한 신문기사 등 언론보도에서 ‘인천경제자유구역(IFEZ)’과 같이 ‘IFEZ’와 ‘인천경제자유구역’이 병기되어 함께 사용되고 있는 사실, ⑤ 일부 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 지식백과사전 등에 인천경제자유구역의 지리적 위치, 면적, 홍보영상 등이 게시되어 있는 사실, ⑥ 피고 등이 인천경제자유구역과 이와 관련한 피고 등의 업무, 성과 등을 홍보하기 위하여 주요 일간지, 인천 유나이티드 축구팀의 유니폼, 드라마, 옥내 및 옥외 광고판 등에 이 사건 등록업무표장인 ‘’와 ‘인천경제자유구역’ 등을 표시하여 광고한 사실은 인정된다.그러나 앞서 본 증거들과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음의 각 사실 또는 사정에 비추어 보면, 위와 같은 신문기사, 게시글, 보도자료, 광고 등에 이 사건 등록업무표장, ‘IFEZ(ifez)’가 표시되어 사용된 점만으로는 ‘IFEZ(ifez)’가 일반 수요자나 거래자들에게 인천경제자유구역의 약어로서 직감하게 하거나 즉각적인 지리적 감각을 전달한다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
... 앞에서 본 ‘IFEZ(ifez)’의 사용사례, 사용 경위, 위 표장들의 사용과 함께 게시된 내용들에 비추어 보면, ‘IFEZ(ifez)’는 피고 등이 인천경제자유구역의 영문 명칭인 ‘Incheon Free Economic Zone’의 영문 이니셜을 이용하여 만든 표장으로, 주로 피고 등과 언론기관에 의하여 피고 등의 인천경제자유구역 관련 업무의 수행, 홍보, 소개 등의 목적으로 사용되어 온 것으로 보일 뿐이고, 이 사건 소송에서 제출된 자료들을 살펴보더라도 일반 수요자나 거래자들이 ‘IFEZ(ifez)’를 인천경제자유구역을 지칭하는 용어로 인식하거나 위와 같은 용도로 사용하고 있다고 인정하기 어렵다 ... 따라서, 원고가 제출한 증거들에 표시된 ‘IFEZ(ifez)’의 사용 사례들이 국내의 일반 수요자나 거래자에게 현저히 알려져 있는 지리적 명칭 또는 그 약어로 인식되고 있음을 뒷받침하는 근거로 볼 수 없고, 나아가 위 표장들은 주로 피고 등에 의하여 사용되거나, 피고 등이 수행하는 인천경제자유구역 관련 업무를 홍보하거나 설명하는 등의 용도로 사용되어 온 것임이 인정되므로, 위 표장들을 피고가 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부당하다고도 보기 어렵다.
3) 원고의 주장에 대한 판단
가) 원고는, 피고가 2006년경 실시한 전국단위 여론조사 결과 ‘IFEZ’에 대한 인지도가 81%, 시민 여론조사 결과 ‘IFEZ’에 대한 인지도가 93.8%로 나타났고(갑 제93호증), 2018년경 실시한 입주사업체에 대한 실태조사 결과 인천경제자유구역에 대한 인지도가 99.3%로 나타났으므로(갑 제42호증), ‘IFEZ(ifez)’는 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다고 주장한다.
이 사건은 확인대상표장 중 ‘IFEZ’를 접한 일반 수요자들이 즉각적인 지리적 감각을 갖게 되는지 여부가 문제되는 사안이다.
그런데, 갑 제93호증에는 “[IFEZ에 대한 인지도]와 관련한 질문에, 국민의 24%는 알고 있다고 대답하였고 57%는 들어는 보았다라고 답변하였다”, “[IFEZ에 대한 인지도]와 관련 인천시민의 63.1%는 ‘잘 알고 있다’고 대답하였고, 30.7%가 ‘들어는 보았다’고 답변하여 93.8%가 인천경제자유구역이 국제도시로 개발되고 있는 사실을 알고 있는 것으로 나타났다”라는 취지의 기재가 있을 뿐이고, 위와 같은 설문조사가 구체적으로 어떤 내용의 설문에 따른 것인지 확인할 수 없으므로, 위 답변이 ‘IFEZ(ifez)’의 인지도 확인을 위한 설문에 대한 답변인지, ‘인천경제자유구역’의 인지도 확인을 위한 설문에 대한 답변인지조차 알 수 없다. 나아가, 인천경제자유구역청이 작성한 2008. 4. 23.자 보도자료(갑 제8호증)의 “아직 IFEZ 브랜드 이미지가 턱없이 낮으므로 당분간은 IFEZ와 인천경제자유구역이라는 네이밍을 동시에 노출시”켜야 한다는 취지의 기재에 비추어 보더라도 갑 제93호증의 위 기재를 “2006년경 국민의 81% 및 인천시민의 93.8% 상당이 ‘IFEZ’를 인천경제자유구역을 지칭하는 것으로 인식하였다”는 취지의 기재라고 인정하기 어렵다.
또한, 갑 제42호증에는 “현재 귀사가 속해 있는 지역이 경제자유구역임을 창업 또는 이전하기 전에 알고 계셨습니까”라는 내용의 설문 조사 결과 “2018년 종사자 5인 이상 입주사업체가 속해있는 지역이 경제자유구역임을 창업 또는 이전에 인지하고 있는 경우는 99.3%로 대부분 인지하는 것으로 나타남”이라고 기재되어 있는바, 위 설문조사는 ‘경제자유구역’에 관한 설문조사로 볼 수 있을지언정 ‘IFEZ(ifez)’에 관한 설문조사로 보기 어렵다.
따라서, 갑 제42, 93호증의 각 기재만으로는 위 각 설문조사 당시 ‘IFEZ(ifez)’ 가 인천경제자유구역 또는 그 약어로서 일반 수요자들에게 널리 알려져 있었다거나 즉 각적인 지리적 감각을 전달한다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.
나) 원고는, 상표법 제90조 제1항 제4호는 ‘현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표’에 상표권의 효력을 미치지 않는다고 규정하고 있어 지리적 명칭에 한하여 현저성을 요구하고 있을 뿐이므로, 인천경제자유구역이 현저한 지리적 명칭에 해당하는 이상 그 약어인 ‘IFEZ(ifez)’는 현저하지 않더라도 상표법 제90조 제1항 제4호의 ‘현저한 지리적 명칭의 약어’에 해당하므로 상표권의 효력이 미치지 않는다고 주장한다.
살피건대, 상표법 제90조 제1항 제4호가 ‘현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도만으로 된 상표’에 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정한 것은, 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도 그 자체는 그 현저성과 주지성 때문에 자타상품 식별력이 없어 어느 특정 개인에게만 독점시키는 것은 공익의 견지에서 부당하기 때문이다. 그런데, 지리적 명칭의 약어가 그 자체로 일반 수요자에게 널리 인식되어 현저성과 주지성을 가지지 않는다면 이를 자타상품의 식별력이 없는 표장에 해당한다고도, 공익의 견지에서 특정인에게 독점시키는 것이 부당하다고 볼 이유도 없다. 나아가, 지리적 명칭의 약어를 지리적 명칭과는 달리 취급하여 그 자체로 현저성과 주지성이 인정되지 않음에도 불구하고 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 만한 특별한 이유가 있다고도 할 수 없다. 따라서, 현저한 지리적 명칭의 약어 자체가 일반 수요자들에게 현저하게 알려져 있지 않음에도 불구하고 상표법 제90조 제1항 제4호의 효력제한사유에 해당한다는 취지의 원고 주장은 이유 없다.
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-02-28 08:15:05에 나무위키 식별력 관련 판례 문서에서 가져왔습니다.[1] 정태호. (2020). 정보 전달 상표의 식별력 판단에 대한 비판적 고찰 - ChargeNow 판결에 대한 분석을 중심으로 -. 과학기술과 법, 11(1), 263-292.[2] 강경태, “상표법상 수요자의 범위와 인식”, 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 2007, 40-42면 참조.[3] 정태호. (2020). 정보 전달 상표의 식별력 판단에 대한 비판적 고찰 - ChargeNow 판결에 대한 분석을 중심으로 -. 과학기술과 법, 11(1), 263-292.[4] 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 - 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원ㆍ등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용한 경우, 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하는지 여부(적극) / 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우에도 같은 법리가 그대로 적용되는지 여부(적극) - 의 파기환송판결[소송경과] A B C D 특허심판원 2016.10.31. 2016당877 → 특허법원 2017.5.12. 2016허8841 → 대법원 2018.2.13. 2017후1342 → 특허법원 2018.4.12. 2018허2083 → 대법원 2018.7.13. 2018후10725 : 심리불속행기각 → 특허심판원 2018.9.3. 2018당(취소판결)116[5] 1) 'OLED'는 ‘Organic Light Emitting Diodes(유기발광다이오드)’의 약어로서, '형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계발광현상을 이용하여 스스로 빛을 내는 자체발광형 유기물질'을 의미한다. 2) D사가 1987. 디지털카메라에 ‘OLED’를 최초로 사용한 이후, 2004. E사가 ‘OLED' TV를 출시한 바 있고, 원고는 2013.경부터 ’OLED‘ TV를 출시하고 있다. 그 후 F, G, H 등이 ’OLED‘ TV를 제작하고 있다. 3) ‘OLED'의 한글음역과 관련하여, 2004. 4. 7. 국제표준용어인 'OLED(Organic Light Emitting Diodes)'의 국내 표기 기준을 'OLED(오엘이디, 유기발광다이오드)'로 확정한 바는 있다. 그러나 ‘OLED'는 옥스퍼드 사전에는 ‘오엘이디’ 또는 ‘올레드’라고 혼용되어 발음되는 것으로 표기되어 있다. 그리고 국내에는 2003.경부터 인터넷 뉴스나 신문기사 등에 ‘OLED'가 소개되기 시작하였는데, 2003. 12. 9.자 디지털타임지에는 ’OLED‘의 발음이 ’올레드‘라고 명시적으로 기재된 바 있고, 2013.경부터 이 사건 심결시인 2019. 11. 5. 이전까지 다수의 인터넷 뉴스나 신문기사에서 'OLED'를 ’올레드‘라고 표기하여 왔다 ... (중략)[6] 비록 원고가 그 진술을 번복하였으나 원고는 2019. 4. 11.자 준비서면에서 이 사건 출원상표는 비교적 쉬운 영어단어들로 구성된 표장에 해당하고, ‘두 발에 최고의 양말’로 관념될 수 있다고 진술하였다.[7] 특허심판원 2014.4.23. 2013당845 → 특허법원 2014.10.30. 2014허3330 → 대법원 2017.7.11. 2014후2535 → 특허법원 2017.9.1. 2017허4969 → 특허심판원 2018.2.6. 2017당(취소판결)162[8] 상고심인 대법원 2017. 7. 11. 선고 2014후2535 판결에서도 "원심의 판단은 정당하다. 거기에 상표의 식별력에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다."라고 판시하였다.[9] 제3류의 비의료용 선탠제, 선번(Sunburn)방지용 화장품 등[10] 별지 2 목록 기재 지정상품 중 '화장품, 화장품 키트(화장품 세트)'에는 별지 2 목록에 기재된 나머지 지정상품이 포함될 수 있으므로 이 사건 등록상표는 '화장품, 화장품 키트(화장품 세트)'에 대하여도 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.[11] 제3류의 광택용 제재, 세탁용 제재, 세면용품(toiletries) 등[12] 즉, 'and'[13] 즉, 'or'[14] 제9류의 'Digital media in the field of religious education, namely pre-recorded video discs (of music), pre-recorded video discs (of non-music), digital versatile disks, downloadable audio and video recordings, DVDs, pre-recorded high definition video discs (of music) and pre-recorded high definition video discs (of non-music), all featuring religious information relating to the tenets of the jehovah's witnesses denomination, downloadable software in the nature of a mobile application for accessing, viewing and downloading audio and video recordings, music, digital print publications, online publications, documents, forms, audio and digital content, and web pages, all featuring religious information relating to the tenets of the jehovah's witnesses denomination', 제16류의 'Printed materials in the field of religious education, namely, books, magazines, brochures, booklets, leaflets, newsletters, informational sheets, calendars, informational cards, and paper signs, all featuring religious information relating to the tenets of the jehovah's witnesses denomination' 및 제41류의 'providing an educational information from a website in the field of religious education, namely, audio and video recordings, music, digital print publications, online publications, documents, forms, audio and digital content, and web pages, all featuring religious information relating to the tenets of the jehovah's witnesses denomination'[15] 그라데이션(gradation)이란 그림, 사진, 인쇄물 등에서 밝은 부분부터 어두운 부분까지 변화해 가는 농도의 단계를 말한다(네이버 국어사전 참조).[16] ① ‘EM(Effective Micro-organisms)’은 ‘유용 미생물군의 약자로 자연계에 존재하는 많은 미생물 중에서 사람에게 유익한 미생물 여러 종을 조합, 배양한 것으로 인체에서 발생되는 오염 대부분을 제거하는 프로테아제 효소, 기름때 제거에 월등한 리파아제 효소 등 스스로 유용한 효소들을 만들어내기 때문에 미세먼지, 노폐물 제거, 나쁜 세균 억제, 미세중금속 중화, 악취 제거, 수질 정화, 산화 방지 등에 있어서 우수한 효과를 보인다’(디지털타임즈, 2019. 1. 30.자 기사), ② ’자연에 존재하는 미생물 중 인간과 생태계에 이로운 유익균을 모은 EM은 오염원을 정화원으로 활용해 환경성이 뛰어날 뿐만 아니라, (중략) EM을 하수구에 버리면 하수관과 하수를 정화하고 해충을 퇴치하는 등의 작용을 한다(NewsMaker, 2017. 7. 8.자 기사)와 같이 보도된 바 있고, ③ ‘유용미생물 EM 활용하는 기업 해충퇴치항균소독’(네이버 블로그, 2017. 4. 14.자), ’TV만물상에서 나온 EM을 이용한 해충 퇴치법입니다. 참고하세요‘(네이버 카페, 2014. 5. 12.자)