상표법/사례

3. 특허법원 판결(2014허1303)의 요지
... 이 사건 출원상표·서비스표 중 ‘IMPÉRIAL’은 ‘황제의’ 등의 의미를 가진 영어 또는 프랑스어로서, 술이나 와인 등 상품에 사용되면 ‘우수한’, ‘품질이 좋은’이라는 의미도 갖는다. 그런데 ‘IMPÉRIAL’은 우리나라의 위스키 등 주류 업계에서 일반 수요자나 거래자들에게 피고 보조참가인(페르노리카 코리아 임페리얼 주식회사)의 주지·저명한 표장인 ‘IMPERIAL’로 인식되므로, 주류를 지정상품으로 하고 있는 이 사건 출원상표·서비스표 및 선등록상표들과 관련하여 그 식별력을 부정하기는 어렵다.
그러나 ① 이 사건 출원상표·서비스표는 ‘IMPÉRIAL’이 포함되어 있는 황금색의 사각형 라벨 '파일:모엣샹동 황금색 라벨.png'만으로 출원된 것이 아니고, 병 모양 전체를 표장으로 삼아서 출원된 것인데, 전체 표장 중 문자 부분에 있어서 '파일:MOET.png’은 눈에 잘 띄는 위치에 크게 2번 반복 표기되어 있고, '파일:MOET MOET & CHANDON.jpg'도 라벨의 중앙에 크게 표기되어 있는 반면, ‘IMPÉRIAL’ 부분은 눈에 잘 띄지 않는 위치에 작게 1번 표기되어 있는 등 ‘IMPÉRIAL’ 부분이 이 사건 출원상표·서비스표의 전체에서 차지하는 비중이 극히 작은 점, ② ‘MOËT&CHANDON’은 18세기 중반부터 생산된 프랑스의 대표적인 샴페인 중의 하나이고, ‘MOËT&CHANDON’에 ‘IMPÉRIAL’이 부기된 샴페인은 19세기 후반부터 생산되어 왔으며, 우리나라에서도 ‘MOËT&CHANDON’ 샴페인이 2007년부터 2010년까지 연간 약 30억 원 가량 판매되었을 뿐 아니라 그에 관한 기사가 일간신문에 다수 실리는 등 ‘MOËT&CHANDON’은 이 사건 출원상표·서비스표의 출원일 당시 일반 수요자나 거래자에게 상당히 알려져 있는 샴페인 브랜드인 점, ③ 원고(청구인)는 우리나라에서 ‘MOËT&CHANDON’만 표기된 샴페인뿐 아니라 이 사건 출원상표·서비스표와 같이 ‘MOËT&CHANDON’에 ‘IMPÉRIAL’을 부기한 표장 및 ‘MOËT&CHANDON’에 ‘BRUTIMPÉRIAL’ 또는 ‘ROSÉ IMPÉRIAL’을 부기한 표장의 샴페인도 판매하였는데, ‘BRUT'은 영어 ‘DRY’에 해당하는 프랑스어로서 와인의 맛을 의미하고, ‘ROSÉ’는 분홍빛의 와인 색상을 의미하며, 또한 ‘IMPÉRIAL’이나 ‘BRUT IMPÉRIAL’ 또는 ‘ROSÉIMPÉRIAL’은 모두 ‘MOËT&CHANDON’의 하단에 작게 표기되어 있어서, 이 사건 출원상표·서비스표의 라벨 부분에서의 ‘IMPÉRIAL’도 ‘BRUT IMPÉRIAL’ 또는 ‘ROSÉIMPÉRIAL’처럼 샴페인의 맛이나 색상 등의 성질 또는 등급 표시로 인식될 가능성이 높은 점 등을 종합하면, 이 사건 출원상표·서비스표는 ‘IMPÉRIAL’ 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하다.
... 이 사건 출원상표·서비스표의 ‘IMPÉRIAL’ 부분과 선등록상표들의 ‘IMPERIAL’ 부분이 서로 유사하다고 하더라도, ‘IMPÉRIAL’ 부분이 이 사건 출원상표·서비스표에서 차지하는 비중 등 이 사건 출원상표·서비스표의 전체적인 구성, 형태 및 거래실정 등에 비추어 이 사건 출원상표·서비스표는 ‘IMPÉRIAL’ 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 선등록상표들과 그 외관·호칭 및 관념이 상이하여 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에 해당하므로, 이 사건 출원상표·서비스표와 선등록상표들은 그 표장이 유사하지 않다.

(2) 상표의 대비
(3) 피고의 주장에 대한 판단

① 다른 영어단어의 뒤에 boy 를 결합하여 새로운 관념을 형성하는 활용례가 많고, 그러한 예에 따라 다른 영어단어의 뒤에 boy 를 붙여 상표로 등록하는 사례가 많으며 그러한 결합상표가 그 다른 영어단어로만 된 상표와 공존하는 점, ② Rocket 으로 된 선등록상표가 있음에도 ROCKET 이 다른 단어와 결합하여 된 문자상표 등이 동일 유사한 지정상품에 관하여 등록된 예가 있는 점, ③ 원고가 이 사건 출원상표의 출원 전부터 로켓보이 또는 RocketBoy 라는 이름으로 애니메이션 캐릭터를 개발하였고, 이 사건 출원상표의 출원 전후로 그 애니메이션 판매사업을 시작하였으며, 그 이후에도 일관되게 위와 같은 이름으로 캐릭터 상품화 사업 등을 하고 있는 점 등에다가, ④ 이 사건 출원상표는 ROCKET 과 BOY 가 띄어쓰기 없이 결합되어 있고, 그 음절수도 로켓보이 로 읽으면 4음절이고 로케트보이 로 읽더라도 5음절에 불과한 점을 더하여 보면, 일반수요자나 거래자는 이 사건 출원상표를 보면 그 전체로서 로켓처럼 빠르고 힘센 소년 이라는 관념을 떠올려 일체로 호칭할 것으로 보인다.
따라서 이 사건 출원상표는 이를 분리하여 관찰하는 것이 자연스럽지 못하거나, 문자와 문자의 결합으로 독자적인 의미를 가지는 경우에 해당한다고 봄이 상당하므로 이를 전체로서 관찰하여 그 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.

다. 확인대상표장과 이 사건 등록상표의 유사 여부

나. 표장의 유사 여부

이 사건 출원상표는 굵게 표시한 영문자 “B“와 ”PE“ 사이에 이들 문자에 비하여 상대적으로 작게 표시된 별 형상의 도형이 위치하고 영문자 ”PE“ 부분 밑에 상대적으로 가늘고 작게 표시한 영문자 ”STA“가 병기되어 구성된 표장이고, 선등록상표는 별 형상의 도형으로 구성된 표장이다.
이 사건 출원상표의 문자 부분은 특별한 관념이 없고, 도형 부분은 별 형상의 오른쪽 윗부분에 번개 또는 별의 꼬리를 연상케 하는 도형을 덧붙인 것으로 이 사건 출원상표의 도형 부분과 선등록상표의 표장은 그 각도에 있어서 약간의 차이가 있을 뿐 그 외관이 거의 동일하다.
그런데 이 사건 출원상표의 도형 부분은 흔하고 간단한 도형인 별 형상을 약간 변형시킨 것에 불과하고, 영문자 부분인 “B“와 ”PE“ 사이에 위치하여 그 오른쪽 상단의 번개 등을 연상케 하는 추가 도형 부분이 ”P“와 대부분 겹쳐져 있을 뿐 아니라, 그 크기도 이들 영문자보다 상대적으로 작게 표시되어 있는 점 등을 고려하면, 이 사건 출원상표의 도형 부분은 이 사건 출원상표에 있어서 주요부의 하나를 구성한다고 할 수 없고, 소비자나 거래자가 그 도형 부분만을 영문자 “B“와 ”PE“로부터 분리하여 인식, 호칭할 것으로 보이지 아니한다.
결국 이 사건 출원상표는 별 형상의 도형 부분과 영문자 “B“와 ”PE“ 부분이 일체로 인식되어 선등록상표와의 관계에서 그 출처의 오인․혼동을 초래할 염려가 없다고 할 것이므로, 선등록상표와 그 표장이 유사하다고 할 수 없다.

이 사건에 있어서 ... 선등록서비스표는 ... ‘현대’ 또는 그 영문 부분과 상호 또는 업종을 표시하는 부분이 결합되어 있는 것들(이하 선등록서비스표 C라고 한다)이 있는데 ... 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 C의 등록권리자는 모두 현대그룹이라고 지칭되는 대규모기업집단의 소속 기업인바, 선등록상표 C에서 보는 바와 같이 현재 ‘현대’ 또는 그 영문을 포함한 다수의 서비스표가 현대그룹 소속 기업들을 권리자로 하여 등록되어 사용되고 있는 점, 따라서 그러한 서비스표들을 지칭함에 있어서는 그룹을 지칭하는 ‘현대’ 부분과 소속 기업의 업종 등을 지칭하는 부분의 전부 또는 특징적 일부를 결합하여 호칭하는 것이 자연스러운 점 등을 고려하면 적어도 현대그룹에 속하는 기업들 사이에 있어서는 일반 수요자나 거래자에게 ‘현대’ 부분은 식별력이 미약하다고 보아야 하므로 ‘현대’만으로 호칭 및 관념된다고 할 수 없고, 한편 일반 수요자나 거래자들은 일반적으로 삼성, 현대, 엘지와 같은 대규모기업집단을 구분하여 인식할 뿐 아니라 대규모기업집단 소속 기업은 일반 기업에 비하여 영업능력, 서비스의 수준, 재무건전성 등에서 우량한 특성을 가지고 있고 대규모기업단간에도 상이한 기업특성을 지닌다고 인식하는 경향이 있으며, 대규모기업집단의 명칭에 개별 기업의 업종을 나타내는 명칭을 결합한 상호나 표장을 그 대규모기업집단 소속 기업의 상호나 서비스표로 인식하는 것이 보통이므로, 대규모기업집단 소속 기업의 서비스표에 있어서는 대규모기업집단의 명칭을 표시하는 부분과 개별 기업의 업종을 표시하는 부분을 분리하여 호칭 및 관념하는 것은 그와 같은 서비스표가 가지는 자타서비스업 식별기능, 출처표시기능 및 서비스품질보증기능에 비추어 상당하다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 C에 있어서 ‘현대’ 부분과 업종 등 표시부분으로 분리 관찰하여 ‘현대’ 부분만으로 또는 업종 등 표시부분만으로 호칭·관념될 수 있다고 하는 것은 거래상 자연스럽지 않다고 할 것인바, 표장의 구성을 전체적으로 관찰하는 경우 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 C는 호칭 및 관념이 모두 상이하다고 인정된다.

이 사건 출원상표와 선등록상표들 및 별지 4 기재 ⌜현대그룹에 속하는 기업의 ‘현대’ 또는 ‘HYUNDAI’를 포함한 상표등록현황[1]의 등록권리자는 모두 범 현대그룹이라고 지칭되는 대규모기업집단의 소속 기업인바, 선등록상표들 및 별지 4 기재 ⌜현대그룹에 속하는 기업의 ‘현대’ 또는 ‘HYUNDAI’를 포함한 상표등록현황⌟에서 보는 바와 같이 현재 ‘현대’ 또는 그 영문을 포함한 다수의 상표들이 범 현대그룹 소속 기업들을 권리자로 하여 등록되어 사용되고 있으므로, 그러한 상표들을 지칭함에 있어서는 그룹을 지칭하는 ‘현대’ 부분과 소속 기업의 업종 등을 지칭하는 부분의 전부 또는 특징적 일부를 결합하여 호칭하는 것이 자연스러운 점 등을 고려하면, 적어도 범 현대그룹에 속하는 기업들 사이에 있어서는 일반 수요자나 거래자에게 ‘현대’ 부분은 식별력이 미약하다고 보아야 하므로 ‘현대’만으로 호칭 및 관념된다고 할 수 없다. 더욱이 이 사건 출원상표의 'PAY'부분이 '지불하다' 등을 지칭하는 단어로 금융관련 서비스의 내용을 직접적으로 나타내는 성질 표시에 해당하여 식별력이 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 출원상표는 각 부분으로 분리되지 않고 전체로서 인식한다고 봄이 상당하다.
한편 일반 수요자나 거래자들은 일반적으로 삼성, 현대, 엘지와 같은 대규모기업집단을 구분하여 인식할 뿐 아니라 대규모기업집단 소속 기업은 일반 기업에 비하여 영업능력, 서비스의 수준, 재무건전성 등에서 우량한 특성을 가지고 있고 대규모기업집단 간에도 상이한 기업특성을 지닌다고 인식하는 경향이 있으며, 대규모기업집단의 명칭에 개별 기업의 업종을 나타내는 명칭을 결합한 상호나 표장을 그 대규모기업집단 소속 기업의 상호나 상표로 인식하는 것이 보통이므로, 대규모기업집단 소속 기업의 상표에 있어서는 대규모기업집단의 명칭을 표시하는 부분과 개별 기업의 업종을 표시하는 부분을 분리하여 호칭 및 관념하는 것은 그와 같은 상표들이 가지는 자타상품 식별기능, 출처표시기능 및 상품 품질보증기능에 비추어 상당하다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 ‘HYUNDAI’ 부분과 업종 등 표시부분으로 분리 관찰하여 ‘HYUNDAI’ 부분만으로 또는 업종 등 표시부분만으로 호칭·관념될 수 있다고 하는 것은 거래상 자연스럽지 않다고 할 것인바, 표장의 구성을 전체적으로 관찰하는 경우 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 호칭 및 관념이 모두 상이하다고 인정되고(특허법원 2006. 12. 29. 선고 2006허8620 판결 참조), 위 법원 판례에 변경이 없는 한 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 외관, 호칭 및 관념이 모두 상이하여 표장이 동일ㆍ유사하다고 할 수 없다.

선등록상표는 “큰, 훌륭한” 등의 의미를 갖는 영어단어 “big”과 “show”를 결합하여 “big show”라고 표기한 문자상표로서, 쉬운 영어단어인 “big”과 “show”가 결합되어 있고 그 전체적인 호칭도 “빅쇼”로서 2음절에 불과하며 그 지정상품인 의류나 신발류 등과 관련하여 “big”은 상품의 크기나 품질 등 성질을 표시하는 수식어로서 그 뒤에 나오는 단어인 “show”와 결합하여 전체적으로 “크거나 훌륭한 쇼, 구경거리” 라는 일체화된 의미로 인식되고 또한 “show”를 포함하는 상표들이 다수 등록되어 공존하고 있는 점에 비추어 볼 때 그 각각의 독자적인 식별력이 강하다고 보기 어려우므로, 선등록상표는 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자에게 “big show”, “빅쇼”와 같이 전체적으로 인식된다고 봄이 자연스럽다. 따라서 선등록상표는 “big”, “빅” 및 “show”, “쇼”로 각각 분리되어 그것들에 의하여 호칭되거나 관념되지 않고 “big show”, “빅쇼” 전체로 호칭, 관념된다고 할 것이다.
나아가 이 사건 출원상표와 선등록상표는 이 사건 출원상표의 독특하게 형상화된 도형부분과 오렌지색의 색채 및 입체감이 부여된 글자꼴 등으로 인하여 그 외관에 있어서 현저하게 상이하고, 호칭에서도 이 사건 출원상표는 “쇼”로, 선등록상표는 “빅쇼”로 각각 호칭되어 전체적으로 상이하게 청감되며, 한편 이 사건 출원상표는 “쇼, 구경거리” 등으로 관념되는 데 비하여 선등록상표는 “크거나 훌륭한 쇼, 구경거리” 등으로 관념되어 그 관념이 일부 유사하기는 하지만, 그러한 관념의 유사성이 앞서 본 바와 같은 외관.호칭의 상이함을 압도할 수 있는 정도에까지 이르러 이격적으로 관찰할 때 오인.혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 수 없다.
따라서 비록 이 사건 출원상표와 선등록상표가 “show” 부분에서 서로 동일하다고 하더라도, 그 부분이 이들 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소와 결합되어 있는 정도와 위치, 이들 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일.유사한 지정상품에 다 같이 사용된다고 하여도 일반 수 요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인.혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어렵다.

호칭과 관념에 관하여 보건대, 첫째 이 사건 출원상표는 비교적 짧은 5음절로 구성된 상표이어서 일반 수요자나 거래자가 이를 전체로서 호칭하는 것이 그다지 어렵지 않고, 둘째 '미래'는 국어사전에 '① (현재를 기준하여) 아직 다가오지 않은 때. 장래, ② 불교에서, 삼세(三世)의 하나 곧 죽은 뒤의 세상. 내세, ③ 앞으로 있을 동작이나 상태를 나타내는 어법'으로 기재(갑 제4호증의 1, 2)되어 있는 단어로서, 일상생활에서는 주로 위 ①의 의미로 사용되면서 흔히 '희망찬, 다가올, 가까운' 등의 미래지향적인 뜻을 지닌 수식어와 결합되어 사용되고 있는 반면, 이 사건 출원상표의 수식어인 '오래된'은 과거지향적인 뜻을 지닌 수식어로서 나머지 문자부분인 '미래'의 의미와는 전혀 어울리지 않는, 이를테면 '둥근 사각형'과 같은 형용모순의 문자부분이므로, 오래된 부분과 미래 부분이 결합되어서 '오래된 미래'로 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들은 이를 매우 독특한 조어라고 인식하면서 '오래된'과 '미래'를 단순히 조합한 의미를 뛰어 넘는 무언가 새로운 형이상학적인 제3의 관념을 연상하게 될 것으로 보이며, 셋째 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 선등록상표인 '미래'가 포함된 상표들 내지 서비스표로서, 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일한 서적, 잡지 등의 지정상품에 관하여 '미래BDS'(상표등록번호 제417735호, 등록일 1998. 8. 22.), '미래인생'(상표등록번호 제538810호, 등록일 2003. 1. 7.), '우리미래'(상표등록번호 제285769호, 등록일 1994. 2. 23.)가, 이 사건 출원상표의 지정상품과 유사한 교과서출판업, 서적출판업 등의 지정서비스업에 관하여 '미래에듀'(서비스표등록번호 제93702호, 등록일 2003. 11. 26.)가 이미 등록되어 있었으므로(갑 제6호증의 1 내지 4), 이 사건 출원상표 중 미래 부분은 이 사건 출원상표의 출원 당시 이 사건 출원상표의 지정상품과 유사한 상품 내지 서비스업에 관하여 그 자체만으로는 자타 상품의 식별력이 약화되어 미래 이외의 다른 구성부분과 결합됨으로써 그 전체로서 식별력을 가지는 경향이 있었던 것으로 보이고, 넷째 이 사건 출원상표의 수요자나 거래자들은 그 지정상품을 고려하여 볼 때 통상 학생이거나 지식인 계층일 것이므로, 이 사건 출원상표의 일반 수요자나 거래자들은 둘째에서 본 사정 등으로 인하여 이 사건 출원상표의 표장을 '오래된'과 '미래'로 분리하여 호칭하고 관념할 가능성이 크지 않아 보이고, 나아가 오늘날 어떤 상표의 표장과 그 지정상품의 구체적인 내용, 그와 유사한 다른 상표 및 그 지정상품과의 상세한 비교 등에 관한 각종의 정보가 언론방송매체와 인터넷을 통하여 일반 수요자나 거래자들에게 매우 광범위하게 전파되고 있는 실정 등의 여러 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 그 전체에 의하여 '오래된 미래'로만 호칭되고 관념될 것이므로 선등록상표 '미래'와는 그 호칭과 관념 역시 서로 유사하지 아니하다.

본원상표와 인용상표가 모두 "장미"라는 관념을 포함하고 있기는 하지만, 두 개의 상표 중 "장미" 또는 "ROSE 로즈"라는 구성부분만이 지정상품에 대한 상표로서 기능을 갖춘 상표의 요부 내지 특별현저부분이라고는 볼 수 없고, "화니핀" 또는 "WHITE 화이트"라는 수식어 부분도 그 지정상품인 상품구분 제49류 면직물, 낙면직물, 합성섬유직물, 혼방모(면)직물, 면메리야스생지, 자수레이스생지 등과의 관계에 있어서 단순히 지정상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 사용방법 또는 시기 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 이른바 기술적 표장에 그치는 것이 아니어서, 자타의 상품을 일반수요자나 소비자로 하여금 식별하게 할 수 있는 상표로서의 기능을 갖춘 것이라고 볼 수 있으므로, 두 개의 상표를 대비함에 있어서 수식어의 부분을 떼어내고 나머지 부분만으로 상표가 유사한 것인지의 여부를 판단하여서는 안된다고 할 것인바, 두개의 상표를 이들 수식어를 포함하여 전체적으로 관찰하면 그 외관과 칭호, 관념에 있어서 서로 유사하지 아니하므로, 두개의 상표는 상품의 출처에 관하여 일반수요자나 소비자로 하여금 오인, 혼동을 일으키게 할 우려가 있다고 할 수 없다.

가. ‘GLIA(글리아)’의 의미 및 사용실태, 의약품에 관한 거래실정을 고려하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘GLIA(글리아)’ 부분은 그 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없다. 그리고 위 상표들 중 뒷부분에 위치한 ‘TAMIN'과 ’TILIN(티린)‘은 조어이기는 하나 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있으므로 독립하여 요부가 될 수 없다. 따라서 위 상표들의 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.
나. 비록 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘GLIA(글리아)’ 부분이 공통되기는 하지만, 수요자는 뒤의 두 음절인 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’의 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장은 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.

나. 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부

(나) 우선 이 사건 출원상표의 일 구성 부분인 ‘프렌즈’에 관하여 보면, 갑 제6, 8, 10호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 볼 때, ‘프렌즈’는 일반 수요자들이 ‘친구들’을 의미하는 초등학교 수준의 영어 단어 ‘friends'의 한글 표시임을 쉽게 인식할 수 있는 문자 부분으로서, 이 사건 출원상표의 출원 전에 이미 다양한 주체들에 의해 상품류 구분 41류의 지정상품에 대해 ’프렌즈‘ 또는 ’friends'를 포함하는 100여 개의 상표들[1]이 출원․등록되어 현재 공존하고 있는 사실, 실제 이 사건 출원상표의 지정상품 중 하나인 ’모바일앱을 통한 온라인게임서비스업‘과 관련하여 ’구글 플레이‘ 앱 카테고리에서 ’프렌즈‘ 또는 ’friends'를 포함하는 수십여 개의 어플들이 검색되는 사실을 인정할 수 있는바, 이에 비추어 보면, ‘프렌즈’는 이 사건 출원상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제41류의 상품에 관하여 자타 상품을 구별할 수 있는 상품표지로서의 식별력이 약하다고 봄이 타당하다.
(다) 나아가 이 사건 출원상표의 나머지 구성 부분인 ’게임즈‘는 우리나라의 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자들이 ’게임‘의 영어 문법식 복수형을 한글로 표시한 것임을 쉽게 인식할 수 있는 부분에 해당한다 할 것인데, 이 사건 출원상표의 지정상품에 ’모바일앱을 통한 온라인게임서비스업‘, ’게임센터제공업‘, ’게임정보제공업‘, ’온라인 게임 서비스업, ‘비디오게임방서비스업, ’인터넷게임사이트제공업, ‘PC게임시설제공업, ’게임/연예오락/문화/교육목적의 전람회 개최 관리업‘ 등 다수의 게임 관련 서비스업이 포함되어 있는 점은 위 기초사실에서 인정한 바와 같으므로, 이 사건 출원상표의 나머지 구성 부분인 ’게임즈‘ 역시 위 지정상품 대상물의 보통명칭 내지는 지정상품의 효능, 용도를 직접적으로 표시한 부분에 불과하여 자타상품을 구별할 수 있는 상품 표지로서의 식별력이 있다고 볼 수 없다.
(라) 따라서 이 사건 출원상표의 구성 부분들인 ‘프렌즈’와 ‘게임즈’는 모두 독자적으로는 자타 상품을 구별할 수 있는 식별력이 약하거나 없으므로, 다른 상표와의 동일․유사를 판단함에 있어서 독자적으로 요부가 될 수 없다. 또한 일반적으로 상표를 간략한 호칭이나 관념에 의하여 기억하려는 수요자나 거래자의 경향이 있음을 감안한다 하더라도, 이 사건 출원상표의 경우 표장 구성 자체가 위와 같이 널리 알려진 2개의 쉬운 영어 단어들의 결합으로 이루어져 있어 해당 표장 전체를 인식하고 기억함에 어떠한 어려움이 있어 보이지 아니하는 점에 비추어 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 각각 식별력이 없거나 약한 ‘프렌즈’와 ‘게임즈’의 두 부분으로 분리하여 인식할 것으로 보이지 아니한다.
(마) 결국 이 사건 출원상표는 일반 수요자들에 의해 ‘프렌즈’ 또는 ‘게임즈’만으로 간략하게 호칭, 관념된다고 볼 수 없는바, 이 사건 출원상표는 상표 관찰의 원칙으로 돌아가 이 사건 출원상표 전체로 관찰하여 그 외관, 호칭 및 관념을 판단하여야 한다.

1) 외관 대비
2) 호칭 및 관념 대비

가) 'MONSTER' 부분이 식별력 있는 요부인지 여부
그러나 을 제1호증의 1 내지 14의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록서비스표의 출원일(C)이나 등록결정일(2017. 5. 16.) 이전에 그 지정서비스업과 동일 또는 유사한 상품(G0301, G0502)이나 서비스업(S120602)과 관련하여 'MONSTER(몬스터)'를 포함하거나 결합되어 등록된 상표 또는 서비스표가 아래 표[1]와 같이 권리자를 달리 하여 다수 공존하고 있는 사실이 인정된다.
나) 이 사건 등록서비스표와 선등록(사용)상표들의 대비
그렇다면 선등록(사용)상표들과 대비할 때 이 사건 등록서비스표는 그 표장 전체를 기준으로 유사여부를 판단하여야 하는바, 아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 선등록(사용)상표들과 외관, 호칭, 관념 등 모든 면에서 유사하다고 할 수 없다.

가) 요부관찰의 가부
나) 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 표장 대비

확인대상표장 중 "대경"은 '크게 놀람(大驚)', '큰 경사(大慶)', '사람이 지켜야할 큰 도리(大徑)', '국경의 맞은편(對境)' 등의 의미를 가지고 있으나 "인재개발원'과 결합하여 사용될 경우 인재를 양성 교육하는 것과 관념적 연결관계가 형성되지 아니하여 위와 같은 의미로 인식되기는 어렵다. 한편, "대경"은 대구(大邱)와 경북(慶北)을 포괄하는 지역의 약칭으로 널리 사용되고 있고(을 제1 내지 9호증, 이상 가지번호 모두 포함), 나아가 "서울특별시인재개발원", "경기도인재개발원" 등 "인재개발원"이 지명과 결합되어 사용되는 사례가 다수 있는 점에 비추어 보면, 확인대상표장 중 "대경"은 일반 수요자나 거래자에게 대구, 경북 지역의 약칭으로 인식될 가능성이 높다. 여기에 확인대상표장 중 문자 "대경" 부분이 차지하는 비중이 크지 아니한 점을 더하여 보면, 일반 수요자나 거래자들이 확인대상표장을 "대경"만으로 분리하여 인식한다고 볼 수 없다.[1]

가. ‘미소국수’ 부분이 식별력이 있는 요부인지 여부
나. 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 유사 여부

이 사건 등록서비스표는 영문자 부분에 의하여 ‘다나와’로 호칭되고, 영문자 부분에 의해서는 특별한 관념이 연상되기 어려우나, 영문자의 호칭에 따른 ‘다나와’에 의하여 ‘모두 나와, 전부 나와’ 등의 의미로 관념될 수 있다.
이에 비하여 확인대상표장은 상단에 크게 표기된 문자 부분에 의하여 ‘중고다나와’로 호칭되고, ‘중고품 모두 나와, 중고품 전부 나와’ 등의 의미로 관념될 수 있으므로, 양 표장은 그 호칭 및 관념이 상이하다고 할 것이다.
따라서 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 전체적으로 볼 때 그 외관, 호칭, 관념이 상이하여 동일·유사한 서비스에 사용되더라도 일반 수요자와 거래자가 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 있다고 할 수 없으므로, 서로 유사하지 않다.
이에 대하여 원고는, 이 사건 등록서비스표의 ‘DANAWA’ 부분 및 확인대상표장의 ‘다나와’ 부분은 일반적인 식별력 및 사용에 의한 식별력을 구비한 것이어서 양 표장의 요부에 해당하고, 확인대상표장 중 식별력이 미약한 ‘중고’ 부분 등을 제외하면 확인대상표장은 ‘다나와’로만 간략히 호칭될 수 있어 ‘다나와’로 호칭되는 이 사건 등록서비스표와 동일·유사한 표장에 해당한다는 취지로 주장한다.
… (중략) … 이 사건 등록서비스표의 ‘DANAWA’ 부분은 그 지정서비스업인 ‘민생용전기기계기구판매대행업, 민생용전기기계기구판매알선업’ 등과 관련하여 사용될 경우 일반 수요자들에게 ‘상품이 모두 나와 있다’ 등의 의미로 쉽게 인식될 수 있고, 확인대상표장의 ‘다나와’ 부분도 그 사용서비스업인 ‘중고 가전제품의 구입 및 판매업’과 관련하여 사용될 경우 일반 수요자에게 ‘중고 가전제품이 모두 나와 있다’ 등의 의미로 쉽게인식될 수 있으므로, 위 ‘DANAWA’ 부분 및 ‘다나와’ 부분은 그 식별력이 없거나 미약하다고 할 것이다.
다음으로 위 ‘DANAWA’ 부분 및 ‘다나와’ 부분이 사용에 의한 식별력을 취득하였는지에 관하여 보면 … 이 사건 등록서비스표의 ‘DANAWA’ 부분이 그 출원 전 사용의 결과로 전국의 수요자들 사이에 현저하게 인식되었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없을 뿐만 아니라, 설령 원고의 웹사이트가 전국의 수요자들 사이에 현저하게 인식되었다고 하더라도, 원고가 위 웹사이트를 통해 실제로 영위한 가격비교정보제공서비스업 내지 판매알선업에 대해서만 사용에 의한 식별력을 취득하는 것일 뿐, 그와 서비스의 내용이 다른 피고의 사용서비스업인 ‘중고 가전제품의 구입 및 판매업’에 대해서까지 사용에 의한 식별력을 취득하는 것은 아니라고 할 것이므로, 위 ‘다나와’ 부분이 피고의 사용서비스업과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다.

이 사건 등록상표인 '매일신문'은 '매일'이라는 단어와 '신문'이라는 단어가 결합된 상표로서 전체적으로 '매일 발행되는 신문'을 의미하는 것으로 쉽게 인식될 수 있어 지정상품인 신문의 발행주기 등 상품의 성질을 보통으로 표시하는 기술적 표장에 해당하므로, 이 사건 등록상표인 '매일신문'이나 그 일부인 '매일'은 식별력이 없거나 미약하다고 할 것이다.
또한 확인대상표장인 '주식회사 대구매일신문사'는 회사의 형태를 나타내는 '주식회사'와 현저한 지리적 명칭에 해당하는 '대구' 및 '매일 신문을 발행하는 회사'를 의미하는 것으로 쉽게 인식될 수 있는 '매일신문사'가 결합된 상표이므로, 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약하다고 할 것이다.
따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 '매일신문'이나 '매일'로 요부관찰된다고 할 수 없다.
... (중략) ...
앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 식별력이 없는 부분만으로 구성되어 있으므로 상표 전체를 기준으로 양 표장을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표인 '매일신문'은 고딕체로 보이는 한글 4자로 구성되어 있음에 비하여 확인대상표장인 '주식회사 대구매일신문사'는 명조체로 보이는 한글 11자로 구성되어 있어 그 외관이 상이하고, 이 사건 등록상표는 '매일신문'으로 호칭되고 '매일 발행되는 신문'으로 관념될 것임에 비하여 확인대상표장은 '주식회사 대구매일신문사 또는 대구매일신문사'로 호칭되고 '대구에서 매일 신문을 발행하는 (주식)회사'로 관념될 것이어서 그 호칭 및 관념도 상이하다.
따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 전체적으로 볼 때 그 외관, 호칭, 관념이 상이하여 동일 유사한 상품에 사용되더라도 일반 수요자와 거래자가 출처에 관하여 오인 혼동할 염려가 있다고 볼 수 없으므로, 서로 유사하지 않다.

변론 전체의 취지에 의하면, ‘마트’는 ‘mart’의 국문 표기로서 ’상업 중심지, 시장, 경매실‘ 등을 뜻하고, ’굿모닝‘은 ’good morning‘의 국문 표기로서 ’안녕하십니까?(오전 중의 인사)‘를 의미하는 사실, 우리나라 국민들의 영어 보급 수준에 비추어 위 영어 단어들은 수요자와 거래자들이 그 의미를 비교적 쉽게 이해할 수 있는 사실이 각각 인정되므로, 이 사건 등록상표의 문자 부분은 수요자와 거래자들 사이에 일응 ’굿모닝‘과 ’마트‘로 구분되어 인식될 것이다.
그러나 ’마트‘는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업이 이루어지는 장소를 의미하는 것으로 인식될 것이므로 서비스업 출처의 식별력이 있다고 할 수 없고, ’굿모닝‘은 영어 단어이기는 하나 우리의 생활 주변에서 흔히 사용되는 인사말로서 그 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들이 이를 특정인의 업무의 출처를 나타내는 것으로 인식하기 어려울 뿐 아니라 다수의 사람들이 상호 등으로 사용하고자 하는 용어에 해당하여 그 사용을 특정인에게 독점시키는 것이 바람직하지도 않다. 따라서 이 사건 등록서비스표 중 ’굿모닝‘이나 ’마트‘는 ‘독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부’ 즉 요부에 해당한다고 할 수 없다.
_그러므로 이 사건 등록서비스표는 수요자와 거래자들 사이에 도형 부분과 문자 부분을 포함한 전체로서 인식되거나 문자 부분인 ‘굿모닝마트’만으로 인식될 수 있을 뿐, 문자 부분이 다시 ‘굿모닝’과 ‘마트’로 분리되어 거래에 놓일 수 있다고 할 수 없다.
… (중략) …
양 표장의 호칭과 관념을 대비하면, 이 사건 등록서비스표는 ‘굿모닝마트’로 호칭 및 관념되는 데 비하여 선등록서비스표는 ‘모닝마트’로 호칭 및 관념될 것이므로(선등록서비스표가 ‘모닝’과 ‘마트’로 분리 관찰되지 않는 이유는 이 사건 등록서비스표에서 살핀 바와 같다), 양 표장은 호칭 및 관념도 다르다.

(1) 우선, 선등록상표는 간단하고 흔히 있는 'K'라는 문자부분은 식별력이 없으므로 'SHARP' 부분이 요부이고, 따라서 '샤프'로만 호칭되는지에 관하여 보건대, 상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반수요자나 거래자들이 대상상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 일체불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지라고 할 것인바, 선등록상표의 문자부분은 'K'라는 영문자와 'SHARP'라는 단어가 결합된 결합상표로서 외관상 'K'와 'SHARP'가 일체적으로 구성된 것은 아니나, 그 음절이 4음절로 비교적 짧아서, 이를 'K' 부분의 '케이'와 'SHARP' 부분의 '샤프'로 분리하여 각각 호칭하는 것은 부자연스러운 면이 있어 전체적으로 '케이샤프'로 불릴 수 있고, 또한 선등록상표의 지정상품은 낚시바늘, 작살 등 낚시와 관련된 상품으로서, 이와 같은 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관한 한 'SHARP'라는 용어는 날카로운 등의 의미로 성질 등을 나타내는 표시로서 식별력이 부족하다고 할 것이어서, 'SHARP' 부분이 요부가 된다고 보기 어려워, 'SHARP' 부분만으로 간력하게 호칭하거나 관념되지는 아니한다고 봄이 상당하다.
(2) 한편, 이 사건 출원상표는 'LAZER'와 'SHARP'로 이루어진 문자상표인바, 'LAZER'는 영어사전에는 나오지 않는 조어이나, 레이저 광선을 의미하는 것으로 잘 알려진 영어단어 'laser'와 알파벳 구성에서 두 번째 자음인 's'와 외관 및 발음이 유사하므로 일반 수요자들은 이를 새로운 조어로서 이해하기보다는 좀 더 익숙한 'laser'로 인식하여 '레이저'로 호칭하기 쉽고, 앞에서 본 바와 같이 'SHARP'의 경우 지정상품과의 관계에서 식별력이 약하고 달리 'SHARP' 부분이 존재함으로써 이 사건 출원상표의 지정상품에 대한 식별기능이 인정된다고 볼 자료가 없어 'SHARP' 부분이 이 사건 출원상표의 요부가 되기 어렵다고 할 것이고, 또한 비교적 짧은 5음절로 이루어져 있어, 이 사건 출원상표는 '레이저' 또는 '샤프'로 분리하여 간략하게 호칭되기보다는 '레이저샤프'로 호칭될 가능성이 높다 할 것이다.
(3) 따라서 이 사건 출원상표 및 선등록상표의 동일·유사 여부를 비교함에 있어서는 요부관찰이나 분리관찰은 적당하지 아니하고 전체적, 이격적 관찰의 원칙으로 돌아가야 할 것이다.

나. 이 사건 등록상표의 중요 부분
다. 양 상표의 유사 여부

(1) 이 사건 출원상표는 ‘어반시스’ 로, 선등록상표는 ‘어반시스’ 또는 ‘아반시스’ 로 호칭될 것으로, 그 차이가 크지 않아 전체적인 청감은 유사하다고 볼 수 있다.
(2) 그런데 양 상표는 외관이 완전히 상이하다. 양 상표 모두 알파벳의 대문자 또는 주로 소문자로 이루어진 문자상표로서 그 철자의 구성도 다르며 거의 겹치지도 않는다. 또한, 이 사건 출원상표는 ‘도시의’를 의미하는 ‘urban’과 ‘체계’ 등을 의미하는 ‘system’의 약어 ‘sys’를 결합한 조어로 ‘도시의 체계’ 정도로 관념될 수 있을 것이나, 선등록상표는 특별한 관념이 없어 보이는 조어로 양 상표의 관념을 대비할 수 없다.
(3) 이와 같이 호칭이 일부 유사함에도 불구하고 전체적으로 보았을 때 양 상표의 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없는 이상 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다.

... 영문자 ‘CHRIS’ 내지 이의 한글 음역인 ‘크리스’ 부분을 공통적으로 가지고 있기는 하나, 이 사건 출원서비스표는 문자 부분만으로 이루어져 있는반면에,선등록서비스표는문자부분보다는도형의배치와색채등도형부분에서나타나는외관에특색이있어서양서비스표를전체적으로관찰할때그외관의많은차이로인하여문자부분의일부유사성에도불구하고출처의혼동을명확히피할수있다고할것이므로,같은취지에서양서비스표의표장이유사하지않다고본원심은정당하고,거기에상고이유로주장하는바와같은상표의유사여부판단에관한법리오해등의잘못이없어상고를기각한다.

살피건대, 이 사건 출원상표 “파일:FC슛돌이22.png”가 한글 부분인 ‘슛돌이’로 호칭되고 선등록상표 “”가 한글 부분 ‘숯도리’ 또는 영문 부분 ‘SHOOTDORI’로 호칭될 경우 그 호칭에 있어서 유사한 점이 있으나, 이 사건 출원상표는 검은색 바탕에 흰색의 ‘FC’ 부분과 황토색의 ‘슛돌이’ 부분이 결합한 구성인 반면, 선등록상표는 상단에 큰 글자로 된 ‘숯도리’ 부분과 하단에 작은 글자로 된 ‘SHOOTDORI’ 부분이 결합한 구성이므로 그 외관에 있어서 서로 다르고, 이 사건 출원상표는 ‘Football Club’의 약칭인 ‘FC’와 ‘공차는 사내아이’라는 의미인 ‘슛돌이’가 결합하여 ‘공차는 사내아이 또는 공차는 사내아이들의 모임’이라는 관념이 떠오르는 반면, 선등록상표는 한글 ‘숯도리’에 그 영문 음역을 나타내는 ‘SHOOTDORI’가 결합하여 ‘숯과 관련한 어떤 것’이라는 관념이 떠오르므로, 그 관념에 있어서 확연히 다르다 할 것인바, 그렇다면 양 상표를 전체적으로 볼 때 외관이 다르고, 관념이 현저하게 달라 일반 수요자에게 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 수 없다. 그럼에도 원심이, 이 사건 출원상표의 요부인 ‘슛돌이’와 선등록상표가 호칭에 있어서 매우 유사하고, 선등록상표의 영문자 부분 ‘SHOOTDORI’에 공을 차다는 의미의 ‘SHOOT’가 포함되어 있다는 이유로 서로 유사하다고는 보았음은 상표의 유사 여부에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다.

본원상표 ''는 도형과 문자가 결합된 결합상표이지만 그 중에서 도형부분이 꼬부라진 지팡이와 펄럭이는 깃발, 그리고 타원형의 띠 모양의 특징적인 것으로 구성되어 있는데 비하여 문자부분은 타원형의 띠 속에 작은 글씨로 많은 문자가 기재되어 있어 그다지 특징적인 것으로 보이지 아니하므로 위 도형부분이 수요자에게 현저하게 인식될 수 있는 상표의 요부라고 함이 상당할 것이다.
따라서 본원상표 ''와 인용상표 (1)은 다같이 ‘아이비’로 호칭될 개연성이 전혀 없지 아니한 점에서 그 칭호나 관념이 유사하다고 볼 여지가 없지는 아니하나, 본원상표 ''는 위와 같은 특징적인 도형부분에 의하여 그 외관이 인용상표(1)과 현저하게 달라서 전체로서는 명확히 상품출처의 오인, 혼동을 피할 수 있을 것이므로 본원상표가 인용상표와 유사하다고 할 수 없다(당원 1989. 4.11. 선고 87후122 판결; 1990. 8. 28. 선고 90후397 판결 등 참조).

구체적으로 상표의 유사로 수요자가 상품의 출처에 관하여 오인․혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부를 판단함에 있어서는, 해당 지정상품을 둘러싼 거래실정도 고려하여야 한다. 이와 관련하여 종래 전화 등 음성매체를 통하여 지정상품을 광고하거나 주문하는 일이 빈번한 경우에는 호칭을 외관, 관념보다 중요한 요소로 평가하여 왔다(대법원 1996. 9. 6. 선고 96후344 판결, 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조). 그런데 오늘날 인터넷의 광범위한 보급과 스마트폰, 태블릿 피씨, 노트북 등 시청각 매체를 통한 광고나 상품 판매 및 주문이 비약적으로 증가됨에 따라 일반 수요자나 거래자들이 상품의 표장을 ‘시각적 형상’ 자체로 인식하고 기억하는 경향이 크게 증대되었고, 특히 이 사건 선등록상표의 지정상품인 컴퓨터소프트웨어, 애플리케이션 등의 경우에는 전자기기의 디스플레이 화면 등을 통한 거래와 광고의 비중이 더욱 크다. 따라서 이 사건 선등록상표와 출원상표의 오인․혼동 가능성 여부를 판단함에 있어 호칭 못지않게 외관의 유사 여부도 중요한 요소로 평가함이 상당하다(특허법원 2021. 7. 2. 선고 2021허2267 판결).

선등록상표는 도형부분과 문자부분이 매우 밀접하게 결합되어 있고 또한 두 부분이 함께 빈번하게 사용됨으로써, 전체로서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억․연상을 하게 한다고 할 것이다. 따라서 선등록상표와 이 사건 출원상표의 유사여부를 판단함에 있어 표장 전체를 기준으로 판단한다.
1) 선등록상표 ‘파일:카룸.png’은 상단의 도형부분 ‘파일:카룸도형.png’과 하단의 문자부분 ‘파일:카룸(문자).png’이 결합된 표장으로, 도형부분은 자동차의 차체 및 바퀴를 각 사람의 모자, 눈으로 형상화하여 상단에 배치하고 하단에 네모난 도형 안에 사람의 입 모양을 표시하여 전체적으로 사람의 얼굴처럼 보이도록 한 도형이다. 이러한 형상은 다소 독특하여 이 상표에 관한 인상을 형성하는데 기여하는 것으로 보이나, 이러한 형상이 지정상품의 거래계에서 주지․저명한 정도에 이르지는 않았다고 보인다.
2) 그런데 선등록상표에 있어 ‘카룸’이라는 문자부분 역시 그 도형 바로 밑에 고딕체로 선명하게 표기되어 도형부분에 결합되어 있다. 더욱이, 선등록상표는 위 도형 부분만으로는 위 도형이 의미하고자 하는 바가 무엇인지 명확하지 아니하고, ‘카룸’이라는 문자 역시 조어에 불과하여 그 자체만으로는 그 의미가 곧바로 전달되지 아니하나 위 도형과 문자가 결합되었을 때 비로소 '카룸'이 친숙한 영어 단어인 ‘car’와 'room'으로 인식되어 위 표장을 접하는 소비자들에게 표장의 식별력이 명확히 전달된다. 즉 선등록상표에 있어 도형부분과 문자부분의 결합의 정도가 매우 강하다.
3) 이 사건 선등록상표의 지정상품인 컴퓨터소프트에어, 애플리케이션 등의 경우, 거래나 광고 과정에서 이 사건 선등록상표가 전자기기의 디스플레이 화면을 통해 문자부분과 도형부분이 결합된 ‘시각적 형상’ 자체로 소비자들에게 전달, 인식되는 경우가 빈번할 것으로 보인다.
4) 이 사건 선등록상표 지정상품의 실제 거래계에서, 선등록상표는 일부 광고나 인터넷 게시판 등에서 ‘카룸’과 같은 문자부분 또는 '파일:카룸도형.png' 와 같은 도형부분이 각별로 사용되기도 하나, 스마트폰 어플리케이션에서는 도형부분 아이콘이 문자부분과 함께 사용되고 있고, ‘카룸’ 홈페이지의 주소창, 탭 등에서도 도형부분과 문자부분이 함께 사용되고 있으며, 네이버 블로그에서도 선등록상표의 도형부분은 프로필 사진으로, 이름은 ‘카룸(carroom)’으로 각 표기되어 도형부분과 문자부분이 함께 표시되고 사용되고 있어, 이 사건 선등록상표 거래계에서 위 도형부분이 문자부분과 빈번하게 결합되어 사용되고 있다(다만 위와 같은 실제 사용태양에 있어 문자부분이 도형부분의 오른쪽에 배치되거나 다소 이격된 곳에 배치되어 있기도 하나, 이와 같은 병행 사용 자체가 선등록상표가 도형부분 또는 문자부분만으로는 독자적인 식별력을 갖기 부족하다는 점을 보여주는 것으로 보인다).
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갑 제9 내지 14, 18호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실이나 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 일부 유사하게 호칭될 수 있다고 하더라도, 외관 및 관념이 현저히 달라 선등록상표와 함께 사용되더라도 지정상품의 거래에서 일반수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 직관적으로 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 유사한 표장이라고 할 수 없다.
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2) 우리나라의 영어 교육 수준에 비추어 모음과 모음 사이에 위치한 영문자 ‘L’은 앞 음절의 ‘ㄹ’ 받침으로 호칭되는 것이 자연스러운 점, 외래어 표기법에 의하면 어중의 ‘L’이 모음 앞에 오는 경우 ‘ㄹㄹ’로 표기하는 점, 2010년 이후 이 사건 심결시인 2021. 1. 14.까지 출원된 ‘kal’로 시작되는 상표 95건 중 그 음역을 ‘칼’로 표기하고 있는 것이 83건으로 대부분인 반면 ‘카’로 표기하고 있는 것은 8건인 점, 2018. 6. 8.부터 2020. 11. 10.까지 국내에서 보도된 5건의 언론보도에서 원고 회사는 모두 ‘칼룸’으로 표기되어 일반 소비자들에게 소개된 점 등에 비추어 이 사건 출원상표는 ‘칼룸’으로 호칭되는 것이 자연스럽다고 할 것이다. 이에 비하여 선등록상표는 그 문자부분인 ‘카룸’으로 호칭될 것으로 보인다. 그렇다면 양 상표의 호칭이 모두 2음절로 짧고, 그 짧은 단어에서 첫음절이 ‘칼’과 ‘카’로 그 종성이 달라 전체적인 청감의 차이가 발생한다고 볼 수 있으므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 일부 유사하게 호칭될 수 있는 가능성에도 불구하고 그 호칭이 동일하거나 유사하다고 단정할 수 없다.
3) 이 사건 표장의 유사성 판단에 있어 외관의 유사성 대비가 중요한 기준이 됨이 상당함은 앞서 본 바와 같은데, 출원상표는 평이한 영문자로 구성된 것인데 비하여, 선등록상표는 앞서 본 바와 같은 도형부분과 문자부분으로 구성된 상표로, 도형의 유무, 한글과 영문자의 차이 등으로 인해 외관이 현저히 상이하다.
4) 이 사건 출원상표는 조어상표로서 아무런 관념이 연상되지 않는다. 그러나 선등록상표는 자동차 형상과 ‘카룸’이 밀접하게 결합됨으로써, 컴퓨터소프트웨어 등 이 사건 선등록상표의 거래자나 수요자들에게 ‘카룸’은 영어 ‘car room’의 음을 표시(음차)한 것으로 인식되어 위 표장은 ‘자동차에 관한 공간’ 등으로 관념될 것으로 보인다. 그렇다면 이 사건 출원상표와 선등록상표는 서로 관념이 유사하지 않다.

... 오늘날 인터넷의 광범위한 보급과 스마트폰, 태블릿 피씨, 노트북 등 시청각 매체를 통한 광고나 상품판매 및 상품주문이 비약적으로 증가하고 있는 점을 고려하면, 도형상표 또는 문자 부분과 도형 부분의 조합으로 이루어진 결합상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 호칭 못지않게 외관도 중요한 요소로 평가하여야 할 것이다.[2)]
...
1) 외관의 대비
... 양 상표는 도형 부분의 유무, 알파벳 구성의 차이, 색상의 차이 등으로 외관이 현저하게 다르다.
2) 호칭의 대비
... 이 사건 출원상표는 ‘포이’로, 선등록상표도 주로 ‘포이’로 호칭될 것으로 보이므로, 전체적인 청감은 유사하다고 볼 수 있다.
3) 관념의 대비
가) 이 사건 출원상표 중 연두색, 하늘색, 초록색으로 된 도형 부분은 특정 관에 의하여 인식될 것이다. 원고는 산림복지 진흥에 관한 법률 제49조에 의하여 산림복지단지의 조성ㆍ운영 등 산림복지서비스 활성화를 위하여 설립된 공공기관으로, 이 사건 출원상표의 문자 부분 ‘FoWI’는 원고의 영문 명칭 ‘Korea Forest Welfare Institute’의 약칭이고 원고는 인터넷 도메인이름(D)으로도 사용하고 있다. 위와 같이 이 사건 출원상표 중 문자 부분은 약칭으로 특정한 의미가 연상되지 않는다.[5)]
나) 이 사건 선등록상표는 ‘(하와이의) 토란 요리’ 또는 ‘마오리인이 노래·댄스에 맞추어 실을 달아 돌리는 작은 볼’ 등을 의미하는 ‘poi’와 ‘디자인, 설계‘ 등을 의미하는 ‘designs’를 결합한 조어로 ‘(하와이의) 토란 요리의 디자인’ 또는 ‘마오리인이 노래·댄스에 맞추어 실을 달아 돌리는 작은 볼의 디자인’ 정도의 의미로 인식될 수 있으나, 상표의 유사 여부 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 관념은 우리나라의 일반 수요자나 거래자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 드는 인식에 의하여 정하여야 할 것인데, 영어를 모국어로 하지 않는 우리나라에서 일반 수요자나 거래자 대부분은 이 사건 선사용상표에 관하여 위와 같은 의미를 직관적으로 인식한다고 보기 어렵다.
다) 따라서 양 상표는 관념을 두고서 대비할 수 없거나 다르다.
4) 대비 결과의 정리
위와 같이 이 사건 등록상표는 이 사건 선등록상표와 호칭이 동일함에도 불구하고 전체적으로 보았을 때 양 상표의 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없거나 유사하지 않아 뚜렷이 구별되므로 유사한 상품에 함께 사용되더라도 일반 수요자나 거래자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다. 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표는 서로 유사한 상표라고 볼 수 없다.

양 상표는 한글의 유무, 알파벳 구성의 차이, 색상의 차이 등으로 외관이 현저하게 다르다 ... 이 사건 출원상표는 ‘포이’로, 선등록상표도 주로 ‘포이’로 호칭될 것으로 보이므로, 전체적인 청감은 유사하다고 볼 수 있다 ... 양 상표는 관념을 두고서 대비할 수 없거나 다르다 ... 위와 같이 이 사건 등록상표는 이 사건 선등록상표와 호칭이 동일함에도 불구하고 전체적으로 보았을 때 양 상표의 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없거나 유사하지 않아 뚜렷이 구별되므로 유사한 상품에 함께 사용되더라도 일반 수요자나 거래자가 상품 출처에 관하여 오인․혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다. 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 선등록상표는 서로 유사한 상표라고 볼 수 없다.

1) 요부의 추출
가) 이 사건 출원서비스표
수요자들은 이 사건 출원서비스표(파일:나는조선의떡뽂이다2.png)가 도형 부분(파일:나는조선의떡볶이다도형.png)과 문자 부분(파일:나는조선의떡볶이다문자.png)이 결합되어 구성된 것임을 직감할 수 있을 것으로 보인다.
한편 갑 제4 내지 16호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상만으로는 이 사건 출원서비스표 중 문자 부분(파일:나는조선의떡볶이다문자.png)이 이 사건 각 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 보기 어렵고, 달리 식별력이 없거나 미약하다고 볼만한 특별한 사정이 없다[갑 제4 내지 16호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, ‘조선’이 포함된 서비스표가 이 사건 각 지정서비스업과 동일·유사한 지정서비스업에 관하여 다수 등록되어 현실적으로 사용되고 있는 사실이 인정되고, ‘떡볶이’는 이 사건 각 지정서비스업과 관련하여 서비스의 제공 시 수요자에게 제공되는 물건(음식)으로 직감될 수 있어 식별력이 없거나 미약할 것으로 보이기는 하나, 한편 이 사건 출원서비스표와 같이 ‘조선’에 메밀, 참치, 막걸리, 닭발 등 서비스의 제공 시 수요자에게 제공되는 물건(음식)으로 직감될 수 있는 명칭이 결합된 서비스표가 이 사건 각 지정서비스업과 동일·유사한 지정서비스업에 관하여 다수 등록되어 현실적으로 사용되고 있는 점, ‘조선’이라는 표장 자체가 구 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 식별력 상실사유를 갖고 있지는 않은 점 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 사정만으로는 이 사건 출원서비스표 중 문자 부분이 이 사건 각 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 보기 어렵다].
또한 이 사건 출원서비스표에서 문자 부분(파일:나는조선의떡볶이다문자.png)을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 도형 부분과 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다거나, 거래실정상 이 사건 출원서비스표가 이 사건 각 지정상품과 관련된 거래사회에서 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다.
나아가 이 사건 출원서비스표는 도형 부분과 문자 부분의 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니다.
위와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 전체(파일:나는조선의떡뽂이다2.png)로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 문자 부분(파일:나는조선의떡볶이다문자.png)만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 타당하다.
나) 선등록서비스표
수요자들은 선등록서비스표(파일:조선떡볶이.png)가 도형 부분(파일:조선떡볶이_도형.png)과 문자 부분(파일:조선떡볶이_문자.png)이 결합되어 구성된 것임을 직감할 수 있을 것으로 보인다.
선등록서비스표도 위 가)항에서 본 바와 같은 이유로 전체(파일:조선떡볶이.png)로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 문자 부분(파일:조선떡볶이_문자.png)만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 타당하다.
2) 양 표장의 구체적 대비
위 1)항에서 본 양 표장의 요부인 문자 부분을 구체적으로 대비하기로 한다.
가) 먼저, 외관을 대비하면, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분(파일:나는조선의떡볶이다문자.png)과 선등록서비스표의 문자 부분(파일:조선떡볶이_문자.png)은 문자의 구성, 글씨체, 글자 수, 색상 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다르다.
나) 다음으로 호칭을 대비하기로 한다. 이 사건 출원서비스표의 문자 부분은 ‘나는 조선의 떡볶이다’, [1]‘나조떡’ 등으로 호칭될 가능성이 높고, 선등록서비스표의 문자 부분은 ‘조선떡볶이’ 등으로 호칭될 가능성이 높은데, 양 표장의 문자 부분은 “조선”, “떡볶이(떡뽂이)” 부분의 유사성에도 불구하고 호칭이 서로 다르다[피고는 이 사건 출원서비스표의 문자 부분이 조선떡볶이로 호칭된다는 취지로 주장하나, 표장이 문장 형태로 구성되어 있다고 하더라도 식별표지로서 기능하는 것이 불가능하다고 할 수 없어 문장 전체로 호칭·관념될 수 있고, 불가분적으로 결합되어 하나의 문장을 이루고 있는 이 사건 출원서비스표의 문자 부분으로부터 체언(체언) 부분만을 분리 호칭·관념하는 것은 거래관행상 자연스럽지 못하므로, 위 주장을 받아들이지 않는다].
다) 마지막으로 관념을 대비하기로 한다. 선등록서비스표의 문자 부분(파일:조선떡볶이_문자.png)은 단순히 ‘조선의 떡볶이’ 정도의 의미로 수요자들에게 인식될 것으로 보이는 반면, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분(파일:나는조선의떡볶이다문자.png)은 ‘내가 조선의 국모다’를 패러디(parody)한 표장으로 수요자들에게 인식될 가능성이 높고, 동시에 위 문자 부분을 접하는 수요자들에게 의인화(의인화)된 떡볶이가 자신이 ‘조선의 떡볶이’, ‘조선을 대표하는 떡볶이’라고 호소하거나 강조하는 듯한 느낌을 줄 것으로 보인다. 따라서 비록 양 표장의 문자 부분이 ‘조선’, ‘떡볶이(떡뽂이)’라는 공통된 문자를 포함하고 있더라도, 위와 같은 차이로 인하여 양 표장의 문자 부분은 관념도 서로 다르다고 봄이 타당하다(수요자들이 이 사건 출원서비스표를 선등록서비스표의 패러디로 인식할 가능성도 있는바, 선등록서비스표가 주지·저명한 경우에는 패러디로 인하여 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 커질 가능성을 배제할 수 없으나, 이 사건에서는 선등록서비스표가 주지·저명하다고 볼만한 아무런 증거가 제출되어 있지 않다).
3) 대비 결과의 종합
문자 표장에 있어 문자에 대하여 형성되는 관념의 강도가 강렬할수록 호칭의 비중은 상대적으로 낮아진다고 할 것이므로, 비록 양 표장의 문자 부분은 “조선”, “떡볶이(떡뽂이)”를 공통적으로 포함하고 있어 호칭이 유사하다고 볼 측면이 있다고 하더라도, 위에서 본 바와 같은 외관·관념의 차이로 인해 양 표장의 문자 부분은 서로 유사하지 않다고 평가함이 타당하다.
... (중략)...
[한편 서비스표 전체를 기준으로 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표를 대비하면, 위에서 본 바와 같은 차이점에다 양 표장의 도형 부분([[파일:나는조선의떡볶이다도형.png]], [[파일:조선떡볶이_도형.png]])의 외관·호칭·관념의 차이점을 더하면, 양 표장의 비유사성은 더욱 강화될 것이다.]

이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 선등록상표 등과 유사한지 여부인데, 특히 선등록상표 등이 수요자들에 의하여 영문자 DIC 로 인식될 수 있는지 여부가 그 판단의 핵심이다.
...
선등록상표 등은 '파일:DIC로고.(2).png'로, 가운데 부분의 '파일:I로고.png'모양을 중심으로 크기가 거의 동일한 두 개의 모양 ''과 ''이 좌우로 대칭에 가까운 형태로 조합을 이루고 있는 표장이다. 일반 수요자나 거래당사자들 중 일부는 '파일:DIC로고.(2).png'의 각 구성요소를 문자로 인식하여 '' 모양은 영문자 'D'로, '파일:I로고.png' 모양은 영문자 'I'로, '' 모양은 영문자 'C'를 표기하거나 도안화한 것으로 인식하는 경우도 있겠으나, '', '파일:I로고.png', ''의 각 모양은 그 크기에 비하여 각 모양 사이의 간격이 조밀하고, 크기가 거의 동일한 두 개의 모양 ''과 ''가 가운데 부분의 '파일:I로고.png' 모양을 중심으로 좌우로 대칭에 가까운 형태로 조합을 이루고 있는 모양이어서 대부분의 일반 수요자나 거래당사자들로서는 각 모양을 분리하여 각 영문자 'D', 'I', 'C'로 인식하기보다는 전체로서 '파일:DIC로고.(2).png'를 하나의 새로운 문양으로 인식한다고 봄이 상당하다.
이에 대하여 원고는 특허청검색서비스 'KIPRIS'와 사설 검색엔진인 'NOISEFREE', 'MARKETSEARCH'에서 영문자 'DIC'를 검색어로 하여 검색하면 선등록상표 등이 검색되는데, 이는 일반 수요자들로 볼 수 있는 특허청 직원들이나 사설검색엔진 업체의 직원들이 데이터를 입력하는 과정에서 선등록상표 등을 영문자 'DIC'로 인식하였다는 것을 의미하므로 이 사건 등록상표와 유사 여부를 대비함에 있어 선등록상표 등은 영문자 'DIC'로 인식됨을 전제로 하여야 한다고 주장한다. 그러므로 살피건대, 갑 제7호증의 1, 2, 3, 갑 제16호증의 각 기재에 의하면 영문자 'DIC'를 검색어로 한 'KIPRIS', 'NOISEFREE', 'MARKETSEARCH' 검색에서 모두 선등록상표 등이 검색된 사실이 인정되나, 특허청 직원들이나 사설검색엔진 업체의 직원들이 선등록상표 등에 검색어를 설정함에 있어 선등록상표 등의 외관만을 자료로 하였다고 단정할 수 없으므로 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.
또한 원고는 일본에 사무소를 둔 세계적인 종합정밀화학회사로 1962년경부터 ‘DINIPPON INK & CHEMICALS, INC.’라는 상호를 사용하였고, 2008년 4월부터는 현재의 상호로 변경하였으며, 1992년경 국내에서 ‘DIC KOREA Corp.’라는 자회사를 설립하고, 1993. 8. 26. 선등록상표(선사용상표)를, 1999. 2. 20. 선등록상표서비스표(선사용상표서비스표)를 각 출원하여 등록하였으며, DIC KOREA Corp.는 국내에서 화학회사와 거래함에 있어 자신과 원고를 표시하면서 선등록상표 등을 병기하여 사용하였으므로 거래 당사자들로서는 ‘파일:DIC로고.(2).png’를 당연히 영문자 ‘DIC'로 인식 및 호칭하였다고 주장한다. 그러므로 살피건대, 갑 제9호증 1, 2, 3, 갑 제10, 11, 12호증, 갑 제13호증의 1 내지 6, 갑 제14호증의 1 내지 23, 갑 제15호증의 1 내지 4의 각 기재에 의하면, 주식회사 한국디아이씨가 2000년경부터 원고가 생산하는 화학제품들을 국내의 화학회사들에게 수입중개하면서 계약서에 ’‘와 같이 표시하였고, 원고를 ’‘로 표시한 송장을 제공하였으며, 원고는 주식회사 한국디아이씨등에 배포한 기술리포터에 자신을 ’파일:DAINIPPON INK & Chemicals.png‘로 표시한 사실이 인정된다. 그러나 위 인정사실만으로는 선등록상표 등이 ‘DINIPPON INK & CHEMICALS, INC.’와 병기되지 않은 경우에도 국내의 일반수요자나 거래당사자들이 영문자 ‘DIC'로 인식할 수 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.
...
호칭을 대비하여보면, 이 사건 등록상표는 ‘디아아시’ 또는 ‘딕’으로 호칭되는데 반해 선등록상표 등은 앞에서 본 바와 같은 이유로 일체로 하나의 도형상표로 인식되어 특별한 호칭이 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 호칭이 서로 다르다.

양 표장의 구성을 대비하면, 이들은 글자의 수, 한글 및 영문인지 혹은 한자인지, 그리고 이단으로 병기된 것인지 등의 면에서 현저하게 차이가 있어 서로 그 전체적인 외관이 현저하게 다르다.
또한, 이 사건 등록서비스표는 조어상표로서 그 표장 전체로부터는 특정한 관념을 형성할 수 없는 데 비하여, 이 사건 선등록상표는 ‘꿈’이라는 관념을 가지고 있으므로, 이들의 관념 역시 서로 현저하게 차이가 있다.
한편, 이 사건 등록서비스표의 표장을 구성하는 문자 중 ‘더샵, the shop’은 가게나 상점 등을 나타내는 의미로서 ‘몽, Mong’ 부분에 비하여 식별력이 약하므로, 이 사건 등록서비스표는 ‘몽’으로 호칭될 수 있다고 할 것이어서, 양 표장은 그 호칭의 면에서는 유사하다.
결국, 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 이 사건 등록서비스표와 이 사건 선등록상표의 표장을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰해보면, 양 표장은 비록 그 호칭의 면에서는 유사하나, 외관과 관념의 현저한 차이로 인하여 식별표지로서 서로 오인·혼동의 우려가 없다고 할 것이므로 동일·유사한 표장이라고 할 수 없다.

이 사건 등록상표는 비교적 쉬운 영어단어인 ‘area’와 ‘sports’를 좌우로 배치하면서 띄어쓰기를 하여 시각적으로 구분되어 있고, 위 두개의 단어를 결합하여도 각 단어가 지니고 있는 의미 이상의 새로운 관념을 형성하지 않을 뿐만 아니라, 운동경기(스포츠)를 의미하는 ‘sports’는 스포츠와 관련된 지정상품들과 관련하여 식별력이 없으므로, 일반 수요자들은 ‘area sports’ 전체에 의하여 ‘에어리어 스포츠’ 또는 ‘area’에 의하여 ‘에어리어’로 호칭할 수 있을 것이다.
그런데, 확인대상표장은 윗부분의 기하학적 도형으로부터는 아무런 호칭도 생각할 수 없고, 아랫부분의 영문자인 ‘errea’는 우리나라의 외래어 표기법에 따를 경우 ‘에레아’로 표기되므로(을 제7호증의 1, 2), 확인대상표장을 접하는 일반 수요자들은 이를 ‘에레아’로 호칭할 것이다.
그렇다면, 이 사건 등록상표를 ‘area’에 의하여 ‘에어리어’로 호칭할 경우에도 ‘에레아’로 호칭되는 확인대상표장과는 첫 음절의 ‘에’에서만 같을 뿐, 두 번째 이후의 음절들이 ‘어리어’와 ‘레아’로 서로 다르고, 전체적인 음절의 수에서도 차이가 있으므로, 양 표장은 호칭에 있어서 서로 다르다.
이에 대하여 원고는 … 양 표장은 ‘에리어’로 호칭이 같아 유사하게 된다고 주장한다.
그러나, 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 흔한 영어 단어인 ‘area’는 ‘에어리어’로 발음하고, 영어 사전에 없는 조어인 ‘errea’는 외래어 표기법에 따라 ‘에레아’로 발음하는 것이 자연스럽다고 할 것인데, 갑 제8 내지 9호증, 갑 제12호증, 을 제5호증, 을 제8 내지 10호증, 을 제27호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, 실제로도 ‘area’는 ‘에어리어’로, ‘errea’는 ‘에레아’로 주로 호칭되고 있음을 알 수 있다. {{{#red 설사, 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 ‘에리어’로 동일하게 호칭된다고 하더라도, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 표장의 외관이 너무 다를 뿐만 아니라 관념에 있어서도 서로 달라 양 표장은 완전히 다르게 보이고, 호칭에서 대비되는 ‘area’와 ‘errea’도 첫 글자와 알파벳 수가 달라 서로 다르게 보여 일부 수요자들이 유사하게 호칭한다고 하더라도 외관과 관념 등 다른 점도 고려할 때 전체로서는 일반 수요자들로 하여금 명확히 품질이나 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우로서 유사한 것이라고 할 수 없다고 할 것이다. 따라서, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.}}}

• 특허법원 2008. 11. 6. 선고 2008허10948 판결 #거절결정(상) #어두동일 #문자인식력압도

• 특허법원 2008. 5. 2. 선고 2008허1685 판결 #거절결정(상) #어두유사

• 특허심판원 2022. 9. 29. 자 2021원1097 심결[1]
  2020년 상표등록출원 제64802호 거절결정불복

• 특허심판원 2022. 7. 29. 자 2021원1410 심결[2]
  2020년 상표등록출원 제0007196호 거절결정불복

• 특허심판원 2015. 11. 5. 선고 2015당49 심결[3]
  상표/서비스표등록 제0051629호 무효

• 특허심판원 2013. 5. 30. 선고 2012원9844 심결 #거절결정(상) #문자인식력압도

1. 요부관찰의 법리[편집]

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상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉬운데, 이러한 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로 필요하다. 이를 '요부관찰'이라 한다.

상표의 유사판단의 대전제가 전체관찰임은 누구도 부정하지 않는 확립된 법리이지만 사람이 상표의 구성을 세부적인 것까지 낱낱이 인식하고 기억하기는 어렵다. 오히려 거래현실에서는 상표의 특징적인 부분, 즉 요부로 이를 인식하는 것이 자연스러운 것이므로 특별히 요부라고 할 만한 구성이 없는 경우를 제외하고는 전체관찰을 위해서 요부관찰이 수반되는 것은 자연스럽다.[4][5]

• 법리 일반
  • 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결, 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결 등).
  • 결합상표의 구성, 지정상품과의 관계, 거래실정, 각 구성 부분이 가지는 식별력의 정도 등에 비추어 볼 때, 결합상표 중의 일 부분이 일반 수요자나 거래자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품 표지로 인식되고 있거나 그러할 개연성이 있는 경우에는 이러한 요부만을 대비하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(특허법원 2017. 11. 16. 선고 2017허2451 판결 등).
  • 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분하게 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용된다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이며, 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등).
  • 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결, 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등).
  • 식당업 등과 같은 서비스업은 그 업체가 헤아릴 수 없이 많고 사용하는 서비스표장 또한 동일한 문자를 포함하는 것이 허다하여 일반수요자들은 특별한 경우 가 아닌 한 혼동의 여지가 없도록 그 표장을 전체로 호칭하지 일부 문자만으로 약칭하 지는 않을 것[이다.](특허법원 2004. 8. 27 선고 2004허3409 판결)

• 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결[6]
  (소송경과) 특허심판원 2020. 2. 17. 자 2018당4003 심결 → 특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결 : 원고승 → 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결 : 상고기각
  [7]
  상표 등록무효 사유로 저명상표의 희석화가 인정된 첫 대법원 판결로서 의미가 있다.
  #등록무효(상) #어두동일 #저명상표

• 대법원 2017. 12. 28. 선고 2017후1984 판결 #등록무효(상) #어두동일

• 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결[8]
  소송경과 : 특허심판원 2015. 5. 19.자 2014당1671 심결 → 특허법원 2015. 9. 18. 선고 2015허3887 판결 : 원고패 → 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 : 파기환송 → 특허법원 2017. 3. 23. 선고 2017허1045 판결 : 원고승 → 특허심판원 2017. 8. 23.자 2017당(취소판결)75 심결
  [9]
  대상판결은 분리관찰이 그 본래의 취지를 벗어나서 그동안 너무 분석적이고 과도하게 적용되어온 실무에 제동을 걸었다는 점에서 의의가 있다(박성호. (2018). 2017년 지적재산법 중요 판례. 인권과 정의, 473, 159-182.).
  #등록무효(상) #거래실정참작

• 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결 #상표권침해금지 등 #어두동일 #특수문자 #거래실정 고려

• 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후2869 판결 #등록무효(상) #어미동일

• 대법원 2008. 3. 27. 선고 2006후3335 판결 #거절결정(상) #어두동일 #어미동일

• 대법원 2008. 2. 28. 선고 2006후4086 판결 거절결정(상) #어두동일 #어미유사

• 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2023나10129 판결 #상표권침해금지 등 청구의 소 #다른 쟁점

• 특허법원 2023. 8. 31. 선고 2022허6075 판결 거절결정(상)

• 특허법원 2022. 7. 7. 선고 2021허6009 판결 #권리범위확인(상) #어미동일 #특수문자

• 특허법원 2020. 11. 6. 선고 2020허3195 판결 #거절결정(상)

• 특허법원 2020. 8. 21. 선고 2019허1834 판결 #거절결정(상) #어미동일

• 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허8132 판결 #등록무효(상) #어미동일

• 특허법원 2019. 8. 22. 선고 2018허(원)9510 판결 #거절결정(상) #비중

• 특허법원 2020. 8. 14. 선고 2020허2123 판결 #거절결정(상)

• 특허법원 2019. 4. 25. 선고 2018허9350 판결 #거절결정(상) #특수문자

• 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018허7347 판결 #거절결정(상) #노브랜드

• 특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허6375 판결 #거절결정(상) #특수문자

• 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허2908 판결[10]
  소송경과 : 특허심판원 2018. 2. 1.자 2016당3290 심결 → 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허2908 판결 : 원고패 → 대법원 2019. 1. 17. 선고 2018후11919 판결 : 심리불속행기각
  [11]
  시리즈 판례 : 특허법원 2022. 1. 11. 선고 2021허4799 판결
  #등록무효(상) #어두동일 #2음절 #3음절

• 특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8114 판결 #권리범위확인(상) #어미동일

• 특허법원 2018. 4. 5. 선고 2017허7357 판결[12]
  소송경과 : 특허법원 2018.4.5. 2017허7357 → 특허심판원 2018.8.10. 2018당(취소판결)65
  #등록무효(상) #어두동일

• 특허법원 2018. 1. 11. 선고 2017허6286 판결 #등록무효(상)

• 특허법원 2017. 10. 19. 선고 2016나56 판결 #상표사용금지 #현저한 지리적 명칭 #어미동일

• 특허법원 2017. 9. 21. 선고 2017허2109 판결 #등록무효(상) #어미동일 #다른 쟁점

• 특허법원 2017. 10. 13. 선고 2017허2079 판결 #등록무효(상) #도형유사판단

• 특허법원 2017. 1. 20. 선고 2016허8339 판결 #거절결정(상) #어미유사

• 특허법원 2010. 8. 26. 선고 2010허3677 판결 #거절결정(상)

• 특허법원 2009. 7. 1. 선고 2009허597 판결 #등록무효(상) #어두동일 #부정한 목적 # #다른 쟁점

• 특허법원 2004. 12. 9. 선고 2004허5467 판결[13]
  소송경과 : 특허심판원 2004. 7. 10.자 2004원199 심결 → 특허법원 2004. 12. 9. 선고 2004허5467 판결 : 원고패
  #거절결정(상) #어미동일

2. 분리관찰의 법리[편집]

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상표들 중에는 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 상표가 많은데, 이들 결합상표도 원칙적으로 상표의 구성 전체를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 하나, 결합상표에 있어서는 언제나 반드시 그 구성 부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하는 한 그 구성 부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수도 있고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭·관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭·관념이 타인의 상표와 동일·유사하다고 인정될 때에는 두 상표가 유사하다고 보는 것이 확립된 대법원의 견해이다.

상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다.

대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1395 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등

그러나 분리관찰은 어디까지나 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 필요할 따름인 것이고, 분리관찰을 지나치게 일반화할 경우에는 다음과 같은 문제가 발생할 수 있다.

• 지나친 분리관찰은 상표권자의 의사와는 무관하거나 오히려 상표권자의 의사에 반할 수 있다. 상표권자로서는 상표가 그 중 일부만으로 분리관찰될 것을 전제로 출원하는 것이 아니라, 그 전체(full-name)로서 호칭될 것을 예상하여 출원할 것이고, 만일 분리관찰될 것을 예상한다면 이를 분리하여 각기 별도로 출원할 것이기 때문에 판례와 같은 지나친 분리관찰은 결국 상표권자의 의사에 반하는 결과를 초래할 수 있다는 점에서 문제가 있다.
• 지나치게 상표를 분리관찰할 경우 상표의 특정이 되지 않는다는 점에서도 문제가 생길 수 있다. 하나의 상표가 여러 개의 단어로 결합된 상표에 있어서 전체로서, 또는 분리관찰될 수 있는 여러 경우에도 그 중 어느 하나의 약칭에 대해서만 저명성을 획득할 수가 있는데, 그 경우 그 중 일부와 유사한 상표를 후에 출원하려는 자의 입장에서는 그 선등록상표와의 유사 여부나 침해 여부 등을 판단함에 있어서 분리관찰될 부분과 관련하여 혼란을 초래할 위험이 있다. 특히, 여러 개의 단어로 결합된 저명상표(예컨대, a+b+c로 이루어진 상표)에 있어서 일부만으로 약칭된다고 하더라도 그 모든 구성부분으로 약칭될 것은 아닌데, 그 중 어느 부분만으로 약칭될 것인지가 불분명하여 새로운 상표출원자 입장에서는 그 중 일부(위의 예에서 b)만이라도 유사한 경우에는 이를 출원하지 못하게 되는 문제점이 생긴다. 그러나, 선등록상표와 유사한 후출원 상표의 등록을 거절하는 이유는 이러한 유사상표의 출현으로 인한 일반 소비자들의 거래상의 혼동을 막기 위한 것인데, 만일 결합상표 중의 구성요소에 포함된다는 이유만으로 그것과 유사한 상표의 등록을 거절한다면, 실제로는 약칭되지 않는 부분(예컨대, 위의 예에서 a, b 또는 c 중 어느 부분)에 대해서도 독점적인 효과를 부여할 뿐만 아니라 나아가 이는 오인·혼동을 방지함을 목적으로 하는 상표법의 취지와는 전혀 동떨어진 결과를 초래하게 되는 점에서 문제가 있을 수 있다.
• 분리관찰이 일반화된다면 오히려 상표출원인 입장에서는 일부만으로 약칭될 가능성을 감안하여 미리 약칭될 부분외에 다른 부분도 함께 결합하여 긴 상표를 출원. 등록하고서 이를 분리관찰된다는 사정을 내세워 다른 사람의 상표사용을 차단하는 방법으로 악용할 우려가 있다.

2.1. 요부관찰과 분리관찰의 관계[편집]

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요부관찰은 분리관찰과 동일한 개념이 아니다.

요부관찰과 분리관찰의 관계에 있어서는 요부관찰이 중심적인 것이고 분리관찰은 요부를 추출하여 대비하는 과정에서 자연스럽게 수반될 수 있는 것이므로 이러한 의미에서의 분리관찰은 요부관찰과 아무런 모순 없이 공존할 수 있다. 즉 분리관찰은 요부관찰을 행하기 위해서 필요하지만 요부관찰에는 반드시 분리관찰이 필요한 것은 아니다. 요부가 아닌 부분을 사상(捨象)하는 것은 분리관찰이 아니고 오히려 전체관찰의 결과이기 때문이다. 분리관찰이 이루어지는 경우는 상표의 요부가 2개 이상 존재한다고 인정되는 경우이다.[14]

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다.

대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등

분리관찰은 요부가 2개 이상 존재하는 경우에 이루어지는 것이므로 분리관찰이 안 되는 경우에도 전체를 구성하는 일부분이 식별력이 없거나 미약한 경우에는 이 식별력이없거나 미약한 부분을 제외한 나머지 부분만을 요부로 파악하여야 한다.

3. 호칭의 유사 여부 [편집]

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‘호칭의 유사’란 대비되는 두 개 상표의 호칭이 헛갈려 들리는 것을 말하며 청각적 요인에 의한 상표의 혼동을 유발하는 요소이다.

하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정되면 양 상표가 유사하다고 보아야 [한다.]

대법원 2001. 7. 27. 선고 99후796 판결

오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때, 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소가 된다.

대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등

문자상표의 칭호는 상표에 표시된 문자를 읽을 때 자연스럽게 발음되는 소리를 가지고 경험칙에 비추어 관찰하여야 할 것[이다.]

대법원 1993. 9. 14. 선고 92후544 판결 등

특허법원 2020. 1. 17. 선고 2019허3489 판결
ATMAN vs. ART-MAN (유사)

특허법원 2020. 1. 9. 선고 2019허5942 판결
SMART ONE vs. Smart ON (유사)

대법원 2021. 4. 29. 선고 2021후10046 판결
GOUTAL vs. Goodal (비유사)

대법원 2020. 12. 10. 선고 2020후11295 판결
에스오피 vs. E-SOP (비유사)

대법원 2020. 11. 26. 선고 2020후11202 판결
(도형)올리바바 양꼬치 vs. (도형)ALIBABA (비유사)

3.1. 구성요소는 상이하나 호칭이 비슷하여 전체로서 유사하다고 본 사례 [편집]

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• 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12179 판결 #등록무효(상) #어두동일

• 특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허6801 판결[15]
  소송경과 : 특허심판원 2018. 8. 6. 자 2018당1362 심결 → 특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허6801 판결 → 대법원 2019. 5. 9. 선고 2019후10258 판결 : 심리불속행기각
  #등록무효(상)

• 대법원 2017. 7. 11. 선고 2014후2535 판결[16]
  소송경과 : 특허심판원 2014. 4. 23.자 2013당845 심결 → 특허법원 2014. 10. 30. 선고 2014허3330 판결 : 원고일부승 → 대법원 2017. 7. 11. 선고 2014후2535 판결 : 파기환송(일부) → 특허법원 2017. 9. 1. 선고 2017허4969 판결 : 원고일부승 → 특허심판원 2018. 2. 6.자 2017당(취소판결)162 심결
  #등록무효(상) #어미동일 #다른 쟁점[17]
  제3류의 자외선차단용 화장품 등은 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되었다.

• 대법원 2008. 4. 24. 선고 2007후180 판결 #등록무효(상) #어미동일 #3음절

• 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후1850 판결 #거절사정(상) #어미동일

• 대법원 1993. 9. 14. 선고 92후544 판결 #등록무효(상) #어미동일

• 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허5976 판결 권리범위확인(상)

• 특허법원 2021. 10. 28. 선고 2020허7180 판결 #권리범위확인(상) #어두동일

• 특허법원 2021. 2. 5. 판결 2020허5627 판결 #등록무효(상) #어두동일 #3음절 #거래실정 고려

• 특허법원 2020. 1. 17. 선고 2019허4246 판결 #거절결정(상) #거래실정참작

• 특허법원 2019. 11. 28. 선고 2019허3724 판결 #거절결정(상)

• 특허법원 2019. 2. 14. 선고 2018허7439 판결 #거절결정(상)

• 특허법원 2017. 4. 14. 선고 2016허9127 판결 #권리범위확인(상)

• 특허법원 2015. 10. 22. 선고 2015허4378 판결 #거절결정(상)

• 특허법원 2012. 11. 16. 선고 2012허6489 판결 #거절결정(상) #어미동일

• 특허심판원 2019. 1. 21. 자 2017원4963 심결 #어미동일

3.2. 구성요소는 비슷하나 호칭이 상이하여 전체로서 비유사하다고 본 사례 [편집]

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• 특허법원 2023. 7. 6. 선고 2023허10354 판결 #등록무효(상) #요부관찰 #문자인식력압도

• 특허법원 2023. 7. 6. 선고 2022허4093 판결 #등록무효(상) #중간만상이

• 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2020허2048 판결 #등록무효(상) #어미동일 #어두중시경향

• 특허법원 2020. 1. 10. 선고 2019허5096 판결 #등록무효(상) #4음절 #5음절

• 특허심판원 2022. 11. 29.자 2021당1388 심결[18]
  상표등록 제1166426호 권리범위확인(적극)
  [19]
  확정일자 2022.12.31., 특허심판원 확정 (기각)
  #중간만상이 #거래실정참작

• 특허심판원 2017. 11. 27. 선고 2017원232 심결 #어두동일 #3음절

3.3. 어두 부분의 발음을 중시하는 경향과 관련된 사례[편집]

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여러 음절의 단어에서는 어두 부분이 강하게 발음되고 인식되는 것이 우리 나라 일반 거래사회에서의 언어관행이므로 … (95후439 판결 등)

상표의 앞부분 발음을 중시하는 수요자나 거래자들의 경향에 비추어 보면 … (2012허2661 판결 등)

비교적 짧은 단어로 이루어진 표장의 경우 호칭의 첫 음절이 다르다면 소비자들이 이를 달리 인식할 가능성이 매우 높다는 점 등 표장의 앞부분 발음을 중시하는 경향에 비추어 보면, 양 표장의 호칭이 일반 수요자들이 상품(서비스업)의 출처를 혼동할 정도로 유사하다고 보기는 어렵다(특허심판원 2014원6825 심결).

대법원 1995. 9. 26. 선고 95후439 판결 [거절사정] [공1995.11.1.(1003),3535] #어두동일
본원상표와 인용상표들의 외관은 서로 다르다 할 것이나, 칭호에 있어서 본원상표는 “징코바”로 호칭 될 것이므로 그러한 경우 인용상표들과는 3음절중 처음 2음절이 서로 동일하고, 마지막 음절에 “바”가 있고 없음의 차이 및 “바”와 “방”의 미세한 차이가 있을 뿐인바, 여러 음절의 단어에서는 어두 부분이 강하게 발음되고 인식되는 것이 우리 나라 일반 거래사회에서의 언어관행이므로 본원상표와 인용상표들은 서로 유사 음역에 있다고 보여지고, 관념에 있어서 인용상표(1)은 은행나무로 인식될 것이고 나머지 상표들은 모두 조어로서 별다른 관념을 불러 일으키지 못하므로 이 사건 지정상품인 의약품의 일반수요자나 거래자들의 입장에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰할 때 양 상표는 서로 유사하다 할 것이고, 따라서 양 상표들이 동일한 지정상품에 다같이 사용되는 경우 그 일반수요자에게 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다 할 것이므로 본원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다할 것이다.

특허법원 2019. 1. 31. 선고 2018허7590 판결 [거절결정(상)] #어두동일 #대법원 2019후10289 심리불속행기각
이 사건 출원서비스표의 ‘CLT’ 및 선등록상표서비스표의 ‘CLTI’를 각 표장에서의 요부로 보게 되면, 일반적인 영어발음 경향에 따라 이 사건 출 원서비스표의 ‘CLT’는 ‘씨엘티’로, 선등록상표서비스표의 ‘CLTI’는 ‘씨엘티’, ‘씨엘티아이’ 등으로 각 호칭될 것인바, 선등록상표서비스표의 ‘CLTI’가 ‘씨엘티’로 호칭될 경우에는 양 표장의 호칭이 동일하게 되고, ‘씨엘티아이’로 호칭될 경우에도 앞부분의 3음절이 공통되면서 마지막 부분 모음의 발음에 차이가 있을 뿐이어서 어두 부분이 강하게 발음되는 우리나라의 일반적인 언어 관행 등에 비추어 유사하게 청음될 것으로 보이므로, 결국 양 표장은 요부의 호칭에 있어서 유사하여 전체적으로 유사한 표장으로 볼 수 있다.

특허법원 2018. 12. 21. 선고 2018허4515 판결 [등록무효(상)] #어미동일
여러 음절의 단어에서는 어두 부분이 강하게 발음되고 인식되는 것이 우리나라 일반 거래사회에서 언어관행인 점을 고려하면, ‘클라우드베리’ 로 호칭되는 이 사건 등록서비스표와 ‘블랙베리’로 호칭되는 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표는 전체적인 어감에 있어서 유사하게 청감된다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록서비스표의 호칭은 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표의 그것과 상이하고, 관념 역시 상이하다.

특허법원 2018. 4. 13. 선고 2017허8053 판결 [등록무효(상)] #애너그램(Anagram)
... (중략) ...
2) 호칭의 대비
이 사건 등록서비스표는 한글 부분이나 영문자 부분에 의해 '톡스앤필'로 호칭될 수 있는데, 각 문자 부분은 특별히 강조되는 부분 없이 4음절의 비교적 짧게 발음되는 한글 또는 영문자로 이루어져 있을 뿐만 아니라 아무런 의미를 갖지 않는 조어이므로, 이 사건 등록서비스표는 이를 구성하는 '톡스(tox)'나 '필(fill)' 부분만으로 호칭하는 것보다는 전체적으로 '톡스앤필'로 호칭하는 것이 자연스럽다.
한편, 선출원서비스표 역시 한글 부분 또는 영문자 부분에 의해 '필톡스'로 호칭될 수 있고 3음절의 비교적 짧은 글자로 구성되어 있는 조어이므로, 전체적으로 '필톡스'로 호칭될 것이다.
그런데 여러 음절의 단어에서는 어두 부분이 강하게 발음되고 인식되는 것이 우리나라 일반 거래사회에서 언어관행인 점을 고려하면, '톡스앤필'로 호칭되는 이 사건 등록서비스표와 '필톡스'로 호칭되는 선출원서비스표는 전체적인 어감에 있어서 유사하게 청감된다고 하기 어려우므로, 이 사건 등록서비스표의 호칭은 선출원서비스표와 상이하다.
3) 관념의 대비
이 사건 등록서비스표를 구성하는 "toxnfill"과 그 한글 음역인 '톡스앤필'은 그 자체로서는 아무런 사전적 의미를 갖지 않는 조어이고, 선출원서비스표를 구성하는 'Filltox'와 그 한글 음역에 해당하는 '필톡스' 역시 조어에 해당하므로, 양 표장은 모두 특별한 의미를 가진다고 볼 수 없어 서로 관념의 대비가 불가능하다.
이에 대하여 원고들은 이 사건 등록서비스표와 선출원서비스표를 구성하는 '필(fill)'은 '필러(filler)'로부터, '톡스(tox)'는 '보톡스(Botox)'로부터 각각 유래한 것으로서 양 서비스표를 접하는 일반 수요자나 거래자들은 '필러 또는 보톡스' 또는 '필러와 보톡스를 합한 것'의 관념을 떠올릴 수 있다는 취지로 다툰다.
실제 일부 웹사이트나 인터넷 포털사이트의 검색화면에 필톡스가 필러와 보톡스를 결합한 시술이라는 취지의 기재가 있고(갑10, 11호증), 원고들이 이 사건 소제기 직전에 100명을 상대로 실시한 것으로 보이는 설문조사 결과 '필톡스' 또는 '톡스앤필'로부터 '보톡스와 필러'가 연상된다는 답변이 상당수 있었음을 확인할 수는 있다(갑12호증). 그러나 그 작성 시기를 전혀 알 수 없는 인터넷사이트 상의 일부 기재들과 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시로부터 이미 상당한 시간이 경과된 이후에 실시된 것으로서 조사대상의 선정방법 및 실시방법 등을 확인할 수 없어 객관성을 담보하기 어려운 설문조사 결과만으로는 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 우리나라의 영어 보급수준이나 거래실정 등에 의할 때 일반 수요자나 거래자들 사이에 '톡스(tox)'가 '보톡스(Botox)'를, '필(fill)'이 '필러(fiiler)'를 의미하고 '필톡스'가 필러와 보톡스의 합성어로 통용되고 인식되어 왔음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 자료가 없다.
따라서 이 부분 원고들의 주장은 받아들일 수 없다.

특허법원 2016. 1. 28. 선고 2015허5180 판결 [거절결정(상)] #어두유사 #어미동일
이 사건 출원상표는 도형 부분과 문자 부분을 분리하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 결합되어 인식되고 통용된다고 보기 어렵고, 도형과 문자의 결합으로 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어려우며, 도형과 문자의 결합표장인 경우 주로 문자 부분에 의하여 호칭 관념되는 것이 일반적인 경향이므로, 이 사건 출원상표는 문자 부분인 'EASYFLEX'에 의해 '이지플렉스'로 호칭된다고 할 것이다.
선출원국제상표는 사전적 의미가 없는 조어표장이고, 7개의 글자가 구별 없이 연속하여 나열되어 있으므로, 앞 세 글자는 분리하여 발음하고 뒤 네 글자는 이어서 발음하는 '아이에스아이플렉스' 보다는 7개의 글자를 이어서 발음하는 '이시플렉스'로 호칭된다고 할 것이다.
이 사건 출원상표와 선출원국제상표는 5음절 중 2번째 음절의 초성이 'ㅈ' 과 'ㅅ'으로 다른데, 'ㅈ'은 파찰음이자 경구개음이고, 'ㅅ'은 마찰음이자 치조음이라는 점에서 조음방법과 조음위치가 다르고, 이 사건 출원상표의 5음절 중 앞 2음절인 '이지' 부분은 일반수요자나 거래자에게 익숙한 영단어 'easy'로 쉽게 구별되도록 들릴 것이어서, 양 상표는 전체적으로 다르게 청감되므로 호칭이 유사하지 않다.

특허법원 2012. 7. 13. 선고 2012허2661 판결 [등록무효(상)] #어미동일
이 사건 등록상표는 '대괴조(大怪鳥) (아라비아의 전설 속의)', 'Republic of China' 등의 뜻이 있는 영문자 `roc`(네이버사전 참조)과 조어인 'teryx'가 띄어쓰기 없이 어퍼스트로피만으로 연결된 조어로서, 전체가 4, 5음절에 불과하고, 우리나라 영어보급수준 등에 비추어 일반 수요자들이 알기 힘든 단어인 'roc'나 조어인 'teryx'로 분리되어 관찰될 가능성은 거의 없고 전체적으로 인식되고 호칭된다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 '록테리스', '락테릭스' 또는 '로크테릭스', '라크테릭스'로 호칭된다.
한편 도형과 문자가 결합된 선등록상표 2도 주로 문자부분에 의하여 호칭될 것이므로, 선등록상표들은 모두 문자 'ARC`TERYX'에 의하여 호칭될 것인데, 'ARC`TERYX'는 '호, 원호' 등의 뜻이 있는 'arc' (네이버사전 참조)와 조어인 'teryx'가 띄어쓰기 없이 어퍼스트로피만으로 연결된 조어로서, 전체가 5음절에 불과하고, 우리나라 영어보급수준 등에 비추어 일반 수요자들이 알기 힘든 단어인 'arc'나 조어인 'teryx'로 분리되어 관찰될 가능성은 거의 없고 전체적으로 인식되고 호칭된다고 할 것이므로, 선등록상표들은 모두 '아크테릭스'로 호칭된다.
따라서 이 사건 등록상표는 '록테리스', '락테릭스' 또는 '로크테릭스', '라크테릭스'로, 선등록상표들은 '아크테릭스'로 호칭될 것인데, ① 이 사건 등록상표가 '록테리스'나 '락테릭스'로 호칭될 경우에는 양 상표는 음절수에서 4음절과 5음절로 서로 다르고, 이 사건 등록상표의 첫 음절인 '록' 또는 '락'은 강하게 발음되는 소리로서 선등록상표들의 첫 두 음절인 '아크'와 차이가 있는 점에 비추어 보면, 양 상표의 호칭이 유사하다고 보기 어렵고, ② 이 사건 등록상표가 '로크테릭스'나 '라크테릭스'로 호칭될 경우에도, 이 사건 등록상표의 첫 음절인 '로'와 '라'는 선등록상표들의 첫 음절인 '아'와 차이가 있고, 상표의 앞부분 발음을 중시하는 수요자나 거래자들의 경향에 비추어 보면, 양 상표의 호칭이 일반 수요자들이 상품의 출처를 혼동할 정도로 유사하다고 보기는 어렵다 할 것이다.

특허법원 2009. 1. 7. 선고 2008허11057 판결 [거절결정(상)] #어두동일
먼저 양 상표의 외관을 보면, 이 사건 출원상표 "파일:wolmanit로고.png"는 영문 대문자 8자가 굵은 고딕체로 횡서된 형태이고, 선출원상표 "파일:wolman로고.png"는 영문 대문자 6자가 명조체와 유사한 굵은 글자체로 횡서된 것인바, 글자체와 글자수는 다르나, 이 사건 출원상표의 전체 8자 가운데 앞 6자가 같고 굵은 글자체로 횡서된 점에서 전체적으로 유사성이 크다.
다음으로 양 상표의 관념에 관하여 살피면, 양 상표는 모두 조어로서 특별한 관념이 도출되지 않으므로 관념으로는 대비할 수 없다.
마지막으로 양 상표의 호칭을 대비한다. 이 사건 출원상표는 ① '월매닛'이나 '월마닛' 또는 ② '월매니트'나 '월마니트' 등으로 호창될 수 있는 데 비하여 선출원상표는 '월맨'이나 '월만' 등으로 호칭될 수 있다. 이 사건 출원상표가 위 ①과 같이 호칭되는 경우에는, 선출원상표의 호칭과 대비하여 세 음절 중 마지막 음절의 중성과 종성만 다를 뿐이고 그 다른 부분도 비교적 약하게 발음되므로 양 상표의 전체적인 청감은 매우 유사하다고 보아야 한다. 한편 이 사건 출원상표가 위 ②와 같이 호칭되는 경우에, 선출원상표의 호칭은 네 음절로 구성된 이 사건 출원상표와 달리 두 음절만으로 구성되고 둘째 음절에 종성이 없는 이 사건 출원상표와 달리 그것이 있는 점에서는 이 사건 출원상표와 다르나, 우리나라에서 상표를 호칭할 때 단어의 앞부분을 강하게 발음하고 인식하는 경향이 있으므로 네 음절로서 다소 긴 이 사건 출원상표 역시 앞 두 음절이 강하게 발음되고 뒤 두 음절은 상대적으로 약하게 발음될 것이라는 점, 선출원상표의 둘째 음절의 종성과 같은 음가가 이 사건 출원상표의 셋째 음절의 초성에서 발음되는 점 등을 고려하면, 이 경우에도 양 상표의 호칭에서 나오는 청감은 전체적으로 유사성이 크다고 할 것이다.

특허심판원 2016. 1. 29. 선고 2014원6825 심결 [거절결정(상)] #어두유사
이 사건 출원상표가 '노리온'으로, 선등록서비스표가 '누리온'으로 호칭되는 경우, 양 표장은 첫 음절의 모음 ’ㅗ’와 ‘ㅜ’의 차이에 불과하기는 하나 길지 않은 3개 음절에 불과하고, 여러 음절의 단어에서는 어두 부분이 강하게 발음되고 인식되는 것이 우리나라 일반거래 사회에서의 언어관행인 점(95후439 판결), 비교적 짧은 단어로 이루어진 표장의 경우 호칭의 첫 음절이 다르다면 소비자들이 이를 달리 인식할 가능성이 매우 높다는 점 등 표장의 앞부분 발음을 중시하는 경향에 비추어 보면, 양 표장의 호칭이 일반 수요자들이 상품(서비스업)의 출처를 혼동할 정도로 유사하다고 보기는 어렵다 할 것이다. 한편 양 표장은 전체적으로 조어표장으로 보이므로 서로 그 관념을 대비하기 어렵다. 다만, 지정상품(서비스업)들이 컴퓨터소프트웨어와 관련된 것들이어서 이 사건 출원상표의 ’노리‘와 선등록서비스표의 ’누리‘가 강하게 인식되는 경우에는 각각 ’놀이‘와 ’세상‘으로 연상될 수 있어 양 표장의 관념은 유사하지 않다.

특허심판원 2012. 10. 23. 자 2011원9926 심결 #어두유사
이 사건 출원상표 는 ‘스타릿’, ‘스태릿’ 또는 ‘스타잇’으로, 선등록상표 는 ‘스타리’로 각 호칭될 수 있을 것이다. 그런데, 이 사건 등록상표가 ‘스타릿’으로 호칭될 경우 선등록상표와는 비록 마지막 음절의 종성 ‘ㅅ’이 있고 없는 차이는 있으나, 음절수가 3음절로 동일하다는 점, 강하게 발음되고 청감되는 첫 두 음절이 역시 동일할 뿐만 아니라 선등록상표의 마지막 음절 또한 약음에 불과하다는 점 등에 비추어보면, 양 상표는 전체적으로 호칭되어 들리는 청감이 극히 유사하다 할 것이다.

3.4. 라틴어 문자상표의 호칭과 관련된 사례[편집]

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• 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2023허10712 판결 #거절결정(상) #프랑스어 #스페인어

• 특허법원 2015. 7. 3. 선고 2014허9383 판결 #등록무효(상) #어두동일 #3음절

3.5. 기타 외국어 문자상표의 호칭과 관련된 사례[편집]

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상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조).

상표가 영문자와 그 우리말 표기라고 보이는 한글로 병기되어 있는 경우 일반 수요자나 거래자는 영문표기보다는 한글표기에 따라 이를 호칭하는 것이 일반적이라고 할 것이나, 한글 부분이 영문자 부분을 발음나는 대로 표기한 것이 아니고 또 영문자의 모양이 한글 못지않게 쉽게 식별되며 그 문자의 구성이나 발음이 비교적 단순한 경우에는 영문표기에 의하여 호칭되는 것도 또한 자연스러운 것으로 여겨진다(대법원 1999. 7. 27. 선고 98후2238 판결 참조).

로마자로 된 문자상표의 경우 영어의 음운법칙에 따라 발음하려는 경향이 강하[다.](특허법원 2012. 2. 2. 선고 2011허10481 판결 참조)

한자는 표의문자이어서 한자어로 구성된 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서는 관념이 차지하는 비중이 적지 않[다.](대법원 2013.1.16. 선고 2011후3322 판결 참조)

특허법원 2021. 10. 29. 선고 2021허4102 판결 [거절결정(상)] #어미동일
영문으로 표기된 위 두 상표는 특별한 사정이 없는 한 영어식으로 발음되는 것으로 봄이 상당한데, ‘CART’가 국내에서 흔하게 사용되는 ‘수레’를 뜻하는 외래어라는 점에 더하여, 이 사건 출원상표 및 선등록상표상표 1의 각 지정상품과 우리나라의 영어 교육 수준 등에 비추어 이 사건 출원상표는 ‘카트’로, 선등록상표 1은 ‘아이카트’로 각 호칭될 것으로 보인다. 그런데 양 호칭이 ‘아이’의 유무에 차이가 있기는 하나, ‘카트’를 공통으로 가지고 있고 선등록상표 1에서도 단어의 구조 및 의미상 ‘카트’ 부분이 강조되어 발음될 것으로 보이므로, 결국 양 상표가 전체적으로 유사한 청감을 갖는다.
... 원고는 선등록상표 1은 ‘이카르’, ‘이카르트’ 등으로 호칭되고, ‘유명 프랑스 예술학교’, ‘프랑스의 화가 Louis Icart’ 등을 관념시키므로 이 사건 출원상표와 그 호칭 및 관념이 달라 비유사하다는 취지로 주장한다 ... 갑 제3, 5, 6, 7호증의 각 기재 및 영상에 의하면 프랑스의 화가 ‘Louis Icart’가 ‘루이스 이카르’로 호칭되고, 포털사이트에서 ‘icart’를 검색하면 위 화가에 대한 검색결과가 일부 발견되며, ‘ICART’가 프랑스의 문화예술경영학교인 “Ecole du management de la culture du marché de I’art”의 약칭으로 사용되고 있고, 포털사이트 구글에 ‘icart’를 검색하면 검색결과 상단에 위 학교가 표시되는 사실은 인정된다 ... 그러나 상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙인데(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조), 원고 제출 증거에 의하더라도 원고의 주장을 뒷받침하는 검색결과가 많지 아니할 뿐 아니라, 그 단어에 대한 검색결과 화면에 다른 내용에 대한 것도 다수 표시되어 위 화가나 학교 이름이 일반 수요자들 사이에 널리 알려졌다고 보기 어렵다. 또한 우리나라의 외국어 교육 수준 등에 비추어 보면, 일반 수요자의 대부분이 선등록상표 1을 영어가 아닌 프랑스어로 인식하여 ‘이카르’, ‘이카르트’ 등으로 호칭한다거나 위 화가 또는 학교로 관념할 것이라고 보기도 어렵다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

특허법원 2020. 11. 20. 선고 2020허1878 판결 [등록무효(상)]
(3) 위와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표의 출원일 당시 우리나라의 거래자나 수요자가 외국어 상표인 선사용 상표 4를 특정한 한국어 발음인 위 ‘프리마클라쎄’로 표기하고 있는 구체적인 사용실태가 존재하였고, 또한 도형상표인 선사용 상표 3의 경우에도 당시 원고 지도디자인에 의하여 보통으로 불리는 위 ‘프리마클라쎄’라는 호칭으로 자연스럽게 형성되어 있었다고 인정된다.
이에 대하여 피고는, 위 매체나 블로그게시물 등은 독자가 한정되어 있거나 원고에 의해 조작된 것이어서 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표의 출원일 당시 선사용 상표 3, 4가 ’프리마클라쎄‘로 호칭되고 있었다고 보기 어렵다는 취지로 주장하나, 그 주장사실을 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
(4) 따라서 이 사건 등록상표와 대비되는 선사용 상표 3, 4의 호칭은 ‘프리마 클라쎄’라고 봄이 타당하다.

특허법원 2019. 10. 4. 선고 2019허3120 판결 [등록무효(상)] #어두동일
선등록상표는 그 문자 부분(うまい棒)의 한글 음역인 ‘우마이보’로 호칭될 가능성이 없지는 않다. 그러나 당사자 사이에 다툼이 없거나 을 제2~7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사실을 종합하면, 국내 수요자 및 거래자들은 선등록상표를 주로 ‘우마이봉’으로 호칭하고 있는 것으로 보이고, 이러한 사용실태[20]

① 네이버 블로그에서 ‘うまい棒’을 검색하면 ‘우마이봉’을 포함하는 검색결과가 상당수 검색된다. ② 한국일보는 2015. 7. 21. 기사에서 아래 사진과 함께 ‘일본도 우리나라만큼이나 다양한 길거리 간식들이 많은 나라인데, 우마이봉은 누구나 한번쯤 먹어봤을 일본의 뻥튀기 과자. 우리나라에서도 쉽게 찾아볼 수 있다.’라고 소개하였다. ③ 경기신문은 2015. 11. 11. ‘국민 간식 열전’이라는 제목으로 ‘일본에서는 뻥튀기 과자 우마이봉과 밀가루 반죽 속에 잘게 썬 문어를 넣고 전용 틀에 구운 타코야키가 2대 국민 간식으로 꼽힌다’고 소개하였다. ④ 톱스타뉴스는 2016. 2. 15.자 기사에서 ‘공개된 사진 속 우희는 우마이봉 과자를 양 손에 하나씩 들고 예쁨 가득한 표정으로 카메라를 응시하고 있어 팬들의 시선을 사로잡았다’는 내용을 게재하였다. ⑤ 스포츠경향신문 2016. 3. 19.자 기사는 ‘프로듀스 101 F․G, 일본 과자 우마이봉에 등장?’이라는 내용의 제목으로 일본 과자 우마이봉에 위 연예인들이 새겨졌다는 소식을 전하였다. ⑥ 원고는 2017. 1. 12. 피고로부터 상표권에 관한 통상사용권을 부여받은 E 주식회사와 사이에 E 주식회사가 공급하는 저작물 캐릭터의 사용에 관한 계약을 체결하였다. 위 계약에 따라 원고는 제조하는 상품 및 광고, 판촉물 등에 위 캐릭터에 관한 저작권 표기(‘Ⓒうまい棒’)를 반드시 표시하기로 하였는데, 위 계약의 정식 명칭은 ‘우마이봉 캐릭터 상품사용화 계약’으로 하였다.

를 고려할 때 선등록상표의 호칭은 ‘우마이봉’이라 봄이 타당하다.
… (중략) …
이 사건 등록상표의 호칭 ‘우마이몽’과 선등록상표의 호칭 ‘우마이봉’은 전체 4음절 중 앞에 3음절이 동일하고, 나머지 마지막 음절 역시 초성만 ‘ㅁ’과 ‘ㅂ’으로 차이가 날 뿐이어서 전체적인 청감이 유사하다.
설령 선등록상표의 호칭을 ‘우마이보’로 보아 이를 이 사건 등록상표의 호칭 ‘우마이몽’과 대비하더라도, 전체 4음절 중 앞 3음절이 동일하고, 마지막 음절의 초성 및 받침의 유무에만 차이가 있고 ‘ㅇ’ 받침의 경우 울림소리로 약하게 발음되므로 전체적인 청감은 유사하다.

4. 외관의 유사 여부[편집]

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‘외관의 유사’라 함은 두 개의 대비되는 상표의 문자, 기호, 도형, 입체적 형상 등의 외관상 형상을 시각에 호소하여 관찰한 결과 서로 분간하기 어려운 것을 말한다.

외관이 유사한 것인지의 여부를 판단할 때는 특히 이격적·직관적인 관찰이 필요하다고 할 것[이다.] (대법원 1993. 9. 14. 선고 92후544 판결 등)

4.1. 도형상표 유사 판단[편집]

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• 법리 일반
  • 같은 상품류에 같은 종류의 도형상표들이 여러 개 등록되어 있는 경우 일반 수요자나 거래자가 상품거래 시 좀 더 주의를 기울이게 되어 출처의 오인·혼동 가능성도 줄어들 수 있으므로 이를 상표 유사 판단을 위한 거래실정의 하나로 참작할 수 [있다.] (대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결)

대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결 [권리범위확인(상)]
두 표장은 모두 ① 원형의 닻고리와 닻장이 서로 붙어 있고, ② 닻고리, 닻장, 닻채가 합쳐져 ‘우’ 자와 같은 모양이며, ③ 닻장의 길이가 갈고리의 끝보다 약간 짧고, ④ 닻줄이 닻고리에서 나와 닻채를 한번 휘감고 돌아 갈고리로 늘어져 있는데 닻줄이 닻채 위를 오른쪽 위에서 왼쪽 아래 방향으로 지나가며, ⑤ 닻채의 아래 끝은 뾰족하고 여기에서 화살표 모양의 끝을 가진 갈고리가 약 45도 상향으로 좌우로 대칭되게 올라가 있는데 닻채 아래 끝과 갈고리의 밑변이 유선형으로 되어 있어서 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 극히 유사하다. 다만 두 표장은 ㉮ 닻줄이 휘감긴 구체적 형상과 닻줄 자체의 굵기, 닻고리 내부의 일부가 비어 있는지 여부, 갈고리가 닻채보다 굵은지 여부, ㉯ 색채의 유무, ㉰ 오른쪽 갈고리 부분에 영문 필기체 문자의 유무 등에서 차이가 있으나, 이는 이격적 관찰로는 거의 파악할 수 없을 정도의 세부적인 것들이거나 일반 수요자나 거래자의 인상에 남기 어려운 것들이다.
이와 같이 두 표장은 그 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 서로 유사하다.
한편 기록에 의하면, 이 사건 심결 시인 2011. 1. 27. 당시 닻 도형을 모티브로 한 수 개의 도형상표들이 ‘의류’를 지정상품으로 하여 등록되어 있음을 알 수 있고, 이와 같이 같은 상품류에 같은 종류의 도형상표들이 여러 개 등록되어 있는 경우 일반 수요자나 거래자가 상품거래 시 좀 더 주의를 기울이게 되어 출처의 오인·혼동 가능성도 줄어들 수 있으므로 이를 상표 유사 판단을 위한 거래실정의 하나로 참작할 수는 있으나, 이러한 사정을 함께 고려하여 보더라도 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 외관이 주는 지배적 인상이 앞서 본 바와 같이 극히 유사한 이상, 위와 달리 볼 수는 없다.
그럼에도 원심은 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 위 ㉮ 내지 ㉰와 같은 차이점 때문에 서로 유사하다고 보기 어렵다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 [상표권침해중지등] [공2013상,381]
지정상품을 귀금속제 목걸이 등으로 하는 원고의 등록상표(등록번호 제554997호) “파일:강아지등록상표로고.png”와 원심 판시 피고 제품의 형상 “파일:강아지피고제품형상로고.png”은 모두 강아지 또는 개(이하 ‘강아지’라고만 한다)를 형상화한 것으로 머리 부분이 몸통에 비하여 비교적 크게 표현되어 있고, 강아지의 눈, 코, 입, 털 등 구체적인 모습을 생략하고 그 외형을 머리, 몸통, 다리, 꼬리로만 단순화하였으며, 좌우 귀 부분이 서로 포개어진 형태라는 점에서 서로 유사한 특징이 있으나, 원고 등록상표는 2차원의 평면 형태인 반면 피고 제품의 형상은 크리스털을 커팅하여 제작된 제품의 특성으로 인하여 3차원의 입체감을 주는 형태인 점, 원고 등록상표의 강아지 양발은 지면에 부착되어 가만히 서있는 모습인 반면 피고 제품 형상의 강아지 양발은 서로 벌어져 뛰고 있는 모습인 점, 원고 등록상표의 강아지에는 목줄이 있고 그 목줄의 색상이 몸통의 색상과 구별되는 반면 피고 제품 형상의 강아지에는 목줄이 없는 점에서 차이가 있고, 그 밖에 강아지의 꼬리, 눈썹(이마), 귀, 엉덩이 부위의 형태도 세부적인 점에서 차이가 있어, 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 그 외관에 있어서 유사하다고 할 수 없다.
다음 호칭 및 관념을 보면, 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 모두 강아지를 형상화한 도형으로서 ‘강아지’로 관념되고 ‘강아지 표’로 호칭될 수 있다. 그러나 원고 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 강아지를 주제로 한 다양한 모양의 도형상표가 다수 등록되어 있는데, 수많은 종류의 유사 또는 상이한 형상을 통칭하는 용어에 의하여 호칭되고 관념되는 도형상표의 경우에 그 외관의 유사에 관계없이 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로 대비되는 양 상표가 전체적으로 유사한 상표라고 한다면 상표의 유사 범위가 지나치게 확대되어 제3자의 상표선택의 자유를 부당하게 제한하는 불합리한 결과를 가져오는 점 등에 비추어 볼 때, 비록 양자가 모두 ‘강아지’로 관념되고 ‘강아지 표’로 호칭될 수 있다 하더라도, 그와 같이 통칭적인 호칭 및 관념이 유사하다는 점만으로 서로 유사하다고 단정할 수는 없을 뿐만 아니라 외관도 차이가 있으므로, 결국 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 전체적으로 상품출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 것이어서 유사하지 아니하다고 할 것이다.

• 대법원 2001. 12. 27. 선고 99후765 판결 [등록무효(상)] [공2002.2.15.(148),408]

• 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2023나10129 판결 #상표권침해금지 등 청구의 소 #다른 쟁점

• 특허법원 2022. 6. 17. 선고 2021허4980 #등록무효(상) #제34조 제1항 제13호 #부정한 목적

특허법원 2011. 6. 10. 선고 2011허2138 판결 [권리범위확인(상)]
① 이 사건 등록상표 '파일:닻등록상표로고2.png'와 확인대상표장 '파일:닻모양확인대상표장로고.png'은 다 같이 '닻'의 형태를 모티브로 하여 도안화된 도형만으로 구성되어 있어 모두 '닻' 이외의 특정한 관념이나 호칭이 쉽게 떠오르지 아니하는 점, ② 갑 제3 내지 73호증(해당 가지번호를 포함한다)의 각 기재와 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 바와 같이, 이 사건 심결일인 2011. 1. 27. 무렵 이미 다양한 형태와 구성을 가진 닻 도형이 문자 부분이나 다른 도형과 결합되어 의류에 사용되고 있었고, 또 이러한 다양한 형태와 구성을 가진 닻 도형이 반복된 장식적인 문양으로 의류에 사용되고 있었던 점, 뿐만 아니라 이 사건 등록상표 외에도 의류에 관하여 '닻'의 형태를 도안화한 상표가 다수 등록되어 공존하고 있는 점, 그리하여 '닻'의 형태를 도안화하여 등록된 다수의 상표들의 법적안정성을 도모할 필요가 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건에 있어서 이 사건 등록상표의 권리범위는 당초 등록당시 보다는 좁게 보아야 할 것인바, 이러한 관점에서 볼 때 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단함에 있어서는 양 표장이 모두 '닻'을 모티브로 하였다는 공통점이 있다 하더라도, '닻' 이라는 관념이나 호칭보다는 외관을 주된 기준으로 대비하여 판단하여야 할 것이고, 또 외관을 대비함에 있어서도 그 유사범위를 좁게 보아 대비하여야 할 것이다(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후765 판결, 대법원 2001. 12. 27. 선고 2000후1450 판결 등 참조).
나아가 양 표장의 유사 여부를 살펴보면, 이 사건 등록상표는 검은색의 닻고리(닻줄을 매는 둥근 고리), 닻채(닻의 자루 부분), 닻장(닻채 상단의 가로로 된 부분) 및 갈고리(바다에 고정시키는 부분)에, 검은색 밧줄(밧줄은 여러 가닥으로 꼬여 만들어진 형상을 나타내기 위하여 여러 개의 흰점이 밧줄에 찍혀 있다)로 된 닻줄이 휘감겨 있는 닻 형태를 도안화한 것으로서, 닻줄은 닻고리의 우측에 연결되어 닻장 아래로 내려와 영문자 알파벳 S 자의 반대 모양으로 닻채를 휘감아 내려오다가 그 끝에서는 우측 방향으로 갈고리에 걸쳐 있고, 닻고리 내부는 동그랗게 비어 있는 상태로 이루어져 있음에 반하여, 확인대상표장은 청색과 백색이 가로로 어우러진 무늬의 닻고리, 닻채, 닻장 및 갈고리에 붉은색 테두리의 닻줄이 휘감겨 있는 닻 형태를 도안화한 것으로서, 닻줄은 닻고리의 좌측에 연결되어 닻장 아래로 내려와 영문자 알파벳 'S'자와 유사한 모양으로 닻채를 휘감아 내려오다가 그 끝에서는 갈고리의 좌측 부분을 감고 있고, 닻고리 내부는 닻줄로 막혀 있는 상태로 구성된 것이어서, 양 표장은 닻고리, 닻채, 닻장 및 갈고리의 색채와 무늬, 닻줄이 휘감긴 형상과 색채, 닻고리 내부가 동그랗게 드러나는지 여부 등에서 현저한 차이가 있으니, 그 외관이 유사하지 아니하다 ... (중략) ...
따라서 확인대상표장이 상품의 출처표시로서 사용된 것으로 볼 수 있는지 여부는 별론으로 하고, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 전체적으로 관찰하여 볼 때 그 표장이 서로 유사하다고 보기 어려우므로, 지정상품과 사용상품의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요도 없이, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

4.2. 기타[편집]

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대법원 1993. 9. 14. 선고 92후544 판결 [상표등록무효] [공1993.11.1.(955),2784] #어미동일
외관이 유사하다는 것은 대비되는 두 개의 상표에 표시된 문자·도형·기호 등 상표의 외관상의 형상을 시각에 호소하여 관찰하였을 경우 그들이 상품의 식별표지로서 서로 혼동되기 쉬운 경우를 말하는 것이므로, 외관이 유사한 것인지의 여부를 판단할 때는 특히 이격적·직관적인 관찰이 필요하다고 할 것인바, 이 사건 상표는 인쇄체로 표시되고 인용상표(1)은 필기체로 표시되었지만 서체가 모두 명조체로 되어 있을 뿐 아니라, 이 사건 상표인 “간텍”의 “간”에 한 획만을 덧붙이고 “텍”의 한 획을 옮기기만 하면 인용상표(1)인 “잔택”으로 되므로 문자의 전체적인 구성을 이격적으로 관찰하면 유사하게 보이고, 또 두 상표에 표시된 문자의 전체적인 윤곽을 직관적으로 관찰할 때에도 유사한 것으로 보이므로, 두 상표의 외관은 유사하다고 볼 수밖에 없다.

5. 관념의 유사 여부[편집]

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‘관념의 유사’라 함은 상표가 가지는 의미 또는 어의(語義)가 비슷하여 대비된 상표를 용이하게 직감케 하는 경우를 말하는 것으로서 상표의 지각적 요인에 의한 혼동을 생기게 하는 경우를 말한다.

• 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결 #등록무효(상)

‘파일:Nature's Friend 등록상표.png’로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 1 생략, 지정상품 화장품 등)와 '파일:자연의벗 등록상표.png'으로 구성된 선등록서비스표(등록번호 2 생략, 지정서비스업 화장품 소매업 등)는 모두 ‘자연의 친구’라는 의미로 인식될 수 있어 관념이 동일·유사하나, 이 사건 등록상표는 ‘네이쳐스 프렌드’로, 선등록서비스표는 ‘자연의벗’으로 호칭될 것이어서 호칭이 상이하고, 도형 부분의 유무 및 영문과 한글의 차이 등으로 외관에서도 차이가 있다. 지정상품의 거래에서 상표의 외관과 호칭이 가지는 중요성을 고려하면, 양 표장은 관념이 유사하더라도 외관과 호칭의 확연한 차이로 전체로서 뚜렷이 구별되므로 유사한 상품·서비스업에 함께 사용되더라도 일반 수요자나 거래자가 명확하게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 피할 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 서로 유사하다고 보기 어렵다.

특허법원 2004. 1. 30. 선고 2003허4559 판결 [등록무효(상)]
이 사건 등록상표는 의인화된 고양이 얼굴로 구성되어 있고, 인용상표는 리본이 달린 의인화된 두 마리의 고양이 얼굴 도형과 그 하단에 한글 “고양이”의 상하 결합으로 구성된 상표로서, 양 상표는 고양이 얼굴의 개수, 문자 및 리본의 유무 등에 차이가 있으므로 전체적인 외관은 다르다.
그러나 호칭 및 관념에 있어서, 이 사건 등록상표는 고양이 얼굴 도형으로만 구성되어 있어 ‘고양이’, ‘고양이 얼굴’, ‘새끼고양이’ 등으로 호칭 및 관념될 것이고, 인용상표는 두 마리의 고양이 얼굴 도형과 한글 “고양이”의 상하 결합으로 구성된 상표이며 각 부분이 일체 불가분적으로 결합되어 있지 아니하므로 도형 부분 또는 문자 부분으로 각각 분리되어 인식될 수 있는바, 만일 인용상표가 도형 부분만으로 분리될 경우 이 사건 등록상표와 인용상표의 도형 부분은 그 도형의 개수 및 세부적인 형태에 다소 차이가 있을 뿐 직감적으로 느껴지는 호칭 및 관념이 모두 ‘고양이’, ‘고양이 얼굴’, ‘새끼고양이’ 등으로서 동일하고, 인용상표가 한글 “고양이”만으로 분리되어 호칭 및 관념되더라도 이 사건 등록상표 역시 도형의 외관에 의하여 ‘고양이’로 호칭 및 관념될 수 있으므로, 이 사건 등록상표와 인용상표는 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰할 경우 그 호칭 및 관념이 서로 동일 또는 유사하다.

특허법원 2006. 3. 29. 선고 2005허4638 판결 [거절결정(상)] [21] #어미동일

우선 이 사건 출원상표는 영어 단어의 앞 부분에 붙어서 부정의 뜻을 나타내는 “UN”과 “스트레스, 긴장” 등의 뜻을 나타내는 ”STRESS“가 결합하여 구성된 상표이고, 선등록상표 1은 “STRESS”와 “벗어나, 없어져, 밖으로, 외부에” 등의 뜻을 갖는 “OUT”을 하이픈(-)으로 연결하여 구성한 상표이고, 선등록상표 2는 “STRESS”와 “완충기, 완충물, 완충제, 부드럽게 하다” 등의 뜻을 갖는 “BUFFER”가 결합하여 구성된 상표로서 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2는 구성하고 있는 영문 글자수, 구성 및 청감의 차이로 인하여 전체적인 외관과 호칭은 다소 다르다.
그러나 관념의 유사 여부에 관하여 살펴보면, 이 사건 출원상표는 “스트레스를 방지하거나 받지 않게 하다” 또는 “스트레스를 없애다” 등의 의미로 인식되기 쉽고, 선등록상표 1은 “스트레스에서 벗어나게 하다” 또는 “스트레스가 없어지다” 등의 의미로 인식되기 쉬우므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1이 같은 상품류 구분 제3류에 속하는 동종 상품인 위 각 지정상품에 사용될 때 일반수요자나 거래자들은 그 의미 내용을 서로 같거나 유사하게 직감할 수 있고, 그 관념의 동일·유사성으로 인하여 상품출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 있다고 보인다.
결국, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 전체적으로 관찰할 때 그 외관 및 호칭에 있어 다소 차이가 있기는 하지만 관념의 유사로 인하여 거래상 상품의 출처에 관하여 오인ㆍ혼동을 초래할 우려가 있는 유사상표에 해당하여, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호· 제8호에 의하여 등록받을 수 없다 할 것이므로, 이 사건 심결이 양 상표의 호칭이 유사하다고 판단한 것은 잘못이나, 그 결론에 있어서는 정당하다.

6. 구체적·개별적 출처 오인·혼동 유무를 고려한 사례[편집]

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2016년 상표법 전면 개정 이전에는 舊 상표법 제7조 제1항 제7호의 보호대상은 일반적 출처혼동으로써 상표등록 여부를 위한 심사업무를 수행하기 위하여 당해 상표품의 경험칙화한 일반적 거래실정 등에 비추어 추상적·형식적 자료에 의하여 획일적으로 판단하여야 한다는 견해가 있었던 것으로 보이나, 현재 통설은 구체적 출처혼동 역시 그 보호대상에 포함되는 것으로써 상표의 사용사실이 인정되고 이에 대한 증거가 제출된 경우에는 구체적인 거래실정도 고려하여야 한다고 보고 있다[22].

상표 유사 여부 판단에 있어서 구체적 거래실정을 고려하여야 하는 근거로, ① 등록주의 법제라고 해서 구체적 거래실정에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것을 거부할 이론적 근거는 없고, 등록주의를 채용하고 있는 독일의 상표법 하에서도 유사상표에 구체적 출처의 혼동이 일어나고 있는 경우를 포함하여 처리하고 있는 점, ② 상표법의 목적에 비추어 볼 때 舊 상표법 제7조 제1항 제7호는 동조 동항 제9호 및 제10호와 마찬가지로 구체적 출처혼동을 방지하기 위한 동질적인 규정으로 보아야 한다는 점, ③ 등록주의를 채용하고 있는 독일의 실무 및 일본의 최근 판례 경향, 미국의 실무, 세계지적소유권협회(AIPPI)의 채택 결의문 등 상표의 유사 여부에 관한 국제적 판단 기준과 조화를 이룰 필요가 있는 점 등이 제시된다[23](이혜진. (2020). 상표의 유사 여부 판단에서 구체적 거래실정의 고려 - 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결을 중심으로 -. 법조, 69(2), 688-721.).

2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다( 대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191 판결, 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 등 참조).

대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 [상표권침해금지등] [공2012상,181]
[판결요지] 甲(동부건설 주식회사)가 乙(동부주택건설 주식회사)를 상대로 상표권침해금지 등을 구한 사안에서, 乙 회사 표지가 사용된 아파트는 고가의 물건이어서 일반 수요자나 거래자들이 충분한 주의를 기울여 이를 거래하게 될 것으로 보이는데, 乙 회사 표지가 사용된 아파트 건축 및 분양 등을 둘러싼 일반적인 거래실정과 乙 회사 표지의 사용상황 등을 종합적·전체적으로 고려하여 볼 때, 乙 회사의 사용표지인 ‘동부주택 브리앙뜨’는 일반 수요자나 거래자 간에 甲 회사의 등록상표·서비스표인 “”, 甲 회사의 상품표지·영업표지인 ‘동부’와 공통되는 ‘동부’나 ‘동부주택’ 부분만으로 분리인식될 가능성은 희박하고, 표지 전체인 ‘동부주택 브리앙뜨’ 또는 구성부분 중 표지 전체에서 차지하는 비중이 더 큰 ‘브리앙뜨’로 호칭·관념될 가능성이 높다고 할 것이므로, 乙 회사의 사용표지인 ‘동부주택 브리앙뜨’는 甲 회사의 등록상표·서비스표 및 상품표지·영업표지와 외관은 물론 호칭·관념도 서로 달라 일반 수요자나 거래자에게 상품 또는 서비스나 영업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없고, 甲 회사의 상품표지·영업표지 중 ‘동부 센트레빌’의 경우에도 마찬가지라고 한 사례.

대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2250 판결 [등록무효(상)]
(1) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’ 부분
이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 호칭에 있어서 세 음절 중 첫 음절과 마지막 음절 및 초성과 중성으로 이루어진 가운데 음절의 중성인 모음이 같고, 가운데 음절의 초성도 ‘ㅋ’과 ‘ㅌ’의 파열음이어서 전체적으로 느껴지는 청감이 유사하므로, 양 상표는 그 표장이 전체적으로 서로 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’ 부분은 선등록상표의 지정상품과 동일·유사하다.
따라서 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 위 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 볼 만한 사정을 기록상 찾아볼 수 없는 이 사건에서, 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 선등록상표와 함께 사용될 경우 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다. (...)
(2) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘포테이토칩, 건과자’ 부분
원심이 그 채용증거에 의하여 적법하게 인정한 사실 및 기록에 의하면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고는 선등록상표의 출원일인 1995. 3. 25.보다 훨씬 전인 1988. 7.경부터 감자를 썰어서 튀긴 ‘감자스낵’ 제품에 이 사건 등록상표를 부착하여 생산하기 시작한 이래 위 상품을 지속적으로 생산·판매하여 오면서, 그 총 매출액이 1998년에는 약 72억 원, 1999년에는 약 108억 원, 이 사건 등록상표의 출원일인 2000. 3. 9.이 속한 2000년에는 약 184억 원에 달하였고, 그 시장점유율이 1998년에는 12.2%로 2위, 1999년에는 14.9%로 2위, 2000년에는 13.1%로 1위를 기록하였으며, 또한 피고는 1988년부터 2000년까지 동안 위 ‘감자스낵’ 제품에 관하여 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지, 경기장 광고물 등 다양한 광고매체를 통하여 광고를 하여 오면서, 그 광고비로 1992년부터 2000년까지 매년 적게는 약 5억 원, 많게는 약 15억 원 정도를 지출하여 온 사실을 알 수 있는바, 위와 같은 ‘감자스낵’ 제품의 생산 및 판매기간, 매출규모, 시장점유율, 광고현황 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 이 사건 등록상표의 출원당시 ‘감자스낵’ 제품에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자 사이에서 피고의 상표로 현저하게 인식되어 있는 상표라고 할 것이고, 한편 선등록상표가 ‘감자스낵’ 제품에 대한 관계에서 현실로 사용되었다고 볼 만한 자료는 기록상 보이지 아니한다.
그렇다면 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘감자스낵’ 제품이 속하는 ‘포테이토칩, 건과자’ 부분이 선등록상표의 지정상품 중 ‘건과자’ 부분과 동일·유사하여 양 상표가 일반적·추상적·정형적으로는 서로 유사해 보인다 하더라도, 위 지정상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 양 상표의 주지 정도 및 위 지정상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려할 때, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 위 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

대법원 2004. 7. 22 선고 2004후929 판결 [등록무효(상)]
결합상표가 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하는 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있다고 할 것이고, 또한 분리관찰이 될 수 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적인 인식을 기준으로 판단하여야 하는 것이지만(대법원 1992. 9. 25. 선고 92후742 판결, 1995. 5. 12. 선고 94후1824 판결, 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결 등 참조), 당해 상표를 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 상표의 현존 및 사용 상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계 등에 비추어 볼 때 상표가 실제 거래사회에서 전체로서만 사용되고 인식되어져 있어 일부분만으로 상표의 동일성을 인식하기 어려운 경우에는 분리관찰이 적당하지 않다고 할 것이다.
기록에 의하면, 선등록상표 "BEAN POLE"은 'BEAN'과 'POLE' 부분이 외관상 구분되어 있고 일련불가분적으로 결합되어 있는 것은 아니지만 그 전체적인 호칭이 "빈폴"로서 비교적 짧고, 이 사건 등록상표의 출원시인 2001. 2.경을 기준으로 선등록상표가 사용된 기간 및 사용현황, 그 지정상품의 속성과 거래방법¸ 거래장소, 그 주지 정도 및 당해 상품과의 관계 등 기록에 나타난 거래 실정에 비추어 볼 때, 선등록상표는 그 지정상품과 관련하여 일반 수요자나 거래자 사이에서 널리 알려진 상표로서 '빈'이나 '폴'로 분리 인식되지 아니하고 그 전체인 "빈폴"로 사용되고 인식되어 진 사실을 알 수 있고, 선등록상표권자인 피고 스스로도 선등록상표가 전체로서만 사용·거래되고 있음을 인정하고 있는바, 이러한 구체적인 거래 실정 등을 감안하여 보면 이 사건 등록상표의 출원시에는 실제 거래사회에서 일반 수요자나 거래자들이 선등록상표를 "빈폴"로 호칭하지 아니하고 '빈'이나 '폴'만으로 분리하여 호칭하는 것은 매우 부자연스럽다고 할 것이므로, 결국 "BEEN KID's"로 구성된 이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 외관·호칭·관념이 달라 전체적으로 유사하지 아니한 상표라고 봄이 상당하다.

대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153,96후191 판결 [거절사정(상)] [공1996.11.1.(21),3201]
본원상표들을 문자 부분만으로 관찰할 경우 인용상표와는 외관과 칭호에 있어서 유사하여 전체적으로 서로 유사하기는 하나, 본원상표들은 (...) 오래 전부터 국내에서 상당한 정도로 광고선전을 해오면서 그 지정상품들을 판매해 왔으며, 특허청 발행의 외국유명상표집에 등재되어 있고, 특허청에서 주로 많이 도용되는 외국상표로 분류하고 있는 점 등을 종합하면 국내의 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 저명한 상표라 할 것이고, 반면 인용상표가 수요자 간에 널리 인식되었다는 자료는 없는바, 위와 같은 사정과 거래실정에 비추어 보면 양 상표가 동일한 지정상품에 다 같이 사용될 경우라도 거래자나 일반수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려는 없다고 할 것이다.

특허법원 2015. 12. 18. 선고 2015허5432 판결 [거절결정(상)] [각공2016상,109] #어두동일 #2음절 #대기업
1) 이 사건 출원상표의 호칭
갑 제8 내지 11호증, 갑 제14 내지 19호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1995. 2.경 ‘주식회사 다음커뮤니케이션’이라는 상호로 설립된 이래 ‘다음’ 또는 ‘Daum'을 자신이 제공하는 웹메일, 검색, 뉴스 등 서비스의 명칭으로 사용하는 한편 이를 기업로고, 기업이미지(CI)로 사용해온 사실, 원고는 2013. 5.경부터 자신이 운영하는 포털사이트(www.daum.net)를 ’Daum-모으다 잇다 흔들다‘로 광고하고 있으며, 포털사이트 서비스 중 Daum 메일의 가입자만도 3,800만 명에 이르는 사실, 네이버 영어사전, 다음 영어사전 및 위키백과사전은 'Daum'을 ’다음, 원고가 제공하는 인터넷 포털사이트‘로 소개하고 있는 사실, 원고는 ’Daum'의 형태와 색깔을 다소 변형한 "파일:daum로고2.png", "파일:daum로고3.png", "파일:daum로고4.png", "파일:daum로고5.png" 등을 상표, 서비스표 또는 기업이미지(CI)로 사용하여 왔고, 이 사건 출원표장 또한 2013. 11.경부터 서비스표, 기업이미지(CI)로 사 용해오고 있는 사실이 인정된다. 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표는 원고의 기업이미지(CI)로서 주지·저명하고, 원고가 기업이미지(CI) 등으로 사용하는 표장이 거래 사회에서 ‘다음’으로 호칭되고 있으므로, 이 사건 출원상표는 일반 수요자에게 ‘다음’으로 호칭된다(‘다움’으로 호칭될 것이라는 취지의 피고의 주장은 받아들이지 아니한다).
2) 표장의 유사 여부
이 사건 출원상표(“파일:DAUM로고.png”)와 선등록상표(“파일:다움로고.png”)는 그 외관이 서로 다르고, 호칭도 ‘다음’과 ‘다움’으로 서로 다르며, 관념에 있어서도 이 사건 출원상표는 호칭인 ‘다음’에 의하여 ‘어떤 차례의 바로 뒤’라는 의미를 연상시키거나 원고의 포털사이트 광고에 의하여 일반수요자에게 ‘모으다, 잇다’ 등의 의미를 연상시키는 반면에 선등록상표는 ‘아름다움’, ‘사내다움’과 같이 어떤 성질이나 특성이 있음을 의미하므로 서로 다르다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 표장이 서로 다르다.
3) 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키거나 일으킬 염려가 있는지 여부
갑 제32호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 이 사건 심결일 현재 포털사이트를 통해 온라인 출판물을 제공하는 'Daum 웹툰‘ 서비스를 제공하고 있는 사실이 인정되고, 지정상품에 관하여 그 수요자들이 이 사건 등록상표와 선등록상표를 오인·혼동한 사례는 보이지 않는다. 여기에 앞서 본 원고의 영업 내용 및 규모, 사용하는 상표, 서비스표 및 기업이미지(CI)의 표장 등을 더하여 보면, 이 사건 출원상표를 접한 수요자는 그 상품의 출처를 원고로 인식할 것으로 보이고, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 거래사회에서 구체적으로 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

특허법원 1999. 2. 25. 선고 98허9154 판결 [거절사정(상)] [24] #디자이너브랜드
이 건 출원상표와 인용상표는 모두 문자부분과 도형부분이 결합되어 구성된 상표인데, 문자부분 및 도형부분의 결합으로 인하여 어떤 특별한 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려워 모두 도형부분 및 문자부분으로 분리하여 관찰할 수 있고 각각 요부로 인식된다. 그리고 인용상표의 문자부분인 ‘MARIO VALENTINO’도 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있거나 그 결합으로 인하여 독자적인 의미를 가진다고 할 수 없다. 이러한 사정에 기하여 만약 인용상표를 ‘MARIO’와 ‘VALENTINO’로 분리하여 관찰할 수 있고 간략한 호칭이나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 일반 수요자의 경향에 따라 인용상표가 ‘VALENTIO’로만 인식되고 ‘발렌티노’로 호칭된다면, 이 건 출원상표의 문자부분의 호칭인 ‘발렌티노’와 호칭이 동일하다고 할 수 있다. 그리고 인용상표의 도형부분과 이 건 출원상표의 도형부분은 모두 V자를 도형화한 점에서 유사한 면이 있다 ... 위 인정 사실[25]에 의하면, 저명한 패션디자이너의 성명 중 일부인 ‘VALENTINO’ 또는 ‘VALENTINO’와 그 이니셜인 V를 독특하게 디자인한 도형부분을 각각 또는 서로 결합한 형태인 별지 1. 및 별지 3-1., 3-2., 3-3., 3-4.과 같은 구성의 상표들은 세계 여러 나라에서는 물론이고 우리 나라에서도 일반 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 저명한 상표라 할 것이고, 인용상표는 위 상표들 중 인용상표와 지정상품이 동일·유사(구 상품류 구분 제25류)한 이 건 관련상표 1, 2보다 훨씬 늦게 다른 법인 명의로 등록되어 특별한 분쟁 없이 공존하여 왔는데(갑 제9호증의 2의 기재와 변론의 전취지에 의하면 인용상표도 국내에서 어느 정도 알려진 상표로서 주로 ‘마리오 발렌티노’라고 호칭될 것으로 보인다), 이 건 출원상표는 이 건 관련상표 1, 2의 주요 구성부분을 모두 갖고 있는 상표로서 이 건 관련상표 1, 2와 매우 유사하여 이 건 관련상표 1, 2와 출처를 같이 하는 상표임을 누구나 명백히 알 수 있으며, 인용상표의 문자부분에 해당하는 별지 2-2.의 상표는 별지 1, 별지 3-1., 3-2.의 상표들과 구 상품류 구분 제45류에 속하는 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 각 다른 법인 명의로 등록되어 특별한 분쟁없이 공존하여 왔는데, 이 건 출원상표는 바로 별지 1과 같은 구성이다. 이러한 사정과 거래실정에 비추어 보면 비록 이 건 출원상표와 인용상표가 호칭이나 관념에서 유사한 면이 있기는 하나, 양 상표가 동일한 지정상품에 다 같이 사용될 경우라도 거래자나 일반 수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려는 없다.

7. 상품·서비스업 유사판단[편집]

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8. 제34조 제1항 제13호[편집]

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상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ’모방대상상표‘라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나, 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

• 모방대상상표의 특정 출처표지 인식
  • 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지'''는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등).
  • 선사용상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경된 경우:

• 부정한 목적
  • 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등).
  • “부당한 이익을 얻으려 하는 것”이나 “특정인에게 손해를 입히려고 하는 것”은 ‘부정한 목적’에 대한 하나의 예시이다. 전형적 사례로는 외국에서 어느 정도 알려진 모방대상상표가 국내에 잘 알려지지 않았고 국내에 아직 등록되지 않았음을 기화로 이를 선등록한 후 비싼 값으로 되팔기 위해 등록하는 경우, 모방대상상표의 권리자가 국내 시장에 진입하는 것을 저지하거나 또는 대리점계약 체결을 강제할 목적으로 모방대상상표의 권리자가 미처 등록하지 않은 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우 등을 말한다(박성호. (2023). 2022년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 513, 198-231.).
  • 상표법 제34조 제1항 제13호는 이미 특정인의 영업상 신용이나 명성이 체화된 상표를 모방하여 출원함으로써 선출원주의에 따른 상표제도를 악용하는 것을 방지하기 위한 규정으로, 그 요건인 '부정한 목적'의 해석 · 적용 역시 전체 법질서와 조화를 이루어야 한다. 출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인 · 허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 '부정한 목적'의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다(대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결).

• 대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결[26]
  특허심판원 2020. 1. 17.자 2018원4791 심결 → 특허법원 2020. 10. 23. 선고 2020허2024 판결 : 원고패 → 대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결 : 상고기각
  [27]
  대상판결의 사안은 사주의 업무상 횡령 등으로 경영위기에 빠진 특정 언론사가 사주 측과 기자 측으로 분열된 것이 그 출발점이다. 원심판결(2020허2024)은 사주 측으로부터 제반 권리를 승계하였다고 주장하는 원고(주식회사 제주일보방송)가 이 사건 출원상표(“제주일보”)를 출원한 2015. 10. 7. 당시 제주일보사 내지 참가인(주식회사 제주일보)을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표(“제주일보”, “濟州日報”)의 명성과 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 제주일보사의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 있었다는 점이 인정된다고 판단하였고, 대상판결은 원심판결을 그대로 인용(認容)하였다(박성호. (2023). 2022년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 513, 198-231.).
  #거절결정(상) #

• 특허법원 2017. 9. 21. 선고 2017허2109 판결 #등록무효(상) #구 상표법 제7조 제1항 제12호 #다른 쟁점

• 특허법원 2009. 7. 1. 선고 2009허597 판결 #등록무효(상) #어두동일 #부정한 목적 #토탈패션화 경향

9. 불사용취소심판(상표법 제119조 제1항 제3호)[편집]

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10. 기타 취소심판(상표법 제119조 제1항 각호)[편집]

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11. 권리범위확인심판(상표법 제121조)[편집]

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12. 상표권 효력제한 사유[편집]

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• 상표법 제90조 제1항 제1호 관련 사례 :

• 상표법 제90조 제1항 제2호 내지 제5호 관련 사례 :

13. 상표권의 침해[편집]

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• 법리 일반
  • 상표권 침해사건에 있어서는, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 그 상표권에 대한 침해행위가 되는데, 여기서 ‘유사상표의 사용행위’에 해당하는지는 원칙적으로 “해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로” 판단하여야 한다. 즉, 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결 참조).

• 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결[30]
  (소송경과) 서울중앙지방법원 2017. 8. 10. 선고 2016가합534229 판결 : 원고일부승 → 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158 판결 : 원고일부승 → 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 : 파기환송(일부) → 특허법원 2022. 7. 22. 선고 2021나1312 판결 : 원고일부승
  #후출원 등록상표 사용의 선출원 등록상표에 대한 침해 성립 여부(적극)[31]
  대상판결의 쟁점은 등록상표에 대한 독점적 권리인 적극적 사용권(적극적 효력)을 제한하는 상표법 제92조와 관련된 것이다. 제92조는 등록상표의 사용이 선출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 선(先)발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우 그 등록상표를 사용할 때 선출원 권리자 또는 선발생 권리자의 동의를 받도록 함으로써 등록상표의 적극적 사용권을 제한하고 있지만, 상표권과 상표권이 저촉되는 경우에 대해서는 규정하고 있지 않다. 그래서 선출원 등록상표와 동일·유사한 후출원 등록상표의 사용행위가 선출원 상표권을 침해하는 것으로 보아야 하는지, 즉 후출원 등록상표의 사용이어서 정당한 행위라는 항변이 인정되는지 여부가 문제되었다. 대상판결 이전의 종래 대법원 판결은 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기까지는 다 같이 보호받아야 할 것이기 때문에 “후출원 등록상표에 의한 선출원 등록상표의 침해는 후출원 등록상표가 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고 그후 후출원 등록상표권자가 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상표가 동일또는 유사한 상표에 사용한 때 성립한다”고 하여 침해가 부정된다는 입장이었다(대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결 ; 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결 등 각 참조).
  [32]
  상표법 제92조에서 상표권과 상표권이 서로 저촉되는 경우를 상표에 대한 적극적 사용권(적극적 효력)의 제한사유로 규정하지 않은 것은 상표권 간의 저촉문제를 무효심판에 의해 해결할 것을 의도한 것이라고 이해하여야 한다면서 대상판결을 비판하는 의견이 있다(박종태. (2021). 선출원 등록상표와 동일·유사한 후출원 등록상표의 사용이 선출원 등 록상표에 대한 침해를 구성하는지 여부. IP & Data법 제1권 제2호. 인하대 법학연구소, 129-132.). 물론 특허법 제98조에서도 특허권과 특허권이 서로 저촉되는 경우를 특허발명에 대한 적극적 실시권(적극적 효력)의 제한사유로 규정하고 있지 않으나, 특허의 경우는 특허법 제98조에서 이용관계를 선출원 특허의 침해로 규정하고 있어 형평의 원칙상 착오로 등록된 저촉관계를 선출원 특허의 침해가 아니라고 볼 수 없고, 일정한 경우 중용권(특허법 제104조) 등으로 보호받을 수 있다는 점을 고려하면 후출원 특허발명의 실시를 선출원 특허의 침해로 보는데 큰 문제가 없다는 것이다. 그러한 점에서 상표권의 저촉문제는 특허권과 같은 다른 지적재산권 간의 저촉문제와는 달리 보아야 한다는 것이다. 결국 이러한 비판적 검토의 근저(根底)에는 창작법과 표지법의 본질적 차이에 주목해야 한다는 관점이 존재하는 것이라고 이해할 수 있을 것이다(박성호. (2022). 2021년 지적재산법 중요판례평석. 인권과 정의, 505, 114-146.).
  #다른 쟁점

14. 범죄사실에 대한 형벌[편집]

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울산지방법원 2021. 12. 21. 선고 2021고정20, 75, 200, 331, 357(각 병합) 판결 [상표법위반, 저작권법위반]
피고인을 벌금 500만 원에 처한다[경합범가중 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조].
피고인이 위 벌금을 납입하지 아니하는 경우 10만 원을 1일로 환산한 기간 피고인을 노역장에 유치한다[노역장유치 형법 제70조 제1항, 제69조 제2항].
위 벌금에 상당한 금액의 가납을 명한다[가납명령 형사소송법 제334조 제1항].
『2021고정20』
피고인은 2020. 1.경 울산 이하 불상지에서 인터넷 네이버 쇼핑몰에서 ‘B’이라는 상호로 의류 및 잡화를 판매하면서 피해자 주식회사 에프지에프가 섬유 및 의류 등의 상품에 사용한다고 등록한 상표인 ‘STONE ISLAND'(상표등록번호 제0147776호, 제0474487호, 제510222호, 제899955호, 제1162207호)가 부착된 티셔츠 등을 판매하는 게시글 19개를 게시하여 별지 범죄일람표 기재와 같이 피해자 회사의 상표권을 침해하였다.
『2021고정75』
피고인은 2020. 3.경 울산 중구 C회사 사무실에서 고소인 주식회사 스타드림(대표자 박상진)이 저작재산권을 가지고 있는 ‘2018 카린 선글라스 가을A컷(1)’ 연예인 배수지 모델을 촬영한 사진 광고물을 고소인의 이용 허락 없이 일명 ‘디스크랩’ 프로그램을 이용하여 무단 복제 편집하여, 피고인이 운영하는 네이버스토어 ‘D’의 ‘홍시 카린 한국판 안경 네모난 배수지 근시안 안경 프레임 남녀 레트로 원테’라는 제목의 판매 게시글에 위 광고 사진을 PC 업로드 하는 방법으로 2차적 저작물을 만들어 저작재산권을 침해하였다.
『2021고정200』
피고인은 2020. 2.경부터 처 E 명의로 인터넷 쇼핑몰 ‘F’을 실질적으로 운영하는 사람이다. (...) 피고인은 2020. 3. 2. 위 ‘F’ 인터넷 사이트에, 정당한 권한없이, 피해자 주식회사 감성텍스에서 팔토시 등의 상품에 대하여 등록을 마친 상표인 “Let’s Slim”(상표등록번호 제1085596호) 상표가 부착된 쿨토시 제품에 대한 광고를 게시함으로써, 피해자 회사의 상표권을 침해하였다.
『2021고정331』
피고인은 2020. 2.경부터 처 E 명의로 인터넷 쇼핑몰 ‘F’을 실질적으로 운영하는 사람이다. (...) 피고인은 2020. 7. 30. 위 ‘F’ 인터넷 사이트에, 정당한 권한 없이, “[무료배송] 뉴골프모자 마크앤로나 남녀공용 에어캡 골프캡 모자”라는 제목으로, 피해자 주식회사 아이올리에서 전용사용권을 보유하고 있는 “MARK & RONA”(상표등록번호 제0953599호, 상표서비스등록번호 제0031066호, 제0048160호) 상표가 부착된 골프 모자에 대한 판매광고를 게시함으로써, 위 피해자 회사의 상표 전용사용권을 침해하였다.
『2021고정357』
1. 피고인은 2020. 6. 초순경 피고인이 G과 함께 공동으로 운영하는 ‘H’이라는 온라인 쇼핑몰 사이트에, 피해자 주식회사 감성텍스에서 햇빛 차단용 쿨토시 등의 상품에 대하여 상표등록번호 제1134698호로 등록을 마친 상표인 “AQUA·X” 및 이와 유사한 “AUQA·X” 상표가 부착된 쿨토시 제품에 대한 광고를 정당한 권한 없이 게시함으로써, 피해자 회사의 상표권을 침해하였다.
2. 피고인은 2020. 6. 초순경 피고인이 I과 함께 공동으로 운영하는 ‘J’이라는 온라인쇼핑몰 사이트에, 피해자 주식회사 감성텍스에서 햇빛 차단용 쿨토시 등의 상품에 대하여 상표등록번호 제1134698호로 등록을 마친 상표인 “AQUA·X” 상표가 부착된 쿨토시 제품에 대한 광고를 정당한 권한 없이 게시함으로써, 피해자 회사의 상표권을 침해하였다.

15. 광고행위[편집]

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대구지방법원 2022. 4. 22. 선고 2021노2551 판결 [상표법위반] [35]
상표법 제108조 제1항 제1호는, 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유시한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위를 상표권을 침해하는 행위로 보고 있으며, 같은 법 제230조는 이 같은 상표권의 침해해위를 한 경우에는 7년 이항의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다. 그리고 같은 법 제2조 제1항 제11호 다목은, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위를 상표의 사용이라고 정의하고 있다. 결국 이 규정들에 의하면, 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품의 광고에 표시하거나 전시하기만 하면 이는 상표의 사용에 해당하고, 그 같은 상표의 사용은 상표권의 침해행위로 상표법위반죄를 구성한다. 때문에 그 같은 상표를 사용한 광고의 목적이 그 해당 상품의 판매를 위한 것인지 아니면 구매대행만을 위한 것인지는 따질 필요가 없다. 당초 검사는 피고인이 B상표가 표시된 모조상품 242개를 판매하여 상표권을 침해하였다고 기소(약식명령 청구)하였으나, 원심 재판 과정에서 공소장을 변경하여 원심판결의 범죄사실에 기재된 것과 같이 B 상표가 표시된 상품 25개의 광고를 게시하여 상표권을 침해하였다고 기소하기에 이르렀다. 그리고 원심판결도 이를 인정하여 피고인을 상표법위반죄로 처벌하고 있을 뿐이다. 변경된 공소장이나 원심판결에서 '피고인이 해당 상표의 상품 25개를 판매하기 위한 광고 게시물에 해당 상표를 표시 및 전시하였다'고 표현하기는 하였으나, 거기서 '판매하기 위한'이라는 기재 부분은 피고인의 상표법위반죄의 구성요건과는 관계없는 불필요한 기재일 뿐이다. 따라서 피고인이 해당상품들의 구매대행만을 하였을 뿐 해당상품들을 판매한 것은 아니므로 무죄라는 취지의 피고인 주장은 받아들일 수 없다.

대구지방법원 2022. 4. 22. 선고 2021노2551 판결 [상표법위반] [36]
진정상품에 대한 광고는 비록 그 광고를 한 사람이 상표권자와의 관계에서 상표권사용에 대한 별도의 계약을 체결한 상태가 아니라고 하더라도 상표권침해에 해당할 여지가 없다(대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결, 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결 등 참조). 원심판결이 그 판결 이유에서 '상표권 사용에 대한 정당한 권원이 없는 이상 광고대상 상품이 진품인지 여부를 불문하고 상표권침해행위에 해당한다'는 취지로 설명하고 있는 부분은 잘못된 설명이다. 그러나 이 사건에서 피고인이 광고한 25개의 상품들은 진정상품이 아니라 모조상품이었다. 이 같은 사실은 1심에서 적법하게 채택되어 조사된 증거인 모조품 확인서들(증거목록 순번 31번 증거에 포함되어 있는 모조품 확인서 25매)에 의하여 인정된다. 그러므로 피고인이 광고한 25개의 해당 상품들이 진정상품이었다는 취지의 피고인 주장은 받아들일 수 없으며, 해당 상품들은 모조상품이었으므로 그 광고행위를 상표권침해행위로 판단한 원심의 판단은 그 결론에 있어서는 잘못이 없다.

16. 고의(故意)[편집]

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대구지방법원 2022. 4. 22. 선고 2021노2551 판결 [상표법위반] [37]
모조상품을 광고하여 상표권침해행위를 하였다는 상표법위반죄에 있어서도 해당 상품이 진정상품이 아니라는 점에 대한 고의가 필요한 것은 당연하나, 그 같은 고의는 미필적고의로도 충분하다. 피고인은 중국의 인터넷 쇼핑몰인 C 사이트에서 해당상품을 판매하는 것을 보고 그 해당상품을 자신의 인터넷 사이트를 통해 광고하면서 그 구매대행을 해 주었다. 그리고 그 같은 중국의 인터넷 쇼핑몰에서 흔히 모조상품이 판매되고 있음은 해당 상품들의 거래에 관계하는 사람들 상당수가 알고 있는 사실인데, 피고인은 해당상품이 진정상품인지 여부를 확인하기 위한 별도의 노력을 해 본 사실이 없다[38]. (...) 그리고 피고인은 수사과정에서 자신은 해당 상품들이 진정상품인지 모조상품인지 여부를 몰랐고, 수사받고 있는 당시에도 여전히 이를 모르며, 판매자가 아니라 구매대행업자일 뿐이므로 이를 확인할 의무도 없다고 주장하였다[39]. (...) 또 검사가 당심에 이르러 추가로 제출하여 채택, 조사된 인터넷화면출력물(증거목록 순번 35번 증거)의 기재에 의하면, 피고인은 자신의 인터넷 사이트에서 해당 상품이 정품인지 여부를 묻는 고객의 질의에 대하여, '해외구매대행상품은 진품여부 파악에 어려움이 있습니다'라고 답하여, 해당 상품이 진정상품인지 여부에 대하여는 고객 스스로 판단하라는 취지로 답하기도 하였다. 이 같은 여러 사정들에 비추어 보면, 피고인에게는 자신이 광고하고 있는 해당 상품들이 모조상품일 수도 있으나 그럼에도 상관없다는 용인의 의사가 있었다고 보아야 한다. 즉 미필적고의는 충분히 인정된다. 따라서 모조상품인지 여부에 대한 고의가 없었다는 피고인의 주장도 받아들일 수 없다.

울산지방법원 2021. 12. 21. 선고 2021고정20, 75, 200, 331, 357(각 병합) 판결 [상표법위반, 저작권법위반]
1. 주장의 요지
피고인은「디스크랩(D’Scrap)」이라는 대량등록 프로그램을 이용하여 타오바오 등 중국의 온라인쇼핑몰에 등록된 상품 중 특정검색어를 통해 수집한 대량의 상품정보를 네이버 스마트스토어 등에 자동 등록하는 방법으로, 직접 구매대행 온라인쇼핑몰을 운영하거나 다른 사업자로부터 구매대행을 위탁받아 온라인쇼핑몰을 관리하였는데, 그 과정에서 등록된 수천 개의 상품정보 URL에 일일이 접속하여 상품사진이나 상품명을 확인하지 않았기에 상표법 위반행위 및 저작권법 위반행위에 대한 고의가 없었다.
2. 판단
이 법원이 채택하여 조사한 증거들을 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정, 즉 ① 피고인이 공소사실과 같이 판매를 위하여 게시한 제품은 모두 가짜 제품이고 게시글에 첨부한 연예인 모델 사진은 저작권자의 허락 없이 무단 복제한 사진인 점, ② 피고인은 중국의 사업자와 직접 접촉하여 거래하였던 것이 아니라 인터넷을 통해 구매자로부터 요청을 받으면 해당 상품을 중국의 온라인쇼핑몰에서 구입하여 재판매하는 구매대행업 등을 한 것에 불과하고, 중국의 온라인쇼핑몰에서 가품의 판매가 빈번하게 이루어지고 있다는 사실을 알고 있었을 것으로 보이는 점, ③ 이 사건 공소사실에 포함된 다수 게시글의 공지사항에는 “권리침해 및 지적재산권“이라는 제목 아래 ”해외 협력업체의 이미지와 상품명을 제공받아 사용하고 있습니다. 상표권, 저작권, 초상권 등을 침해한 경우 고객센터로 연락주시면 즉각 시정조치 하겠습니다. 꼭 사전 통보를 부탁드립니다.“라는 안내 문구가 기재되어 있는바, 피고인이 상표법 위반행위 및 저작권법 위반행위 가능성을 인식하고 있었다고 보이는 점, ④ 그럼에도 피고인은 구매대행을 위해 게시한 상품의 진위 여부 등에 대하여 추가로 확인하는 등의 조치를 취하지 않은 점, ⑤ 피고인의 주장과 같이 프로그램을 통해 상품들의 정보가 대량으로 등록되어 그 진위 여부를 일일이 확인하는 것이 현실적으로 어렵다고 하더라도 그러한 사정만으로는 피고인에게 상표법 위반행위 및 저작권법 위반행위에 대한 고의가 없었다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면, 피고인에게는 적어도 미필적으로나마 상표법 위반 및 저작권법위반의 고의가 있었다고 봄이 타당하다.

17. 선사용권[편집]

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• 특허법원 2022. 7. 22. 선고 2021나1312 판결[40]
  (소송경과) 서울중앙지방법원 2017. 8. 10. 선고 2016가합534229 판결 : 원고일부승 → 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158 판결 : 원고일부승 → 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 : 파기환송(일부) → 특허법원 2022. 7. 22. 선고 2021나1312 판결 : 원고일부승
  #2018다253444 전원합의체 판결[41]
  상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용한 경우, 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하는지 여부(적극) / 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우에도 같은 법리가 그대로 적용되는지 여부(적극)
  의 파기환송 판결 #상표권침해금지 등 #다른 쟁점

18. 부정경쟁방지법 관련 판례[편집]

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서울고등법원 2020. 10. 22 선고 2019나2058187 판결 [부정경쟁행위금지청구] 부정경쟁방지법은 유통시장에서 널리 알려진 상표ㆍ상호 등의 영업표지와 혼동이 생길 염려가 있는 행위를 개별ㆍ구체적 사안에 따라 금지하여 공정한 경업질서를 유지하고자 하는 행위규제형 입법인데 비해, 상표법은 상품 및 서비스에 관한 상표의 등록이라고 하는 절차적 수단을 통해 독점적인 사권을 창설함으로써 1차적으로 등록상표권자의 사익을 보호하는 권리부여형 입법이라는 차이가 있으며, 이러한 차이는 양법의 보호대상 및 방법에 관한 차이를 수반한다. 상표법은 "상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함"(상표법 제1조)을 목적으로 하며, 부정경쟁방지법은 "국내에 널리 알려진 타인의 상표ㆍ상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함"(부정경쟁방지법 제1조)을 목적으로 한다고 규정하고 있다. 우리 상표법은 특정 표지가 널리 알려진 것인지 여부를 묻지 않고 등록이라는 절차만 밟으면 독점권을 부여하므로 등록대상이 한정된다. 즉, 보호가치에 대한 실질적 심사의 과정 없이 등록이라는 절차만으로 독점적 보호가 가능한 우리 상표법에서 상표의 등록대상이 되려면 식별력이라는 보호요건을 갖춘 것이어야 한다. 이에 비하여 부정경쟁방지법은 주지된, 즉 널리 알려진 표지와 혼동이 생길 염려가 있는 행위 등을 개별적ㆍ구체적으로 규제하는 것이기 때문에 보호대상보다는 규제대상을 한정하는 것이 문제로 된다. 그리고 이러한 규제를 통해 부정경쟁방지법이 보호하는 보호대상이 되기 위해서는 등록을 필요로 하지 않는다. 상표법에서는 보호되지 않는 표지도 부정경쟁방지법에 따른 보호는 받을 수 있는 것이다(헌법재판소 2001. 9. 27. 선고 99헌바77 결정, 헌법재판소 2015. 2. 26. 선고 2013헌바73 결정 참조). 해운대암소갈비집 사건 관련 보도자료